Date: 3 novembre 1997
T-2653-96
Ottawa (Ontario), le 3 novembre 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MULDOON
ENTRE :
JIM SCHARF HOLDINGS LTD.,
demanderesse,
- et -
SULCO INDUSTRIES LTD.,
MARK SULLIVAN et MICHAEL SULLIVAN,
défendeurs.
ORDONNANCE
VU la requête en jugement sommaire déposée par les défendeurs le 23 avril 1997 (doc. 7);
VU la requête en jugement sommaire déposée par la demanderesse le 21 mai 1997 (doc. 16);
Les requêtes susmentionnées ayant été entendues ensemble à Toronto les 17 et 18 juin 1997 en présence des avocats de chaque partie, et la Cour ayant pris la cause en délibéré;
LA PRÉSENTE COUR ORDONNE ce qui suit :
| 1) la requête en jugement sommaire des défendeurs est par la présente rejetée; |
| 2) la requête en jugement sommaire de la demanderesse est par la présente rejetée; |
| 3) aucuns dépens ne seront adjugés aux parties, chacune d'elles étant tenue de supporter ses propres dépens relatifs à la présente instance. |
F.C. Muldoon
Juge
| Traduction certifiée conforme |
| C. Bélanger, LL.L. |
Date: 3 novembre 1997
T-2653-96
ENTRE :
JIM SCHARF HOLDINGS LTD.,
demanderesse,
- et -
SULCO INDUSTRIES LTD.,
MARK SULLIVAN et MICHAEL SULLIVAN,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MULDOON
[1] Dans la présente action en contrefaçon de brevet, deux requêtes en jugement sommaire contradictoires sont soumises à la Cour.
[2] La présente action est la deuxième du genre intentée par la demanderesse contre les défendeurs depuis le 1er juin 1995. L'action en contrefaçon de brevet précédente a été engagée par la demanderesse (aussi appelée Scharf, ci-après) le 1er juin 1995 devant la présente Cour (nE du greffe T-1157-95) contre les défendeurs Sullivan actuels ainsi que Sulco Industries et Price Costoco Canada Inc. Sulco est devenue Sulco Industries Ltd. le 6 juin 1995.
[3] Comme le reconnaissent les parties, l'action précédente a été réglée par voie d'entente écrite entre Sulco, Mark Sullivan, Michael Sullivan, Price Costoco Canada Inc., Scharf et James Scharf. Les conditions de cette entente prévoyaient, notamment, ce qui suit :
| [TRADUCTION] |
| a) Sulco modifierait la base de son distributeur de pellicule d'emballage pour rendre ladite base unie, sans stries ni arêtes; |
| b) la base du distributeur de pellicule d'emballage en plastique de Sulco aurait la même texture que celle de son distributeur précédant; |
| c) Sulco a convenu qu'elle ne contesterait pas la validité du brevet canadien nE 1,275,980 de la demanderesse (Scharf) intitulé [TRADUCTION] " distributeur de pellicule d'emballage en plastique " et délivré le 6 novembre 1990, et qui désigne James E. Scharf comme inventeur; |
| d) Sulco vendrait son stock de distributeurs de pellicule d'emballage en plastique jusqu'au 15 avril 1996; |
| e) Sulco verserait à Scharf la somme de 25 000 $; |
| f) aucune licence aux termes du brevet n'a été octroyée à Sulco. |
[4] La demanderesse allègue maintenant et les défendeurs nient qu'à compter du 14 mai 1996 au moins, Sulco, violant l'entente et contrefaisant le brevet, a vendu des distributeurs de pellicule d'emballage en plastique dont les bases i) ne sont pas unies (c'est-à-dire ne sont pas sans stries ni arêtes) et ii) n'ont pas la même texture que celles qu'avait son distributeur précédent. Scharf allègue non seulement la violation de l'entente, mais aussi, encore une fois, la contrefaçon de son brevet.
[5] Dans leur défense, les défendeurs prétendent ne pas avoir reconnu leur responsabilité dans l'entente de règlement et nient que le distributeur précédant (l'ancien distributeur) contrefaisait le brevet, lequel serait de toute manière non pertinent pour les raisons suivantes, énoncées aux paragraphes 11, 12 et 13 de leur défense.
| [TRADUCTION] |
| 11. Conformément au paragraphe 1 de l'entente de règlement, Sulco a fait modifier le moule de son ancien distributeur pour que la base soit unie et ne comporte pas de stries ni d'arêtes et ait la même texture que la base de l'ancien distributeur. Ces distributeurs (le " nouveau distributeur ", identifié dans les précisions de la demanderesse aux paragraphes 4(2) et 7(2)) ont par après été fabriqués à partir du moule modifié et vendus au Canada comme le permettait l'entente de règlement. |
| 12. Les défendeurs nient les allégations du paragraphe 13 de la déclaration selon laquelle les nouveaux distributeurs ont des " bases qui ne sont pas unies et ne comportent pas de stries ni d'arêtes et n'ont pas la même texture que la base de (l'ancien distributeur) ". Le fait de faire ces allégations, qui sont manifestement erronées, et d'intenter la présente action constitue un abus des procédures de la Cour qui devrait être puni par l'adjudication de dépens entre procureur et client. |
| 13. Étant donné que le nouveau distributeur se conforme au paragraphe 1 de l'entente de règlement et en raison du paragraphe 4 de cette entente, la demanderesse est empêchée d'alléguer que le nouveau distributeur contrefait le brevet. L'interprétation du brevet n'est donc pas pertinente. |
[6] Selon la demanderesse, la surface irrégulière de la base du distributeur repousse la pellicule de plastique, c'est-à-dire que celle-ci n'y adhère pas. Les défendeurs nient cela. Dans son affidavit de réponse, M. Mark Sullivan dit qu'il a [TRADUCTION] " mis à l'essai l'adhérence de la base du troisième distributeur de Sulco et celle du distributeur modifié de Sulco en tirant plusieurs fois la pellicule d'emballage à travers la base de la manière prévue. Il n'y avait aucune différence importante entre les deux. La pellicule d'emballage adhère au bas de temps à autre de chaque distributeur dans des proportions presque égales ". La Cour souligne que lorsque M. Sullivan parle du " troisième distributeur de Sulco ", il renvoie au témoignage de M. Sullivan selon lequel les défendeurs disposaient déjà d'un moule entièrement nouveau fabriqué pour leur distributeur. Selon M. Sullivan, les défendeurs n'utilisent plus le premier moule modifié. M. Sullivan a dit que [TRADUCTION] " tous les distributeurs vendus à l'avenir par Sulco seront fabriqués à partir de ce moule ou d'un moule similaire ".
[7] La Cour souligne que le règlement ne constitue pas un aveu de contrefaçon. La question soumise à la Cour est purement factuelle et c'est celle que soulèvent les présentes requêtes en jugement sommaire : la base du distributeur des défendeurs contrefait-elle le brevet de la demanderesse?
[8] Dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A., [1996] 2 C.F. 853 (C.F. 1re inst.), Madame le juge Tremblay-Lamer a analysé la jurisprudence relative au jugement sommaire et résumé avec justesse les principes généraux :
| 1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al.); |
| 2. il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Limited c. Sarla (Le)), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. c. Gillespie (Pizza Pizza). Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès; |
| 3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth et Feoso); |
| 4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de l'Ontario) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso et Collie); |
| 5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick); |
| 6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman et Sears); |
| 7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde et Sears). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit " se pencher de près " sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes ). (références omises) |
[9] Dans Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc., T-3016-92 (2 décembre 1996), Madame le juge Tremblay-Lamer a dit que dans le cadre d'une requête en jugement sommaire, il incombe à la partie requérante de prouver que la déclaration, la défense ou la demande reconventionnelle de la partie adverse ne révèle aucune question sérieuse à instruire.
[10] En l'espèce, ces principes se résument à une proposition : pour accorder un jugement sommaire en faveur de l'une ou l'autre partie, la Cour doit être en mesure de déterminer à partir des affidavits si la base du distributeur de pellicule en plastique censément contrefait a la même texture que le produit que les défendeurs ont fabriqué avant l'entente de règlement. Si ce fait ne ressort pas clairement des affidavits, il s'agit alors d'une véritable question factuelle à instruire. (Le distributeur censément contrefait n'a été mis en marché que pendant une période de temps relativement courte avant d'être remplacé par un nouveau (troisième) modèle qui ne serait pas une contrefaçon.)
[11] À l'appui de leur requête en jugement sommaire, les défendeurs ont déposé cinq affidavits et la demanderesse quatre. Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire sur les affidavits. Le moins que l'on puisse dire est que ces affidavits sont contradictoires. C'est précisément ce genre d'éléments de preuve qui doit être examiné à l'occasion d'un procès. Pour prouver à quel point les faits ne sont pas clairs, un bref résumé de la teneur des affidavits - et uniquement de ceux qui concernent la question de l'égalité et de la texture - s'impose.
[12] La demanderesse a déposé deux affidavits qui semblent avoir été soumis à titre de témoignage d'expert. M. Kim Kanigan fabrique des moules à injection à haute pression. Il a dit qu'il avait examiné les deux distributeurs de pellicule d'emballage en plastique appelés WRAPPIT-UP et SULCOWRAP et conclu qu'ils semblaient avoir été produits par moulage par injection. Le distributeur WRAPPIT-UP est le produit des défendeurs qui a fait l'objet du règlement. Le distributeur SULCOWRAP est celui que les défendeurs ont fabriqué après le règlement. M. Kanigan décrit le distributeur WRAPPIT-UP comme suit :
| [TRADUCTION] La surface de la base du distributeur WRAPPIT-UP est généralement unie. De larges projections ou arêtes angulaires ressortent de cette surface. La surface elle-même est lisse et polie. Elle porte de légères marques caractéristiques du polissage à l'émeri. |
Il a décrit le SULCOWRAP comme un distributeur qui
| [TRADUCTION] comportait aussi une surface généralement unie. La surface de la base n'est pas lisse et polie. Cette surface est inégale ou " ondulée ", ce qu'on peut facilement remarquer au toucher. La surface de la base n'est pas polie et semble avoir été traitée par grenaillage ou sablage et elle est, par conséquent, plus rugueuse que la surface du distributeur WRAPPIT-UP. |
[13] M. Kanigan a conclu que ses observations concordaient avec la déclaration de M. Neil Gurney (président de Chiltern Tooling Inc., l'entreprise qui a modifié les moules des défendeurs pour y enlever les arêtes) portant que Chiltern Tools Inc. avait enlevé les arêtes au bas du WRAPPIT-UP en y unissant à chaud les creux du moule qui formaient les arêtes, en les égalisant par polissage et en sablant légèrement la surface.
[14] M. Kanigan a aussi mesuré le fini de la surface à l'aide d'un indicateur de rugosité de surface, qui donne une valeur numérique du degré de rugosité d'une surface et en comparant visuellement et tactilement les bases selon le " Mold Finish Guide " de The Moldmakers Division de la Society of Plastics Industry Inc. Il est d'avis que la base du distributeur SULCOWRAP n'a pas la même texture que celle du distributeur WRAPPIT-UP.
[15] Les demanderesses ont présenté le témoignage du déposant Orville Olm, conseiller en design de produits pour la mise au point de produits et de design de la division des petites industries du Saskatchewan Research Council. Il a aussi comparé les bases. La description que fait M. Olm des bases des deux distributeurs et sa conclusion à l'égard de la déclaration de M. Gurney est identique à celle de M. Kanigan. M. Olm a effectué un essai pour vérifier le degré de rugosité à basse fréquence à la surface des deux bases et il a conclu que le distributeur SULCOWRAP déviait de 508 microns et le distributeur WRAPPIT-UP de 305 microns. M. Olm était aussi présent lorsque M. Steinmetz, chef de l'atelier et du laboratoire de mise à l'essai des matériaux du département de génie mécanique de l'Université de Saskatchewan, a effectué un test de rugosité de surface à haute fréquence à l'aide d'un " appareil de contrôle de rugosité de surface Mitutoyo Surftest 211, série 178 ". Le résultat de cet essai est que [TRADUCTION] " la surface de la base du distributeur SULCOWRAP est au moins trois fois plus rugueuse que celle de la base du distributeur WRAPPIT-UP. La base du distributeur SULCOWRAP n'a pas la même texture que celle du distributeur WRAPPIT-UP ".
[16] M. George Garrett a signé un affidavit pour le compte des défendeurs. Il a mesuré l'égalité des distributeurs de pellicule à l'aide d'un micromètre à cadran et d'un plateau de référence dont l'égalité est garantie à +/- 0,0005 pouce. M. Garrett [TRADUCTION] " a trouvé que la base était unie à +/- 0,005 pouce près, ce qui à toutes fins pratiques est uni ". Les défendeurs ont aussi présenté des affidavits de M. Neil Gurney (mentionné ci-dessus à titre de président de Chiltern Tooling Inc.) et de M. Dieter Frees, vice-président et directeur général de Plastmade Industries Ltd. Plastmade a fabriqué les distributeurs des défendeurs. Après l'entente de règlement, les défendeurs ont demandé aux sociétés fabricantes de moules de modifier le moule de leur distributeur de pellicule en plastique de manière à ce qu'il ait [TRADUCTION] " une base unie sans stries ni arêtes et soit de la même texture que le distributeur original ". Essentiellement, les affidavits de MM. Gurney et Frees indiquent que les défendeurs ont demandé à Plastmade de modifier le moule conformément au règlement; c'est-à-dire en vue de fabriquer un distributeur muni d'une base unie et polie. Plastmade a retenu les services de Chiltern qui a [TRADUCTION] " uni à chaud les creux du moule qui formaient les arêtes, égalisé par polissage et légèrement traité par sablage pour donner à la surface une certaine uniformité " (affidavit de M. Neil Gurney).
[17] La seule chose qui ressort clairement de la preuve par affidavit est qu'il s'agit d'une affaire qui doit être instruite. Il faudra tenir un procès pour déterminer quelle base est unie et texturée et quelle base ne l'est pas. Il faudra évaluer la crédibilité et les connaissances des témoins. Des témoignages de vive voix seraient d'une aide inestimable. Un fait additionnel qui ne ressort pas clairement des affidavits est la question de savoir si l'emballage de plastique adhère vraiment à une surface unie (peu importe la définition). Cela semble certainement être un facteur pertinent qui touche au coeur de la question de la contrefaçon. Au mieux, il existe des affidavits contradictoires qui n'ont pas subi le traitement de ce grand moteur de vérité qu'est le contre-interrogatoire.
[18] Par ces motifs, les requêtes des deux parties sont rejetées.
[19] Le différend entre les parties semble concerner le court laps de temps entre l'introduction du deuxième modèle (le modèle modifié) de Sulco et celle de son troisième modèle moulé tout à fait nouveau. Le litige pourrait être très coûteux pour l'une des deux parties, ou pour les deux. Leurs avocats respectifs ont exposé sans interruption pendant une audience d'un jour et demi leurs requêtes censément " sommaires ". Naturellement, ce pourrait être l'ego des dirigeants qui plonge les parties dans cette situation regrettable et coûteuse à l'issue incertaine. Les deux avocats ont fait part de leurs préoccupations au sujet des dépens à adjuger - ou non - à l'égard des présentes requêtes " sommaires ". Ils ont demandé de présenter des observations écrites - l'avocat de la partie " gagnante " devant le faire en premier. Étant donné qu'il n'y a pas de gagnant, la Cour rejette les observations des avocats relatives à d'autres observations encore sur les dépens. Les deux requêtes sont rejetées sans adjudication de dépens. Chaque partie peut simplement supporter les frais liés aux présentes requêtes qui lui sont propres.
| Juge |
Ottawa (Ontario)
3 novembre 1997
| Traduction certifiée conforme |
| C. Bélanger, LL.L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : T-2653-96
| INTITULÉ DE LA CAUSE : JIM SCHARF HOLDINGS LTD. |
c. SULCO INDUSTRIES LTD. ET AL.
LIEU DE L 'AUDIENCE : TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : 17 JUIN 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MULDOON
EN DATE DU : 3 NOVEMBRE 1997
ONT COMPARU :
Me STEVEN RABER ET
Me RALPH CUERVO-LORENS POUR LA DEMANDERESSE
Me J. DOUGLAS WILSON ET
Me MARK MITCHELL POUR LES DÉFENDEURS
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
FILLMORE & RILEY, WINNIPEG
ET FRASER & BEATTY, TORONTO POUR LA DEMANDERESSE
LANG MICHENER, TORONTO POUR LES DÉFENDEURS