Décisions de la Cour fédérale

Date : 20050810

Dossier : T-1847-02

Référence : 2005 CF 1095

Ottawa (Ontario), le 10 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                      ABBOTT LABORATORIES

                                          et ABBOTT LABORATORIES LIMITED

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                             et

                                                    LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                         et RATIOPHARM, UNE DIVISION DE RATIOPHARM INC.

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Version publique)

[1]                Abbott sollicite une ordonnance interdisant au ministre de la Santé d'émettre un avis de conformité (AC) à Ratiopharm pour la production de la clarithromycine en cachets de 250 ou 500 mg parce qu'une telle production porterait atteinte au brevet canadien n^o 2,261,732 (le brevet '732) détenu par Abbott. L'ingrédient médicinal actif présent dans ces cachets est la 6-O-méthylérythromycine A Formule II (également appelée la clarithromycine Formule II).

[2]                Abbott a aussi déposé une demande distincte (n ° du greffe T-1656-03) pour obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé d'émettre un avis de conformité à Ratiopharm pour la production de cachets de clarithromycine 250 ou 500 mg, parce que cette production porterait atteinte aux brevets canadiens n^os 2,258,606 (le brevet '606), 2,386,527 (le brevet '527), 2,277,274 (le brevet '274), 2,386,534 (le brevet '534), 2,387,361 (le brevet '361) et 2,387,356 (le brevet '356) détenus par Abbott. Ces deux demandes ont été instruites ensemble et concernent les mêmes parties, mais elles sont fondées sur des dossiers différents, et des motifs distincts ont donc été délivrés pour la demande se rapportant aux brevets '606, '527, '274, '534, '361 et '356. Les preuves contenues dans le dossier T-1656-03 ne pouvaient pas être mentionnées dans le dossier T-1847-02 et inversement.

Nature de l'instance

[3]                La présente instance a été introduite en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement). La nature de cette instance a été résumée ainsi par la juge Layden Stevenson dans la décision Fournier Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2004 CF 1718 :

6       Comme je l'ai déjà signalé, le recours à l'origine de la présente instance a été introduit en application du Règlement. Plusieurs arrêts de la Cour d'appel fédérale traitent de l'historique de ce règlement et du régime qu'il établit, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre ces propos ici. Voir : Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.); AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (2000), 7 C.P.R. (4^th) 272 (C.A.F.); Novartis AG et al. c. Abbott Laboratories Ltd. et al. (2000), 7 C.P.R. (4^th) 264 (C.A.F.). Essentiellement, les questions de non-contrefaçon et de validité intéressant le titulaire d'un brevet (la première personne) et la personne sollicitant un AC du ministre (la deuxième personne) sont d'abord soulevées dans un avis d'allégation - que la seconde personne signifie à la première personne - dans lequel la seconde personne fait ses allégations et fournit un énoncé du droit et des faits invoqués à l'appui de celles-ci. La première personne peut s'opposer et demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un AC à la seconde personne avant l'expiration du brevet. [...]

8       Le recours prévu à l'article 6 du Règlement n'est pas assimilable à une action par laquelle le tribunal est appelé à décider de la validité d'un brevet et à se prononcer sur la contrefaçon. Il s'agit d'une procédure de contrôle judiciaire expéditive, qui vise à faire déterminer s'il est loisible au ministre de délivrer l'avis de conformité demandé. Elle ne sert que des fins administratives : Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1997), 76 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.). Le tribunal doit déterminer si les allégations de la seconde personne sont suffisamment étayées pour justifier une conclusion, à des fins administratives (la délivrance d'un avis de conformité), portant que le brevet du demandeur ne serait pas contrefait si le produit de la seconde personne est commercialisé : Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.F.).

9       Du simple fait qu'il exerce le recours prévu à l'article 6, le demandeur peut obtenir l'équivalent d'une injonction interlocutoire sans avoir à satisfaire à l'un ou l'autre des critères qu'un tribunal appliquerait en temps normal avant d'interdire la délivrance d'un avis de conformité : Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1998), 80 C.P.R. (3d) 368 (C.S.C.); Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Canada (Procureur général) (2001), 11 C.P.R. (4^th) 539 (C.A.F.). Le Règlement autorise le tribunal à décider sommairement, sur le fondement de la preuve produite, si les allégations sont fondées. Le recours prévu à l'article 6 ne fait pas appel à la fonction juridictionnelle et la décision qui en résulte n'a pas l'autorité de la chose jugée. Le breveté n'est aucunement privé des recours qui lui sont normalement ouverts en vue de faire respecter ses droits. Si un examen au fond des questions de validité ou de contrefaçon est nécessaire, il pourra procéder suivant la voie ordinaire en introduisant une action : Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. (2001), 11 C.P.R. (4^th) 245 (C.A.F.); SmithKline Beecham Pharma Inc. c. Apotex Inc. (2001), 14 C.P.R. (4^th) 76 (C.F. 1^re inst.), conf. par (2002), 21 C.P.R. (4^th) 129 (C.A.F.); Novatis A.G. c. Apotex Inc. (2002), 22 C.P.R. (4^th) 450 (C.A.F.)

[4]                Quant aux conclusions que le tribunal doit tirer, elles ont été exposées succinctement comme il suit par le juge Harrington dans la décision Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [2005] A.C.F. n^o 7, au paragraphe 10 :

La seule question qui se pose est de savoir si la Cour devrait rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un AC à Novopharm avant l'expiration de l'un ou des deux brevets en cause. Sous réserve du commentaire que j'ai formulé précédemment en ce qui concerne la portée restreinte du recours, la Cour doit nécessairement, pour rendre une ordonnance d'interdiction, arriver à la conclusion que les allégations de Novopharm ne sont pas fondées ou, autrement dit, conclure que les brevets sont valides et que Novopharm les contreferaient. La Cour doit statuer sur ces deux points. À l'inverse, pour refuser de rendre une ordonnance d'interdiction, la Cour doit arriver à la conclusion que Novopharm ne contreferait pas les brevets ou que ceux-ci ne sont pas valides. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'elle statue sur les deux points. [Non souligné dans l'original]

[5]                En l'espèce, Ratiopharm a signifié à Abbott un avis d'allégation, qui délimite le champ des points à décider. Abbott, en tant que demanderesse, doit réfuter les allégations de Ratiopharm, qui affirme que le brevet '732 est invalide ou que la production par Ratiopharm de la clarithromycine Formule II ne portera pas atteinte audit brevet.

Les Experts

[6]                Comme dans tout litige relevant du Règlement, plusieurs avis d'expert ont été produits comme preuve durant l'instruction de la présente affaire. Le juge Harrington a décrit ainsi le rôle des témoins experts dans la décision Biovail Pharmaceuticals, précitée, au paragraphe 16 :

La preuve d'expert soumise à un tribunal devrait être le fruit du travail indépendant de l'expert, sans qu'il n'ait été influencé, sur le plan de la forme et du contenu, par les exigences qu'un procès comporte. Le rôle du témoin expert consiste à éclairer le tribunal en lui donnant son avis objectif (National Justice Companion Riviera SA c. Prudential Assurance Co. Ltd., [1993] 2 Lloyd's Rep. 68, infirmé pour d'autres motifs, [1995] 1 Lloyd's Rep. 455, et Merck Frosst Canada Inc. c. Apotex Inc. et Le ministre de la Santé, 2004 F.C. 567, au paragraphe 16).

Les experts de Abbott

Le docteur Atwood est professeur et président du Département de chimie à l'Université de Missouri-Columbia. Il détient un doctorat en chimie de l'Université de l'Illinois et il a occupé et occupe encore de nombreux postes de rédaction. Il a publié plus de 500 articles dans des revues faisant autorité et il est l'auteur de neuf brevets. La Cour l'a reconnu comme un expert dans les domaines de la croissance des cristaux, du génie des cristaux et de la chimie des polymères.

Le docteur Myerson est professeur de génie chimique et vice-recteur principal et vice-président principal au Illinois Institute of Technology de Chicago. Avant cela, il a été professeur de génie chimique et doyen du Armour College of Engineering and Science à l'Illinois Institute of Technology. Il détient un doctorat en génie chimique de l'Université de Virginie et il a édité cinq ouvrages et publié environ 120 articles dans des revues faisant autorité, dont bon nombre traitent de la cristallisation et de sujets connexes. La Cour l'a reconnu comme expert dans les domaines du génie chimique et de la cristallisation, notamment la cristallisation industrielle et le polymorphisme.

Le docteur Byrn est le directeur du Département de pharmacie industrielle et physique à l'université Purdue. Il détient un doctorat en chimie de l'Université de l'Illinois, il est l'auteur de plus de 100 publications, approuvées par des pairs, dans des revues techniques, sur des sujets se rapportant à la chimie à l'état solide, et il est le coauteur d'un ouvrage intitulé Solid Chemistry of Drugs. La Cour l'a reconnu comme expert en chimie pharmaceutique, en chimie à l'état solide, en pharmacie industrielle, en polymorphisme, en techniques analytiques et en cristallisation.

Les experts de Ratiopharm

Le docteur Clive est professeur au Département de chimie de l'Université de l'Alberta. Il détient un doctorat du Imperial College, D.H.R., Barton, en chimie organique, et il est l'auteur ou le coauteur de 159 publications, principalement dans le domaine de la synthèse chimique et des méthodes synthétiques. La Cour l'a reconnu comme expert dans les domaines de la synthèse organique (la construction de composés organiques complexes, habituellement des produits naturels comportant d'importantes propriétés médicales ou biologiques) et du développement de nouvelles méthodes synthétiques.

Le docteur Lee-Ruff est professeur de chimie à l'université York. Il détient un doctorat en chimie organique de l'université McGill et il est l'auteur ou le coauteur de 111 publications. La Cour l'a reconnu comme expert en chimie organique synthétique et mécaniste et, plus particulièrement, dans les domaines faisant intervenir des méthodes développées en synthèse organique et en chimie organique physique.

Le docteur Petrov est un attaché de recherche au Département de chimie de l'Université de Toronto qui s'intéresse à la cristallographie depuis une trentaine d'années. Il détient un doctorat en minéralogie et en cristallographie de l'Université de Sofia, en Bulgarie. La Cour l'a reconnu comme expert en cristallographie et dans l'utilisation de la diffraction aux rayons-X (XRPD ou PXRD) comme méthode d'analyse.

Les compétences des experts des deux parties ne sont pas contestées, mais l'importance qu'il convient d'accorder à leurs témoignages a été débattu de part et d'autre.

La question préliminaire

[7]                La première étape d'un litige en matière de brevet concerne l'interprétation du brevet. Au paragraphe 34 de son exposé des faits et du droit, Abbott limitait ses arguments en la matière à la revendication n^o 15 du brevet '732. Durant l'argumentation orale, Abbott a demandé l'autorisation d'abandonner cette position pour englober aussi la revendication n^o 20. Sans la revendication n^o 20, Abbott plaiderait uniquement pour un procédé, et donc sortirait du champ du Règlement (voir la décision Deprenyl Research Ltd. c. Apotex Inc., [1994] A.C.F. n^o 542). Comme Ratiopharm a considéré tous les aspects intéressant un produit par brevet de procédé et comme il est évident que le retrait de la position adoptée par Abbott dans le paragraphe 34 était simplement le résultat d'un oubli (après tout, Abbott n'aurait aucune revendication si elle se fondait uniquement sur la revendication pour un procédé dans la revendication n^o 15, étant donné que les revendications pour des procédés ne peuvent être considérées en vertu du Règlement), la Cour lui a accordé cette autorisation.

[8]                Pour juger la présente affaire, la Cour doit donc interpréter les revendications n^os 15 et 20 du brevet '732. La revendication n^o 15 se réfère à la revendication n^o 2, qui elle-même se réfère à la revendication n^o 1. À l'annexe A des présents motifs, figurent :

a) Les parties pertinentes de la divulgation du brevet, intitulées Sommaire de l'invention et Exemple d'antériorité, ainsi que b) les revendications n^os 1, 2, 15 et 20.

Le fardeau de la preuve

[9]                Le fardeau de la preuve a été succinctement exposée dans la décision Biovail Pharmaceuticals, précité, où le juge Harrington écrivait, aux paragraphes 12 et 13 :

Le fardeau de la preuve en matière de validité de brevets a fait l'objet de nombreuses analyses. Il incombe à Biovail de réfuter les assertions que contient l'avis d'allégation de Novopharm. Comme tout autre demandeur ou requérant, Biovail a la charge générale de la preuve. Toutefois, étant donné que l'objet de la demande de Biovail consiste à réfuter les allégations de Novopharm plutôt que de prouver ses propres allégations, Novopharm a, en tant que défenderesse, l'obligation de faire entrer « en jeu » les questions énoncées dans son avis d'allégation. Manifestement, elle sait mieux que Biovail ce qu'elle a l'intention de faire et comment elle entend procéder. Il existe également une présomption réfutable selon laquelle le brevet est valide. Voir, par exemple, Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1994] 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.), et le récent commentaire fait au sujet de cet arrêt par le juge Mosley dans Janssen - Ortho Inc. et al. c. Novopharm Ltd., et al., 2004 CF 1631, aux paragraphes 13 et suivants, ainsi que celui de la juge Sharlow dans Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2004 CAF 402, [2004] A.C.F. n^o 2033 (QL), au paragraphe 8.

[10]            S'agissant de la présomption réfutable selon laquelle un brevet est valide, le juge Rothstein écrivait, dans l'arrêt Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada, Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) [2004] A.C.F. n^o 1973, aux paragraphes 15 et 16 :

Dans Glaxo, le juge Noël s'est appuyé sur la décision que notre Cour a rendue dans Bayer c. Canada (ministre de la Santé et du Bien-être social) (2000), 6 C.P.R. (4th) 285 (C.A.F.), laquelle, à ce jour, fait autorité. Dans l'arrêt Bayer, la juge Sharlow a analysé le fardeau de preuve dont le breveté et le fabricant de produits génériques doivent s'acquitter dans le cadre d'une instance engagée en vertu du Règlement. Elle a expliqué qu'il appartient au breveté, à titre de requérant, d'établir son droit à l'ordonnance demandée. Le paragraphe 43(2) de la Loi sur les brevets, L.R., ch. P-4, art. 1, modifiée, prévoit que « une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté [...] » . La juge Sharlow a signalé qu'à cause de cette présomption de validité, c'est au fabricant de produits génériques, en sa qualité de partie intimée à la requête pour ordonnance de prohibition, qu'il incombe de renverser la présomption.

À propos de la norme de preuve, elle a écrit ceci au paragraphe 9 :

L'application de la présomption légale en présence d'une preuve de l'invalidité dépend de la force de cette preuve. Si celle-ci démontre selon la probabilité la plus forte que le brevet est invalide, la présomption est réfutée et n'est plus pertinente. [Non souligné dans l'original.]

Partant, il a été jugé que la norme de preuve applicable pour établir l'invalidité est celle de la prépondérance des probabilités.

[11]            S'agissant du fardeau de la preuve pour une absence de contrefaçon, la juge Gauthier a résumé avec précision la question dans la décision AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex [2004] A.C.F. n^o 1078, aux paragraphes 72 et 73 :

La procédure prévue au paragraphe 6(1) du Règlement n'est pas une action en contrefaçon. En l'espèce, la Cour n'a pas à décider si le produit de la seconde personne contreferait ou non un brevet valide. Elle doit uniquement décider si les faits présumés ou établis et les allégations juridiques formulées justifient l'allégation spécifique de non-contrefaçon d'Apotex. (Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (1996), 70 C.P.R (3^d) 206 (C.A.F.) et Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3^d) 302 (C.A.F.) à la page 302).

En d'autres termes, il incombe à AstraZeneca de convaincre la Cour que l'allégation spécifique de non-contrefaçon de l'avis d'allégation n'est pas justifiée. AstraZeneca n'est pas tenue d'établir que le comprimé d'Apotex constituerait une contrefaçon du brevet 377 parce qu'il comporte tous les éléments essentiels d'une revendication du brevet.

Interprétation du brevet

[12]            Dans la décision Biovail Pharmaceuticals, précitée, la juge Harrington a résumé succinctement les règles de l'interprétation des brevets, au paragraphe 15 :

Pour décider de la validité d'un brevet et se prononcer sur la contrefaçon, il faut, comme condition préalable, prendre en compte le libellé des revendications figurant dans le brevet. Le mieux à faire, dans une instance relative à un avis de conformité, est d'adopter la même approche en gardant à l'esprit l'objet restreint du recours. Dans deux arrêts récents, rendus le même jour, la Cour suprême a grandement clarifié les principes d'interprétation applicables en matière de revendications et largement contribué à leur codification : Free World Trust c. Électro-Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, et Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067. Dans ces deux arrêts les motifs ont été rédigés par le juge Binnie. Les principes suivants sont particulièrement pertinents en l'espèce :

1. Un brevet est considéré comme un marché conclu entre l'inventeur et le public. En contrepartie de la divulgation de l'invention, l'inventeur se voit accorder un monopole temporaire lui permettant d'exploiter l'invention pour une période restreinte.

2. La Loi exige que la demande de brevet renferme un mémoire descriptif « définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif » . Le mémoire descriptif doit être rédigé en des termes complets, clairs, concis et exacts « qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention » (Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, et ses modifications, art. 27).

3. Le brevet s'adresse, en théorie, à une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention et doit recevoir l'interprétation que cette personne lui aurait donnée lorsqu'il a été rendu public. (Il sera davantage question de cette personne versée dans l'art plus loin dans ces motifs.)

4. Les revendications doivent être interprétées de façon éclairée et en fonction de l'objet pour assurer le respect de l'équité et la prévisibilité, et pour cerner les limites du monopole. « [L]'ingéniosité propre à un brevet ne tient pas à la détermination d'un résultat souhaitable, mais bien à l'enseignement d'un moyen particulier d'y parvenir. La portée des revendications ne peut être extensible au point de permettre au breveté d'exercer un monopole sur tout moyen d'obtenir le résultat souhaité » (Free World Trust, par. 31 et 32).

5. La partie du mémoire descriptif dans laquelle figurent les revendications prévaut sur la partie dans laquelle la divulgation est effectuée, c'est-à-dire que l'on se servira de la divulgation pour comprendre le sens d'un mot utilisé dans les revendications « mais non pour élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle [est] écrite et, ainsi, interprétée » (Whirlpool, par. 52).

6. Ce sont seulement les nouvelles caractéristiques que l'inventeur prétend être essentielles qui constituent ce qu'on appelle l' « essence » de la revendication. « L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments essentiels de son invention » (Whirlpool, par. 45).

7. Certains des éléments de l'invention visée par la demande sont essentiels alors que d'autres ne le sont pas compte tenu des connaissances usuelles que détenaient les personnes oeuvrant dans le domaine concerné à l'époque où le brevet a été publié ou compte tenu de l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications. Ce point est au coeur de la position de Biovail selon laquelle l'allégation de Novopharm portant qu'elle ne contrefera pas le brevet 320 est fausse. Autrement dit, était-il manifeste à l'époque de la publication que l'emploi d'une variante ferait une différence?

8. Il est fatal de revendiquer plus que nécessaire. Par ailleurs, si les revendications de l'inventeur sont d'une portée trop limitée, le tribunal ne pourra pas accroître l'étendue du monopole en invoquant « l'esprit de l'invention » . Cela se produit souvent, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque l'inventeur recourt à différents niveaux de revendications dont les restrictions sont destinées à servir d'éventuels filets protecteurs de sorte que, si une revendication plus large devait être rejetée, le monopole puisse en partie subsister sur la base d'une autre revendication de moins grande portée.

9. Un brevet n'est toutefois pas un écrit ordinaire. Il est visé par la définition de « règlement » qui figure dans la Loi d'interprétation et il faut l'interpréter de manière compatible avec la réalisation de son objet. « [L]'interprétation des revendications est une question de droit qu'il appartient au juge de trancher, et celui-ci avait parfaitement le droit de donner aux revendications une interprétation différente de celle préconisée par les parties » (Whirlpool, par. 61).

[13]            La personne du métier ou versée dans l'art a été décrite ainsi par le juge Binnie dans l'arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc. [2000], 2 R.C.S. 1024, au paragraphe 44 :

Traditionnellement, les tribunaux ont protégé le breveté contre les effets d'une interprétation trop textuelle. Le brevet ne s'adresse pas au citoyen ordinaire, mais au travailleur versé dans l'art, que le D^r Fox a décrit comme :

[traduction] un être fictif ayant des compétences et des connaissances usuelles dans l'art dont relève l'invention et un esprit désireux de comprendre la description qui lui est destinée. Cette notion de la personne fictive a parfois été assimilée à celle de l' « homme raisonnable » retenue en matière de négligence. On suppose que cette personne va tenter de réussir, et non rechercher les difficultés ou viser l'échec. [Fox, H.G. The Canadian Patent Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions, 4^th ed Toronto: Carswell 169, à la p. 184]

[14]            Appliquant ces règles au brevet '732 et lisant les revendications n^os 1, 2, 15 et 20 comme le ferait une personne du métier, informée par la divulgation du brevet, la Cour relève que :

1. Il s'agit là d'un produit par brevet de procédé. Le produit est désigné comme clarithromycine Formule II (également appelée 6-O-méthylérythromycine A) et peut apparaître sous la Forme 0, la Forme I ou la Forme II. La divulgation révèle qu'il a un effet thérapeutique connu en tant que traitement antibactérien pour les infections de l'appareil respiratoire supérieur. Incidemment, il n'a pas été contesté devant moi que ce brevet renferme une revendication pour le médicament en soi ou pour l'utilisation du médicament, au sens du Règlement.

2. La revendication n^o 1 expose un processus en trois étapes pour la production de la clarithromycine Formule II, c'est-à-dire :

a) convertir l'érythromycine A en 6-O-méthylérythromycine A;

b) traiter la 6-O-méthylérythromycine A, préparée à l'étape a), avec un solvant choisi dans un groupe de 12 solutions; et

c) isoler les cristaux de la clarithromycine Formule II.

3. La revendication n^o 2 expose un autre cheminement. Elle emploie le même processus en trois étapes que la revendication n^o 1, sauf qu'elle remplace l'étape 1a) par un processus en quatre étapes comprenant les opérations suivantes :

i) convertir l'érythromycine A en un dérivé 9-oxime de l'érythromycine A;

ii) protéger une partie du dérivé 9-oxime de l'érythromycine A préparé à l'étape (i);

iii) faire réagir le produit de l'étape (ii) avec un agent de méthylation; et

iv) déprotéger et désoxyder le produit de l'étape (iii) pour former la 6-O-méthylérythromycine A.

Les étapes b) et c) restent les mêmes que dans la revendication n^o 1.

4. La revendication n^o 15 consolide la revendication n^o 2. Elle expose le même processus en trois étapes que la revendication n^o 2, mais, à l'étape b) de la revendication n^o 2, elle substitue l'utilisation de 17 solvants à l'utilisation de 12 groupes de solvants précédemment prescrits dans l'étape b) de la revendication n^o 2. L'étape c) de la revendication n^o 2 (qui est la même que l'étape c) de la revendication n^o 1) reste inchangée.

5. La revendication n^o 20 revendique le produit résultant de l'emploi du processus décrit dans la revendication n^o 15.

[15]            La Cour relève que la 6-O-méthylérythromycine A Formule II n'est pas définie, et que ses caractéristiques n'apparaissent nulle part dans les revendications. La divulgation nous informe que la clarithromycine Formule II est identifiée par trois caractéristiques :

a) son spectre infrarouge;

b) son thermogramme calorimétrique à compensation de puissance (DSC); et

c) son schéma de diffraction aux rayons-X (XRPD ou PXRD).

Les diagrammes montrant le spectre infrarouge, le DSC et le XRPD de la clarithromycine Formule II sont annexés à titre d'illustrations dans la divulgation, mais ne sont pas mentionnés dans les revendications. La divulgation indique aussi que l'un des avantages clés de l'invention est qu'elle permet d'éluder l'étape consistant à convertir la clarithromycine Formule 0 en clarithromycine Formule I et qu'elle constitue plutôt un moyen de faire passer la clarithromycine Formule 0 directement à la clarithromycine Formule II, ce qui requiert moins de chaleur.

[16]            Un tribunal doit considérer la divulgation pour comprendre le brevet, mais la divulgation ne doit pas servir à élargir ou à restreindre la portée de la revendication. Ainsi que l'expliquait le juge Binnie dans l'arrêt Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, au paragraphe 52 :

Plus récemment, Hayhurst, loc. cit., à la page 190, a prévenu que [traduction] « [l]es mots doivent être interprétés dans leur contexte, de sorte qu'il est risqué, dans bien des cas, de conclure que le sens d'un mot est clair et net sans avoir examiné attentivement le mémoire descriptif » . J'estime que le juge de première instance pouvait parfaitement examiner le reste du mémoire descriptif, y compris le dessin, pour comprendre le sens du mot « ailette » utilisé dans les revendications, mais non pour élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle était écrite et, ainsi, interprétée. [Non souligné dans l'original]

[17]            Utiliser le spectre infrarouge, le DSC ou le XRPD pour identifier le produit obtenu du processus exposé dans le brevet '732 contreviendrait à cette règle et restreindrait la revendication telle qu'elle est écrite et interprétée. Par conséquent, le spectre infrarouge, le DSC et le XRPD ne seront pas utilisés par la Cour pour interpréter les revendications n^os 1, 2, 15 et 20 du brevet '732.

L'Allégation de Ratiopharm

[18]            Le produit par procédé qui est décrit dans les revendications n^os 15 et 20 est l'objet de la présente affaire. Ratiopharm allègue ce qui suit dans son avis d'allégation :

1) Le brevet est invalide car :

a) la revendication n^o 15 n'a pas d'utilité; elle englobe 17 solvants, mais il est prouvé que l'utilisation de cinq des solvants indiqués ne donnera pas la clarithromycine Formule II;

b) il est antériorisé par l'utilisation antérieure et par la vente antérieure du médicament BIAXIN de Abbott, qui renferme la clarithromycine Formule II;

c) il est antériorisé par la publication d'un article de Iwasaki; et

d) il est antériorisé par la publication d'un article de Salem.

2) Le procédé de Ratiopharm ne porte pas atteinte au brevet '732 car :

e) il n'utilise pas un processus 9-oxime; et

f) il n'est pas prouvé que la clarithromycine Formule II est utilisée dans le procédé de Ratiopharm et, même si elle est utilisée, elle n'est utilisée que comme produit intermédiaire et non comme produit final, et le Règlement ne s'applique pas aux produits intermédiaires.

[19]            Le point que doit décider la Cour est celui de savoir si l'une quelconque des allégations de Ratiopharm peut être réfutée. Dans la négative, Abbott n'obtiendra pas gain de cause dans sa demande d'ordonnance de prohibition. La Cour examinera ces points dans l'ordre indiqué ci-dessus.

Revendication n^o 15 - Invalidité pour cause d'absence d'utilité

[20]            Comme il est mentionné précédemment, Abbott a décidé de défendre le brevet '732 en se fondant sur les revendications n^os 15 et 20. La revendication n^o 20 se réfère à la clarithromycine Formule II, préparée selon le procédé décrit dans la revendication n^o 15. La revendication n^o 15 est ainsi formulée :

[traduction]Une méthode selon la revendication n^o 2 dans laquelle le solvant est choisi dans le groupe comprenant l'acétone, l'heptane, le toluène, l'oxyde de méthyle et de tert-butyle, le N, N-diméthylformamide, l'acétate d'éthyle, le xylène, l'eau-alcool d'isopropyle, l'eau-tétrahydrofuranne, l'eau-alcool éthylique, l'éther diéthylique, l'acétate d'isoamyle, l'acétate d'isopropyle-méthanol, l'éther isopropylique, le butyrate d'isopropyle, l'isopropylamine et le méthanol-éthanol.

[21]            Abbott, dans son exposé des faits et du droit, a abandonné la position selon laquelle elle ne se fonde que sur la revendication n^o 15 pour le solvant A. Elle cite le paragraphe 27(5) de la Loi sur les brevets, qui, selon elle, lui permet de faire valoir des revendications subsidiaires. Ratiopharm répond que la revendication n^o 15 est une « revendication Markush » et s'applique donc à tous les éléments d'un genre, et qu'on ne peut pas revendiquer l'utilité pour un élément seulement. Il n'est pas contesté que le procédé de la revendication n^o 15, lorsqu'il emploie le solvant A, donne la clarithromycine Formule II, comme cela est revendiqué.

[22]            Le paragraphe 27(5) de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, ch. P-4) prévoit ce qui suit :

27(1) Le commissaire accorde un brevet d'invention à l'inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.

[...]

(5) Il est entendu que, pour l'application des articles 2, 28.1 à 28.3 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l'objet de l'invention, chacune d'elles constitue une revendication distincte.

[23]            Une revendication Markush a été définie ainsi dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets, au chapitre 11, dans la section 11.11 :

Dans les cas relevant de la chimie, on accepte une revendication visant un genre qui représente un groupe de certains matériaux précis (Ex parte Markush 1925, 340 U.S.O.G. 839), pourvu qu'il soit clair de la nature connue des matériaux de remplacement ou de la technique antérieure que les matériaux du groupe possèdent au moins une propriété commune, principalement responsable de leur fonctionnement dans la relation revendiquée. Par conséquent, une revendication Markush sera généralement caractérisée par une expression générique qui couvre un groupe de deux ou plusieurs matières différentes (éléments, radicaux, composés), comme l'illustrent les exemples suivants :

Un solvant choisi dans le groupe comprenant l'alcool, l'éther et l'acétone...

Une lame d'un métal conducteur choisi dans le groupe comprenant le cuivre, l'argent et l'aluminium...

À l'occasion, le format Markush peut être employé dans les revendications visant de la matière appartenant aux domaines électrique ou mécanique comme l'illustre l'exemple suivant :

Un moyen qui permet de joindre un panneau mural à un encadrement, où le joint est choisi dans le groupe composé des clous, des rivets et des vis[...] [Souligné dans l'original]

Puis on peut lire ce qui suit, au chapitre 14, section 14.03.02 :

Revendications Markush

Par « revendication Markush » , on entend une revendication qui couvre certains éléments d'un genre au lieu de tous ses éléments, de sorte qu'il est possible d'exclure les éléments inopérants du groupe.

On considère que les groupements Markush visent une seule invention lorsque tous ses éléments possèdent en commun une structure de base et/ou une propriété ou une activité. Dans le cas où il existe une propriété ou une activité commune, tous les éléments du groupe devraient agir de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée. [Non souligné dans l'original]

[24]            Le mot « Markush » vient des États-Unis, comme l'indique l'extrait ci-dessus. Dans l'affaire récente, Abbott Labs. v. Baxter Pharm. Prods., [2003] 334 F.3d 1274, au paragraphe 16, le tribunal a repris la définition suivante tirée de l'ouvrage de Robert C. Faber « Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting » , paragraphe 50, 5A, VI-5-6 (4^e édition, 2002) :

[traduction] Un groupe Markush est un genre d'expression générique improvisée qui consiste en un groupe de deux ou plusieurs matières différentes (éléments, radicaux, composés, etc.), éléments mécaniques différents ou procédés différents, dont chacun fonctionnerait dans la combinaison revendiquée. [Non souligné dans l'original]

L'objet des revendications Markush était semble-t-il de réduire le nombre de revendications et les coûts, étant donné que, en droit américain, il y avait une limite au nombre de revendications qui pouvaient être faites dans un brevet, et il y avait une taxe pour chaque revendication. Quelle que soit son origine, la notion de revendication Markush a été adoptée dans la pratique canadienne, ainsi qu'en témoignent les extraits susmentionnés du Recueil des pratiques du Bureau des brevets.

[25]            Étant donné les consignes du commissaire, le texte de la définition susmentionnée et le fait que la revendication n^o 15 utilise les mots exacts « choisi dans le groupe comprenant » , ainsi que l'emploi du mot « et » au lieu de « ou » avant l'indication du dernier solvant, il ne peut faire de doute, à mon avis, que la revendication n^o 15 est une revendication Markush.

[26]            L'attribut principal d'une revendication Markush est qu'elle définit un genre improvisé, dont tous les éléments sont interchangeables. Lorsqu'on dit dans la revendication n^o 15 « une méthode selon la revendication n^o 2 dans laquelle le solvant est choisi dans le groupe comprenant : l'acétone (...), et le méthanol-éthanol » , on est forcé de conclure que l'on peut utiliser n'importe lequel de ces solvants pour obtenir le résultat souhaité. C'est une revendication sur ce groupe de solvants, et non pas une revendication sur chacun des solvants pris comme variante.

[27]            Je ne puis croire que ces solvants énumérés soient des variantes et que le paragraphe 27(5) de la Loi sur les brevets soit applicable. Le paragraphe 27(5) de la Loi sur les brevets n'est d'aucune aide car il s'applique uniquement « si une revendication définit, par variantes, l'objet de l'invention » . Ce n'est pas le cas ici. En employant les mots proposés par le commissaire et en employant le mot « ou » au lieu du mot « et » comme avant-dernier mot de la revendication, le rédacteur faisait manifestement une revendication Markush et affirmait que l'utilisation de tous les solvants indiqués produirait le résultat souhaité.

[28]            Il n'y a pas de polémique pour la revendication n^o 15 lorsque le solvant A est utilisé, mais il y a une polémique considérable pour ce qui est des autres substances. Ratiopharm a embauché un certain D^r Brown pour qu'il fasse des expériences en accord avec le mémoire descriptif du brevet '732, suivant la méthode exposée dans la divulgation du brevet, selon la manière convenant à une personne du métier. Le D^r Brown, directeur de projet chez Dalton Chemicals Labs Inc., détient un doctorat en chimie. Il est l'auteur ou le coauteur de plus de 20 publications scientifiques. Il a exécuté notamment l'exemple 1 (acétone), l'exemple 5 (N, N Diméthylformamide), l'exemple 11 (éther diéthylique) et l'exemple 17 (isopropylamine) du brevet '732.

[29]            Les résultats des essais effectués par le D^r Brown ont été soumis à une analyse XRPD et DSC par le D^r Petrov, un expert en cristallographie. Le témoignage non contesté du D^r Petrov, tel qu'il apparaît dans le tableau de la page 8 de son affidavit (Dossier de la défenderesse, volume 4, onglet 5), était que les échantillons ne renferment pas tous la clarithromycine Formule II. Ainsi, l'exemple 5 (N, N-Diméthylformamide) n'a produit aucune cristallisation, l'exemple 11 (éther diéthylique) n'a produit que la clarithromycine Formule I et l'exemple 16 (isopropylamine) n'a pas non plus produit de cristallisation.

[30]            Le D^r Brown a été critiqué par les experts de Abbott, les D^rs Atwood, Myerson et Byrn pour la manière dont il a observé les procédures exposées dans le brevet '732 et pour son incompréhension générale de la technique de la cristallisation. (D^r Atwood - Dossier de la demanderesse, volume 3, onglet 18, paragraphes 5 à 7, 11, 12 à 16, 20, 31, 34 à 36, D^r Myerson - Dossier de la demanderesse, volume 3, onglet 20, paragraphes 10, 23, 25, 31, 33 à 35; D^r Byrn - Dossier de la demanderesse, volume 3, onglet 22, paragraphes 5, 7, 26)

[31]            La société Abbott, quant à elle, a embauché un certain D^r Chyall pour qu'il procède aux cristallisations de la clarithromycine à partir du N, N-Diméthylformamide, de l'éther diéthylique et de l'isopropylamine. Le D^r Chyall est un scientifique qui travaille pour SSCI Inc. Il est chimiste et détient un doctorat en chimie. Il travaille surtout dans le domaine de la cristallisation des produits pharmaceutiques et il est l'auteur de 18 publications scientifiques ainsi que de trois brevets. Il a réussi à obtenir la clarithromycine Formule II à partir des trois solvants. Ses procédures ont été vertement critiquées par le D^r Brown car selon lui elles ne suivaient pas les exemples prescrits dans le brevet '732 (Dossier de la défenderesse, volume 4, onglet 8, paragraphes 6 et 7). Le D^r Lee-Ruff a lui aussi critiqué la méthodologie du D^r Chyall (Dossier de la défenderesse, volume 3, onglet 4, paragraphes 13, 17, 33 à 43). Qui plus est, le D^r Chyall a admis en contre-interrogatoire qu'il n'avait pas lu le brevet '732 avant de faire ses expériences, mais avait plutôt suivi un protocole fourni par l'avocat de Abbott lorsqu'il avait tenté de réaliser les exemples exposés dans le brevet '732 (Dossier de la défenderesse, volume 6, onglet 12, pages 11, 12, 86, 87). Durant le contre-interrogatoire, l'avocat de Abbott est même allé jusqu'à affirmer que le D^r Chyall n'est pas une personne du métier (Dossier de la défenderesse, volume 6, onglet 12, pages 24 et 25).

[32]            À l'évidence, les avis des experts sont contradictoires en ce qui a trait à la revendication n^o 15 dans la mesure où elle concerne le N, N-Diméthylformamide, l'éther diéthylique et l'isopropylamine. La Cour relève cependant ce qui suit :

a) le D^r Brown a réalisé les exemples concernant le N, N-Diméthylformamide, l'éther diéthylique et l'isopropylamine en suivant les enseignements de la divulgation du brevet '732, exposés dans les exemples 5, 11 et 16 respectivement;

b) le témoignage du D^r Brown n'a pas été affaibli lors du contre-interrogatoire;

c) il n'est pas établi que le D^r Chyall a réalisé tous les exemples donnés par le brevet '732. De son propre aveu, il a suivi un protocole fourni par l'avocat de Abbott; ledit protocole ne fait partie du dossier;

d) le D^r Chyall n'a eu connaissance des enseignements du brevet '732 qu'après avoir effectué ses expériences; et

e) les D^rs Atwood, Myerson ou Byrn n'accusaient pas le D^r Brown de ne pas avoir suivi les exemples du brevet '732, mais ils se demandaient plutôt si une personne du métier aurait recouru à certaines pratiques ou procédures ou aurait suivi le brevet comme il l'a fait.

En définitive, la Cour préfère les témoignages des experts de Ratiopharm, témoignages fondés sur des expériences qui avaient suivi les enseignements du brevet '732, et elle est d'avis que Ratiopharm a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la revendication n^o 15 n'a aucune utilité quant à trois des 17 solvants revendiqués, à savoir le N, N-Diméthylformamide, l'éther diéthylique et l'isopropylamine.

[33]            Cette conclusion, outre le fait que la revendication n^o 15 peut être considérée comme une revendication Markush, comme nous l'avons vu plus haut, signifie que Abbott n'a pas réfuté l'allégation de Ratiopharm selon laquelle la revendication n^o 15 est invalide pour défaut d'utilité.

Invalidité - Vente antérieure du BIAXIN

[34]            Il n'est pas contesté que Abbott vend le BIAXIN depuis 1989. Le BIAXIN contient la clarithromycine Formule II. Ratiopharm invoque l'arrêt Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), (1955) 23 C.P.R.1, où le juge en chef Kerwin avait énoncé la proposition suivante :

[traduction] « Lorsqu'un produit ne présente rien de nouveau, le demandeur n'est pas fondé à obtenir un brevet pour ce produit, même sur le fondement d'une revendication pour un produit tributaire d'un procédé » .

L'arrêt Hoffmann a été rendu en vertu de l'ancienne Loi sur les brevets (S.C. 1935, ch. 32), laquelle, en son alinéa 26(1)a), employait les mots « connu ou utilisé » . Abbott fait valoir que le principe de l'arrêt Hoffmann s'appuie sur une disposition qui est aujourd'hui abrogée et qui est donc inapplicable. Subsidiairement, si l'arrêt Hoffmann énonce toujours l'état du droit, il doit être « transposé » dans l'actuelle Loi sur les brevets, c'est-à-dire qu'il faut appliquer les alinéas 28.2(1)a) et b) de l'actuelle Loi sur les brevets plutôt que l'alinéa 26(1)a) de l'ancienne Loi sur les brevets.

[35]            Les alinéas 28.2(1)a) et b) sont ainsi formulés :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

a) plus d'un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

[36]            Dans l'arrêt Canwell Enviro-Industries Ltd. c. Baker Petrolite Corp. et al., (2002) 17 C.P.R. (4^th) 478, le juge Rothstein, au paragraphe 42, a exposé huit principes régissant la manière dont l'alinéa 28.2(1)a) devrait être interprété et explicité en ce qui a trait aux produits chimiques :

3. L'utilisation antérieure ou la vente antérieure d'un produit chimique permettra au public de réaliser l'invention s'il est possible d'en découvrir la composition au moyen d'une analyse. Dans la décision Fisons PLC v. Packard Instrument BV, décision de l'O.E.B. numéro T0952/92-3.4.1 en date du 17 août 1994, la Chambre de recours de l'Office européen des brevets s'était exprimée ainsi à la page 21 :

[traduction] [...] de l'avis de la Chambre de recours, c'est la possibilité d'avoir accès, directement et de façon non ambiguë, aux renseignements concernant la composition ou la structure interne d'un produit déjà utilisé, notamment par analyse, qui rend cette composition ou cette structure interne « accessible au public » et fait d'elle un élément de l'état de la technique aux fins du paragraphe 54(2) de la Convention. [Non souligné dans l'original.]

[37]            Je conviens avec Abbott que le principe discuté dans l'arrêt Hoffman, précité, doit être transposé dans l'actuelle Loi sur les brevets. On doit donc appliquer le paragraphe 28(5) tel qu'il est interprété dans l'arrêt Canwell, précité, ce qui signifie, dans le cas présent, qu'il doit exister une preuve de telle ou telle analyse « susceptible de rendre cette composition ou cette structure interne accessible au public » .

[38]            Ratiopharm n'a pas apporté la preuve d'une ingénierie inverse. Ratiopharm n'explique pas non plus dans son avis d'allégation en quoi la vente antérieure du BIAXIN permettrait à une personne du métier d'obtenir la connaissance, directement ou indirectement, selon des techniques analytiques connues existantes à l'époque pertinente, de telle manière que l'objet du brevet '732 deviendrait accessible au public, au Canada ou ailleurs. En réalité, il n'est nullement question du BIAXIN dans l'avis d'allégation. L'argument concernant le BIAXIN n'est élaboré que dans l'exposé des faits et du droit de la défenderesse (Dossier de la défenderesse, volume 13, onglet 24, page 63, paragraphe 275).

[39]            Le critère du caractère suffisant des avis d'allégation a été exposé dans l'arrêt AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [2000] A.C.F. n^o 855, susmentionné, où le juge Stone faisait observer ce qui suit :

17 [...] L'alinéa 5(3)a) du Règlement oblige la personne qui demande la délivrance d'un avis de conformité à fournir un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels elle se fonde. Il semble que le législateur ait voulu que le breveté soit parfaitement au courant des motifs sur lesquels le requérant se fonde pour prétendre que la délivrance d'un avis de conformité ne donnera pas lieu à la contrefaçon du brevet avant que le breveté ne décide de présenter ou non une demande au tribunal pour obtenir une décision. Une telle divulgation permettrait de cerner le débat très tôt. [...]

19 L'énoncé détaillé n'est pas un acte de procédure comme tel mais représente une étape essentielle dans le processus conduisant à la délivrance d'un AC.    En agissant de la sorte, la seconde personne avise le titulaire du brevet des motifs pour lesquels elle considère que l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente de la drogue ne contreviendra pas aux droits de la seconde personne afférents au brevet pour la période non expirée du brevet.    En théorie, cette procédure devrait permettre au titulaire du brevet de décider en toute confiance à l'intérieur d'une période de 45 jours s'il doit contester la délivrance d'un AC.    Il faut noter que, sous réserve des exigences du commerce, la seconde personne n'a aucune obligation de faire ses allégations ou de fournir son énoncé détaillé dans un délai déterminé.    La seconde personne peut prendre le temps qui lui semble nécessaire en vertu du régime établi par le Règlement.

20 Bien que l'énoncé détaillé ne soit pas déposé dans l'instance relative à la demande visée à l'article 6, son influence est néanmoins prédominante dans cette procédure.    En effet, c'est par rapport au contenu de cet énoncé que le titulaire du brevet doit décider s'il introduit une telle instance et évaluer ses chances de succès.    Pour ce faire, l'allégation et l'énoncé détaillé sont une aide importante pour définir les questions et les faits qu'il faut établir dans une instance relative à la demande visée à l'article 6 car pour obtenir l'interdiction, le titulaire du brevet doit démontrer que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'énoncé détaillé, le droit attaché à son brevet sera enfreint si un AC est délivré pour la drogue avant l'expiration du brevet inscrit sur la liste.

21 À mon avis, tout ce qui précède donne à penser que la seconde personne doit satisfaire aux exigences de l'alinéa 5(3)a), c'est-à-dire établir dans l'énoncé détaillé « le droit et les faits sur lesquels elle fonde » les allégations de l'alinéa 5(1)b) et le faire d'une manière suffisamment complète pour permettre au titulaire du brevet d'évaluer ses recours en réponse à l'allégation.

[40]            S'agissant de la vente antérieure et de l'utilisation antérieure du BIAXIN, je crois que l'avis d'allégation est lacunaire et ne répond pas aux normes indiquées dans l'arrêt AB Hassle, précité. Par conséquent, il n'est pas nécessaire pour Abbott de réfuter cette allégation.

Invalidité - Antériorité d'un article de Salem

[41]            Ratiopharm dit que l'invention exposée dans le brevet '732 a été mentionnée dans un article de I. I. Salem intitulé « Clarythromycin found in analytical profiles of drug substances and excipients » , volume 24, publié par Academic Press Inc., San Diego, en 1996. La date exacte de la publication n'est pas claire. La demande du brevet '732 a été déposée auprès de l'Office canadien des brevets le 28 juillet 1997 et possède une date de priorité, et donc une date de revendication du 29 juillet 1996.

[42]            Ratiopharm prétend que l'article de Salem est antérieur à la date de revendication du brevet '732. Pour que cet argument soit recevable, Ratiopharm doit produire une preuve répondant aux alinéas 28.2(1)a) et b), que je répéterai ici par souci de commodité :

28.2(1) L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

a) plus d'un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

[43]            Ratiopharm doit établir que l'article de Salem était accessible au public, au Canada ou ailleurs, avant la date de revendication du 29 juillet 1996.

[44]            Le D^r Atwood, expert de Abbott, a affirmé que la Bibliothèque Columbia de l'Université du Missouri avait une commande permanente pour les volumes de la série. Toutefois, elle n'a pas appliqué de code à barres à son exemplaire (et ne l'a donc pas placé dans sa bibliothèque) avant le 19 août 1996. Vu sa commande permanente, elle aurait dû recevoir l'exemplaire aussi rapidement que toute autre bibliothèque (Affidavit Atwood, Dossier de la demanderesse, volume 3, onglet 17, paragraphe 32).

[45]            Ratiopharm signale l'extrait suivant tiré de l'arrêt Canwell, précité, au paragraphe 96 :

Pour prouver l'antériorité au sens de l'alinéa 28.2(1)a), il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un acheteur donné a procédé ou aurait procédé à une analyse du produit. Il suffit de prouver que l'acheteur aurait pu le faire (voir l'arrêt Lux, précité, à la page 133).

[46]            Le passage susmentionné de l'arrêt Lux Traffic Controls Ltd. c. Pike Signals Ltd., [1993] R.P.C. 107, est le suivant, à la page 133 :

[traduction] De plus, il est bien reconnu en droit qu'il n'est pas nécessaire de prouver qu'une personne a effectivement pris connaissance de la divulgation, pourvu que celle-ci ait été rendue publique. Ainsi, une description antérieure contenue dans un ouvrage aura pour effet d'invalider un brevet si l'ouvrage en question se trouve sur une étagère d'une bibliothèque ouverte au public, indépendamment du fait que personne ne l'a lu et que celui-ci se trouve dans un coin sombre et poussiéreux de la bibliothèque. Si l'ouvrage était accessible au public, celui-ci aura le droit d'utiliser les renseignements qu'il contient pour réaliser l'invention sans devoir faire face à un obstacle découlant d'un monopole accordé par l'État. [Non souligné dans l'original]

[47]            Dans toute instance se rapportant à un avis de conformité, l'avis d'allégation doit renfermer un exposé détaillé des faits. Il a déjà été fait mention de la norme exposée dans l'arrêt AB Hassle, précité, norme qui a été réitéré par le juge Gibson dans la décision Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), [2004] A.C.F. n ° 1644, qui incidemment concernait le même brevet. Le juge Gibson écrivait, au paragraphe 72 :

Un avis d'allégation signifié par une « première personne » , en l'occurrence Pharmascience, à une « seconde personne » , en l'occurrence Abbott Canada, doit exposer tous les faits que la seconde personne entend invoquer pour le cas où une instance comme celle dont la Cour est saisie serait introduite. La première personne ne peut se fonder sur des faits qui ne sont pas articulés dans l'avis d'allégation, qui doit renfermer un énoncé détaillé des faits^[24]. Faute d'énoncé détaillé des faits conforme au Règlement, les demanderesses ont le droit de se prévaloir de la présomption de contrefaçon^[25].

Note 24 : Voir Compagnie pharmaceutique Proctor & Gamble Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2003] 1 C.F. 402, aux paragraphes [21] à [26] (C.A.F.).

Note 25 : Voir AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), (2000), 7 C.P.R. (4^th) 272 (C.A.F.).

[48]            J'ai du mal à voir en quoi Ratiopharm a répondu à la norme exposée dans les précédents mentionnés dans le paragraphe susmentionné en rapport avec l'article de Salem. La date de revendication du brevet '732 est le 29 juillet 1996. Le dossier du brevet '732 ne précise nulle part la date exacte de publication de l'article de Salem. Il n'est pas non plus établi que le document a été effectivement mis à la disposition du public avant le 29 juillet 1996 ou placé sur une étagère (pour répondre à la norme de l'arrêt Lux, précité). À mon avis, Ratiopharm n'a mentionné dans son avis d'allégation aucun fait qui lui permette d'affirmer que l'article de Salem était accessible avant la date de dépôt ou de revendication du brevet '732. Il n'est donc pas nécessaire pour Abbott de réfuter l'allégation.

Invalidité - Antériorité d'un article d'Iwasaki

[49]            Ratiopharm prétend également que le brevet '732 a été précédé par l'article de H. Iwasaki publié le 15 juin 1993 dans « Crystal structure communications » , volume 49, partie 6.

[50]            Cet article est clairement antérieur à la revendication du brevet '732. Il décrit la structure moléculaire de la 6-O-méthylérythromycine A (la clarithromycine). Sous la rubrique « Expériences » , il indique les données du cristal en tant que C38H69NO13.CH40. Le point (.) qui se trouve devant le CH40 indique qu'il s'agit d'un solvant.

[51]            Le brevet '732 n'indique nulle part qu'il s'agit d'un solvant. Ni le texte, ni la formule ne font état d'un solvant. On peut lire ce qui suit, à la page 8 de la divulgation du brevet '732 :

[traduction] Le cristal 6-O-méthylérythromycine A Formule II est isolé par filtration et séché dans un four à vide à une température se situant entre la température ambiante et environ 50 ° C et à une pression se situant entre deux pouces de mercure et la pression atmosphérique pour que soit supprimé tout solvant restant. [Non souligné dans l'original]

[52]            Tous les experts de Abbott et même le propre expert de Ratiopharm, le D^r Clive, reconnaissent d'ailleurs que le cristal qui résulte du procédé d'Iwasaki n'est pas la clarithromycine Formule II. Ainsi que l'affirme le D^r Clive à la page 23, paragraphe 81, de son affidavit :

[traduction]L'emploi du méthanol décrit par Iwasaki et autres enseigne tout ce que doit savoir une personne du métier pour réaliser l'invention revendiquée dans le brevet, or le cristal qui en résulte n'est pas la Formule II, mais un solvant de méthanol, c'est-à-dire un réseau cristallin qui comprend à la fois la clarithromycine et le méthanol, comme le mentionne le professeur Myerson au paragraphe 49, et le professeur Atwood au paragraphe 20. Par conséquent, la cristallisation décrite dans le brevet est inexacte, et le brevet est dépourvu d'utilité, étant donné que, en réalité, la cristallisation provenant du méthanol donne autre chose que la Formule II.

[53]            La preuve d'expert donne à entendre qu'il est habituel pour les chimistes de mentionner dans la formule et dans le texte s'ils ont affaire à des solvants. Même le D^r Petrov (l'expert de Ratiopharm qui affirme que le brevet '732 comprend les solvants) a reconnu que, s'il produisait un solvant, il le mentionnerait dans la formule ou dans le texte (D^r Petrov, contre-interrogatoire, Dossier de la demanderesse, volume 6, onglet 26, pages 1295 et 1296).

[54]            Néanmoins, le D^r Petrov maintient que le solvant de méthanol d'Iwasaki est inclus dans ce que Abbott revendique comme la clarithromycine Formule II. Toutefois, le D^r Petrov est un cristallographe et non pas un chimiste. Durant le contre-interrogatoire, il a fait montre d'une compréhension limitée de la stéréochimie. Sa crédibilité a davantage été affaiblie en contre-interrogatoire quand il a admis que le solvant de méthanol présente un motif élémentaire plus grand que la matière revendiquée dans le brevet '732. Il a refusé d'admettre en contre-interrogatoire que le motif élémentaire plus grand du solvant de méthanol ne pourrait pas entrer dans le motif élémentaire plus petit de la clarithromycine Formule II (D^r Petrov, contre-interrogatoire, Dossier de la demanderesse, volume 6, onglet 26, pages 1224 à 1227).

[55]            Pour les raisons susmentionnées, je préfère le témoignage des trois experts de Abbott et celui du D^r Clive et j'arrive à la conclusion que le brevet '732 ne comprend pas les solvants. Par conséquent, il ne saurait avoir été précédé par l'article de H. Iwasaki.

Absence de contrefaçon - 9-oxime

[56]            Ratiopharm prétend que son procédé de fabrication n'englobe pas un dérivé 9-oxime de l'érythromycine A (le 9-oxime). La voie synthétique utilisée par le fournisseur de Ratiopharm, qui a été communiquée à Abbott en vertu d'une ordonnance de confidentialité, l'atteste sans équivoque. Aucun expert de Abbott n'a affirmé que le 9-oxime était utilisé par Ratiopharm. Or l'étape a)(i) de la revendication n^o 2 (étape présente dans la revendication n^o 15) indique expressément « convertir l'érythromycine A en un dérivé 9-oxime de l'érythromycine A » . [Non souligné dans l'original]

[57]            L'avis d'allégation de Ratiopharm ne fait pas mention du 9-oxime. Ratiopharm explique cette omission en faisant observer qu'elle ne pouvait pas, pour des raisons de confidentialité, révéler la voie synthétique jusqu'au prononcé d'une ordonnance de confidentialité. Au soutien de cette proposition, Ratiopharm s'appuie sur le jugement Pfizer Canada Inc. et al. c. Apotex Inc. et al., (2004) 31 CPR (4^th) 214, paragraphe 32.

[58]            Je ne conteste pas l'applicabilité du jugement Pfizer et je suis d'avis que Ratiopharm n'était pas tenue d'exposer la question en détail avant d'obtenir l'ordonnance de confidentialité, mais il était du devoir de Ratiopharm d'avertir Abbott que l'une des étapes employées dans le brevet '732 n'était pas utilisée dans son procédé de fabrication. Une fois prononcée l'ordonnance de confidentialité, Ratiopharm aurait dû expliquer d'une manière plus détaillée son allégation concernant la question du 9-oxime. Toutefois, après le prononcé de l'ordonnance, Ratiopharm a transmis à Abbott sa description détaillée du procédé et sa fiche maîtresse de médicament (FMM), mais ces documents ne renfermaient encore aucune mention du 9-oxime.

[59]            Ratiopharm n'a pas soulevé ce point dans l'avis d'allégation ni au moment de faire la divulgation confidentielle, et cela veut dire qu'aucune preuve d'expert n'a été produite sur ce point par l'une ou l'autre des parties, et les contre-interrogatoires n'ont pas non plus porté sur la question du 9-oxime, si ce n'est de manière superficielle. L'unique mention que Ratiopharm a pu signaler était une simple réponse du D^r Clive, durant le contre-interrogatoire, à propos du chemin emprunté, réponse qui ne comportait même pas l'expression « 9-oxime » (Dossier de la demanderesse, volume 5, onglet 24, page 972, lignes 6 à 12).

[60]            La question du 9-oxime est d'une importance cruciale pour l'allégation, et elle pourrait bien disposer de la présente affaire. En n'en faisant pas état dans l'avis d'allégation et en n'attirant pas l'attention sur cette question au moment de produire la divulgation confidentielle, Ratiopharm ne s'est pas conformée à l'alinéa 5(3)a) du Règlement, ni à la norme exposée dans l'arrêt A.B. Hassle, précité, à savoir :

établir dans l'énoncé détaillé « le droit et les faits sur lesquels elle fonde » les allégations de l'alinéa 5(1)b) et le faire d'une manière suffisamment complète pour permettre au titulaire du brevet d'évaluer ses recours en réponse à l'allégation.

[61]            Par conséquent, Abbott n'a pas l'obligation de réfuter cette partie des allégations de Ratiopharm.

Absence de contrefaçon - Produits intermédiaires

[62]            Ratiopharm affirme que la cinquième et dernière étape de son procédé de fabrication ne produit pas la clarithromycine Formule II à partir du solvant A, mais la clarithromycine Formule II à partir du solvant X. Le solvant X n'est pas l'une des substances revendiquées dans le brevet '732. Abbott affirme toutefois que les étapes 13 à 16 de la phase 4 de la FMM de Ratiopharm portent atteinte au brevet '732 parce qu'elles supposent une dissolution dans le solvant A. Ces étapes sont les suivantes :

13. Charger l'acétone, extraire l'acétone par distillation et dégazer sous vide.

14. Répéter l'étape numéro 13.

15. Charger l'acétone et faire refluer durant une heure. Abaisser la température entre 8 et 12 _C, maintenir la masse de réaction entre 8 et 12 _C. Filtrer au travers d'un fond à haut débit dans un filtre à encoche. Charger le filtrat dans un autre réacteur et laver le gâteau à l'acétone. Ajouter le filtrat au filtrat précédent.

16. Décharger la masse du gâteau.

(Dossier de la demanderesse, volume 2, onglet G, page 205.)

[63]            Le « gâteau » dont parle l'étape 16 est également appelé 6-O-méthylérythromycine A brute. La 6-O-méthylérythromycine A brute est alors dissoute à la phase 5 dans le solvant X puis recristallisée et chauffée pour produire la clarithromycine Formule II.

[64]            Deux questions se posent :

1. Le gâteau obtenu à la fin de la phase 4 contient-il la clarithromycine Formule II (portant ainsi atteinte au brevet '732, étant donné qu'il est obtenu à partir d'un solvant A)?

2. Le Règlement s'applique-t-il aux produits intermédiaires ou uniquement au produit final (il n'est pas contesté que le produit final de Ratiopharm est obtenu par dissolution dans le solvant X, et non pas dans le solvant A)?

Le « gâteau » contient-il la clarithromycine Formule II?

[65]            La preuve d'expert sur ce point est contradictoire. Les experts de Ratiopharm font les affirmations suivantes dans leurs affidavits :

Le D^r Clive affirme qu'il y a trop d'impuretés à ce stade pour qu'on puisse prédire le résultat de la cristallisation (Dossier de la défenderesse, volume 1, onglet 1, page 12, paragraphes 41 à 44); et

Le D^r Lee-Ruff croit qu'aucune conclusion ne peut être tirée sans une vérification expérimentale (Dossier de la défenderesse, volume 2, onglet 3, page 19, paragraphes 58 et 59).

[66]            Les propres experts de Abbott ont eux aussi des vues divergentes :

le D^r Atwood affirme que les étapes 13 à 16 sont des recristallisations à partir du solvant A et que ces étapes portent atteinte aux revendications 1 b)(iii), 15 et 20 du brevet '732 (Dossier de la demanderesse, volume 3, page 30, paragraphe 82);

le D^r Myerson affirme que les étapes 13 à 16 et 19 à 23 comportent une cristallisation ou recristallisation à partir du solvant A et donc portent atteinte aux revendications 1 b)(iii), 15 et 20 du brevet '732 (Dossier de la demanderesse, volume 3, onglet 19, page 38, paragraphes 120 et 121); et

le D^r Byrn affirme que les étapes 13 à 17 et 18 à 25 de la FMM portent atteinte aux revendications 1 b)(iii), 2, 15, 16, 18, 20 et 21 du brevet '732 (Dossier de la demanderesse, volume 3, onglet 21, page 49, paragraphe 202); puis il avance ce qui suit :

[traduction] Eu égard aux données que nous avons en main, il n'y a pas de raison scientifique apparente pour aucune des étapes de la phase 5 [de la FMM] parce que les nombreuses séparations, purifications et cristallisations antérieures devraient produire une clarithromycine purifiée de Formule II. [Non souligné dans l'original] (Dossier de la demanderesse, volume 3, onglet 21, page 49, paragraphe 193).

[67]            Aucun des experts d'Abbott n'a fait de véritables expériences, bien qu'ils eussent la FMM de Ratiopharm, qui expose l'ensemble du procédé de fabrication. Ce sont des affirmations fondées sur leur connaissance et leur expérience et non pas sur les résultats d'essais réels. Abbott n'a fait aucune allégation selon laquelle la phase 5 de la FMM de Ratiopharm est inutile et qu'elle a été ajoutée simplement pour éviter la contrefaçon.

[68]            Les contre-interrogatoires de ces experts ne sont guère utiles. Aucun de ces experts n'a été ébranlé dans ses affirmations. L'unique moyen de concilier d'une manière décisive leurs témoignages contradictoires sur la question de savoir si le « gâteau » obtenu dans l'étape à la fin des étapes 16 et 24 contient la clarithromycine Formule II consisterait à faire des essais simulant le procédé industriel de Ratiopharm. Malheureusement, cela n'a pas été fait.

[69]            Le résultat final est que les experts de Ratiopharm se demandent si le « gâteau » , à la fin de la phase 4, contient la clarithromycine Formule II, tandis que les experts de Abbott affirment que c'est le cas, sans pouvoir le prouver. En fait, les experts de Abbott ont produit une preuve de la possibilité de contrefaçon, mais aucune preuve de contrefaçon. Cela ne suffit pas pour une procédure de ce genre, où la demanderesse a la charge de réfuter les allégations d'absence de contrefaçon. Ainsi que l'expliquait la juge McGillis dans la décision SmithKline Beecham Inc. c. Apotex Inc. (1999) 1 C.P.R. (4^th) 99, au paragraphe 39 :

Dans son avis d'allégation, Apotex soutient que ses comprimés n'emporteront pas la contrefaçon du brevet 060. Cette allégation est tenue pour véridique « sauf dans la mesure où [SmithKline] prouve le contraire » . [Voir Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (1994), 55 C.P.R. (3d) 302, à la p. 319 (C.A.F.)]. Selon moi, les éléments de preuve présentés par SmithKline, y compris les résultats des deux expériences, ne soulèvent qu'une possibilité de contrefaçon par Apotex et n'établissent pas, selon la prépondérance des probabilités, que l'allégation de non-contrefaçon formulée par Apotex est non fondée.

[70]            Il semble que le même raisonnement doive être appliqué ici. Eu égard aux témoignages contradictoires des experts, je suis d'avis que Abbott a seulement établi la possibilité d'une contrefaçon, mais n'a pas réfuté, selon la prépondérance des probabilités, l'allégation, par Ratiopharm, d'absence de contrefaçon (c'est-à-dire l'allégation selon laquelle la clarithromycine Formule II n'est pas produite à la fin de la phase 4 de la FMM).

Le Règlement s'applique-t-il aux produits intermédiaires?

[71]            Ratiopharm fait valoir que, en tout état de cause, le « gâteau » obtenu à la fin de la phase 4 de la FMM, n'est qu'un produit intermédiaire. Il sera complètement dissous dans le solvant X et la clarithromycine finale Formule II sera éliminée du solvant X par cristallisation. Le D^r Clive, (qui n'a pas été contredit sur ce point) a affirmé que la dissolution avec recristallisation a l'effet suivant :

[traduction] De toute manière, lorsque la clarithromycine brute qui donne la phase 4 est dissoute dans le solvant X durant la phase 5, tout cristal résultant de la phase 4 est détruit. Un cristal, en tant que tel, n'existe plus après sa dissolution dans la solution. La forme que prendra un cristal après une telle dissolution dépend du solvant qui est utilisé (en l'occurrence le solvant X) et de la température qui est appliquée durant le chauffage ultérieur (en l'occurrence, le traitement à température élevée que le brevet enseigne à éviter). (Dossier de la défenderesse, volume I, onglet 1, page 13, paragraphe 45.)

[72]            Il est bien établi que les produits intermédiaires qui n'ont pas de valeur thérapeutique ne sont pas concernés par le Règlement (voir la décision Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc. et al., 63 C.P.R. (3d) 245). En l'espèce cependant, le produit intermédiaire qui résulte de la phase 4 est la clarithromycine Formule II, le médicament même qui est visé par le brevet '732. La question devient donc la suivante: le Règlement s'applique-t-il à un produit intermédiaire qui a une valeur thérapeutique, mais qui n'est utilisé que comme produit intermédiaire?

[73]            Je croyais que la réponse était claire compte tenu du texte du sous-alinéa 5(1)b)(iv) du Règlement, lequel est ainsi formulé :

5. (1) Lorsqu'une personne dépose ou a déposé une demande d'avis de conformité pour une drogue et la compare, ou fait référence, à une autre drogue pour en démontrer la bioéquivalence d'après les caractéristiques pharmaceutiques [...], elle doit inclure dans la demande, à l'égard de chaque brevet inscrit au registre qui se rapporte à cette autre drogue,

[...]

b) soit une allégation portant que, selon le cas :

[...]

(iv) aucune revendication pour le médicament en soi ni aucune revendication pour l'utilisation du médicament ne seraient contrefaites advenant l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente par elle de la drogue faisant l'objet de la demande d'avis de conformité. [Non souligné dans l'original]

[74]            Si la phase 4 conduit à la production de la clarithromycine Formule II, il semblerait, à première vue, qu'elle est « fabriquée » au sens du Règlement. Toutefois, puisque selon moi Abbott n'a pas prouvé selon la prépondérance des probabilités que la clarithromycine Formule II est produite à la phase 4, il n'est pas nécessaire de décider ce point.

Dispositif

[75]            Étant donné que Abbott n'a pas réfuté :

a) l'allégation de Ratiopharm selon laquelle la revendication n^o 15 est une revendication Markush, ni l'allégation de Ratiopharm selon laquelle trois des 17 solvants mentionnés dans la revendication n^o 15 ne donnent pas la clarithromycine Formule II; et

b) l'allégation de Ratiopharm selon laquelle la clarithromycine Formule II n'est pas produite à la phase 4 de la FMM de Ratiopharm;

il ne peut être fait droit à la demande.

Observations additionnelles

[76]            La présente demande a été plaidée pendant cinq jours à Toronto. Comme une grande partie du dossier était confidentiel, la Cour a envoyé le 11 juillet 2005 une ébauche de ses motifs aux parties en leur demandant d'indiquer si telle ou telle partie des motifs devrait être masquée afin de préserver la confidentialité. À la suite de la réponse des parties en date du 19 juillet, plusieurs paragraphes ont été partiellement masqués. Les noms de deux solvants ont aussi été supprimés et remplacés par « solvant A » et « solvant X » . Par conséquent, les présents motifs sont rendus dans une version publique expurgée et une version confidentielle intégrale.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : la demande est rejetée, avec dépens en faveur de la défenderesse Ratiopharm.

                                                                                                                 « Konrad von Finckenstein »               

        Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B, trad. a.

ANNEXE

Sommaire de l'invention

Nous avons découvert que la 6-O-méthylérythromycine A peut exister sous au moins deux formes cristallines distinctes, lesquelles, pour faciliter l'identification, sont appelées « Formule I » et « Formule II » . Les formes cristallines sont déterminées par leur spectre infrarouge, leur thermogramme calorimétrique à compensation de puissance et leur diagramme de diffraction aux rayons-X. Les investigations menées dans notre laboratoire ont révélé que la 6-O-méthylérythromycine A, lorsqu'elle est recristallisée à partir de l'alcool éthylique, du tétrahydrofuranne, de l'acétate d'isopropyle et de l'alcool d'isopropyle, ou à partir de mélanges d'alcool éthylique, de tétrahydrofuranne, d'acétate d'isopropyle ou d'alcool d'isopropyle avec d'autres solvants organiques communs, produit une formation exclusive de cristaux de formule I non identifiés jusqu'à maintenant. La 6-O-methylérythromycine A Formule I est divulguée dans le brevet américain simultanément en instance 5,858,986, déposé à la même date le 29 juillet 1996.

Les drogues actuellement en vente sur le marché sont formulées à partir de la Formule II, thermodynamiquement plus stable. Par conséquent, la préparation de l'entité commerciale actuelle requiert de convertir les cristaux de formule I en cristaux de formule II. On s'y prend en général en chauffant les cristaux de formule I, sous vide, à une température supérieure à 80 º C. Par conséquent, un procédé de préparation de la 6-O-méthylérythromycine A Formule II qui ne requiert pas le traitement à température élevée permettrait de réduire sensiblement les coûts de traitement.

La recristallisation à partir de l'alcool éthylique, du tétrahydrofuranne, de l'alcool d'isopropyle ou de l'acétate d'isopropyle entraîne la formation exclusive de cristaux de formule I, mais on peut isoler directement la 6-O-méthylérythromycine A Formule II en utilisant plusieurs autres solvants organiques communs, ou mélanges de solvants organiques communs, ce qui permet d'éliminer l'étape additionnelle de conversion.

Par conséquent, la présente invention offre un procédé de préparation de la 6-O-méthylérythromycine A Formule II englobant les opérations suivantes :

a) convertir l'érythromycine A en 6-O-méthylérythromycine A;

b) traiter la 6-O-méthylérythromycine A, préparée à l'étape a), avec un solvant choisi dans le groupe comprenant (i) un alkanol formé de un à cinq atomes de carbone, à condition que ledit alkanol ne soit pas l'alcool éthylique ou l'alcool d'isopropyle, (ii) un hydrocarbure formé de cinq à douze atomes de carbone, (iii) une cétone formée de trois à douze atomes de carbone, (iv) un ester carboxylique formé de trois à douze atomes de carbone, à condition que ledit ester carboxylique ne soit pas l'acétate d'isopropyle, (v) un éther formé de quatre à dix atomes de carbone, (vi) du benzène, (vii) du benzène remplacé par un ou plusieurs substituants choisis dans le groupe comprenant un alkyle formé de un à quatre atomes de carbone, un alkoxy formé de un à quatre atomes de carbone, un nitro et un halogène, (viii) un solvant aprotique polaire, (ix) un composé ayant la formule HNR₁R₂, où R₁ et R₂ sont choisis indépendamment à partir de l'hydrogène et d'un alkyle formé de un à quatre atomes de carbone, à condition que R₁ et R₂ ne soient pas tous deux de l'hydrogène, (x) de l'eau et un second solvant choisi dans le groupe comprenant un solvant organique hydrosoluble et un alkanol hydrosoluble, (xi) le méthanol et un second solvant choisi dans le groupe comprenant un hydrocarbure formé de cinq à douze atomes de carbone, un alkanol formé de deux à cinq atomes de carbone, une cétone formée de trois à douze atomes de carbone, un ester carboxylique formé de trois à douze atomes de carbone, un éther formé de quatre à dix atomes de carbone, du benzène et du benzène remplacé par un ou plusieurs substituants choisis dans le groupe comprenant un alkyle formé de un à quatre atomes de carbone, un alkoxy formé de un à quatre atomes de carbone, un nitro et un halogène, et (xii) un hydrocarbure formé de cinq à douze atomes de carbone et un second solvant choisi dans le groupe comprenant une cétone formée de trois à douze atomes de carbone, un ester carboxylique formé de trois à douze atomes de carbone, un éther formé de quatre à dix atomes de carbone, du benzène, du benzène remplacé par un ou plusieurs substituants choisis dans le groupe comprenant un alkyle formé de un à quatre atomes de carbone, un alkoxy formé de un à quatre atomes de carbone, un nitro et un halogène et un aprotique polaire; et

c) isoler les cristaux de la 6-O-méthylérythromycine A Formule II.

Revendications n^os 1, 2, 15 et 20 du brevet canadien n^o 2,261,732 :

1.          Une méthode de préparation de la 6-O-méthylérythromycine A Formule II, comprenant les opérations suivantes :

a)          convertir l'érythromycine A en 6-0-méthylérythromycine A;

b)          traiter la 6-O-méthylérythromycine A, préparée à l'étape A, avec un solvant choisi dans le groupe comprenant ce qui suit :

(i)         un alkanol formé de un à cinq atomes de carbone, à condition que ledit alkanol ne soit pas l'alcool éthylique ou l'alcool d'isopropyle,

(ii)         un hydrocarbure formé de cinq à douze atomes de carbone,

(iii)        une cétone formée de trois à douze atomes de carbone,

(iv)        un ester carboxylique formé de trois à douze atomes de carbone, à condition que ledit ester carboxylique ne soit pas l'acétate d'isopropyle,

(v)         un éther formé de quatre à dix atomes de carbone,

(vi)        du benzène,

(vii)       du benzène remplacé par un ou plusieurs substituants choisis dans le groupe comprenant ce qui suit :

un alkyl formé de un à quatre atomes de carbone

un alkoxy formé de un à quatre atomes de carbone,

un nitro, et

un halogène,

(viii)       un solvant aprotique polaire,

(ix)        un composé ayant la formule HNR₁R₂, où R₁ et R₂ sont choisis indépendamment à partir de l'hydrogène et d'un alkyle formé de un à quatre atomes de carbone, à condition que R₁ et R₂ ne soient pas tous deux de l'hydrogène,

(x)         de l'eau et un solvant hydrosoluble choisi dans le groupe comprenant ce qui suit :

un solvant organique hydrosoluble, et

un alkanol hydrosoluble,

(xi)        le méthanol et un second solvant choisi dans le groupe comprenant ce qui suit :

un hydrocarbure formé de cinq à douze atomes de carbone,

un alkanol formé de deux à cinq atomes de carbone,

une cétone formée de trois à douze atomes de carbone,

un ester carboxylique formé de trois à douze atomes de carbone,

un éther formé de quatre à dix atomes de carbone,

du benzène, et

du benzène remplacé par un ou plusieurs substituants choisis dans le groupe comprenant ce qui suit :

un alkyle formé de un à quatre atomes de carbone,

un alkoxy formé de un à quatre atomes de carbone,

un nitro et

un halogène, et

(xii)       un hydrocarbure formé de cinq à douze atomes de carbone et un second

solvant choisi dans le groupe comprenant ce qui suit :

une cétone formée de trois à douze atomes de carbone,

un ester carboxylique formé de trois à douze atomes de carbone,

un éther formé de quatre à dix atomes de carbone,

du benzène,

du benzène remplacé par un ou plusieurs substituants choisis dans le groupe comprenant ce qui suit :

un alkyle formé de un à quatre atomes de carbone,

un alkoxy formé de un à quatre atomes de carbone,

un nitro et

un halogène, et

un aprotique polaire; et

c)                   isoler les cristaux de la 6-O-méthylérythromycine A Formule II.

2.                   Le procédé de la revendication n^o 1, où l'étape a) comprend ce qui suit :

c)                   convertir l'érythromycine A en un dérivé 9-oxime de l'érythromycine A;

b)          protéger les groupes hydroxy-2' et 4" du dérivé 9-oxime de l'érythromycine A préparé à l'étape (i);

c)          faire réagir le produit de l'étape (ii) avec un agent de méthylation; et

d)          déprotéger et désoxyder le produit de l'étape (iii) pour former la 6-O-méthylérythromycine A.

15.               Une méthode selon la revendication n^o 2, dans laquelle le solvant est choisi dans le groupe comprenant ce qui suit :

acétone,

heptane,

toluène,

oxyde de méthyle et de tert-butyle,

N, N-diméthylformamide,

acétate d'éthyle,

xylène,

eau-alcool d'isopropyle,

eau-tétrahydrofuranne,

eau-alcool éthylique,

éther diéthylique,

acétate d'isoamyle,

acétate d'isopropyle-méthanol,

éther isopropylique,

butyrate d'isopropyle,

isopropylamine, et

méthanol-éthanol

20.               6-O-méthylérythromycine A Formule II préparée selon le procédé de la revendication n^o 15.

                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        T-1847-02

INTITULÉ :                                                      ABBOTT LABORATORIES ET AL

- et -

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET AL

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO ET OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE :                              DU 16 AU 20 MAI ET DU 30 MAI AU 7 JUIN 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                     LE 10 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Andrew J. Reddon                                               POUR LES DEMANDERESSES

Steven G. Mason

Marcus A. Klee

David W. Aitken                                                  POUR LA DÉFENDERESSE,

J. Bradley White                                                  RATIOPHARM INC.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault LLP                                        POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

Osler, Hoskin & Harcourt LLP                            POUR LA DÉFENDERESSE,

Ottawa (Ontario)                                                 RATIOPHARM INC.

John H. Sims, C.R.                                              POUR LE DÉFENDEUR,

Sous-procureur général                                        LE MINISTRE DE LA SANTÉ

du Canada                                                          

Ottawa (Ontario)