Dossier : T-435-20
Référence : 2021 CF 172
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 22 février 2021
En présence de madame la juge Fuhrer
ENTRE :
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SIM & MCBURNEY
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demanderesse
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et
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EN VOGUE SCULPTURED NAIL SYSTEMS INC.
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défenderesse
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
La marque de commerce EN VOGUE Dessin (le dessin-marque, montré ci-dessous) est enregistrée au Canada sous le numéro d’enregistrement LMC789288, daté du 1er février 2011 (l’enregistrement du dessin-marque) :
[2]
L’enregistrement du dessin-marque est fondé sur l’emploi de la marque de commerce au Canada par la défenderesse, en Vogue Sculptured Nail System Inc. (en Vogue) de Langley, en Colombie-Britannique, depuis au moins 2000 en liaison avec les produits suivants (les produits en cause) :
Produits chimiques utilisés dans l’industrie et en photographie, en particulier gel durcissant à la lumière; adhésifs à usage industriel; adhésifs pour ongles artificiels; produits pour le soin des ongles, nommément faux ongles, ongles artificiels et colle sous forme de trousse, limes d’émeri, tous pour le soin des ongles; préparations de soins des ongles, nommément gels pour ongles à appliquer au pinceau, gels durcissants pour les ongles; dissolvants de vernis à ongles, ongles artificiels, adhésifs pour ongles; nettoyants pour pinceaux à ongles; formes d’ongles; brosses à poussière; appareil d’éclairage, nommément lampes UV (non pour fins médicales).
[3]
La demanderesse, Sim & McBurney, a demandé la radiation de l’enregistrement au titre de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13. En réponse à l’avis donné le 12 juin 2017 par le registraire des marques de commerce en vertu de l’article 45, en Vogue a déposé l’affidavit de sa présidente, Arlene Janis Rushworth, afin d’établir l’emploi par en Vogue du dessin-marque au Canada en liaison avec les produits en cause pendant la période prescrite de trois ans, soit du 12 juin 2014 au 12 juin 2017 (la période pertinente). En résumé, l’affidavit de Mme Rushworth indiquait ce qui suit :
en Vogue est une société qui fabrique et distribue des articles en résine de polymère pour la mise en valeur des ongles et des produits connexes qu’elle vend à des écoles de soins de beauté, à des centres de formation et à des distributeurs qui, à leur tour, distribuent ces produits à des salons de pose d’ongles, à des salons d’esthétique et à des spas pour qu’ils soient utilisés par des techniciens titulaires d’un permis pour la pose d’ongles, et, en tant que distributeur, en Vogue vend également directement ses produits aux techniciens en pose d’ongles, aux salons, aux spas et à d’autres;
en Vogue a lancé son premier produit en 1997 et a vendu ses produits localement dans la région de Vancouver, et, en date du 12 juin 2017, les produits d’en Vogue étaient vendus et distribués de façon continue partout au Canada, y compris en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, et en Vogue avait étendu son réseau de distribution des ventes à l’échelle internationale dans un certain nombre de pays;
pendant toute la période pertinente, le dessin-marque figurait bien en vue sur le contenant ou l’emballage des produits en cause (que Mme Rushworth a définis comme [traduction]
« des articles pour la mise en valeur des ongles et des produits connexes »
);Mme Rushworth a estimé que les ventes d’articles pour la mise en valeur des ongles et de produits connexes pendant la période pertinente se situaient dans les 2,4 millions de dollars;
depuis au moins 2000, ce qui inclut la période pertinente, la publicité d’en Vogue comprend des catalogues de produits distribués par en Vogue à ses distributeurs canadiens, des annonces imprimées et un site Web, www.envoguenails.com;
les pièces jointes à l’affidavit de Mme Rushworth comprenaient des photos des articles pour la mise en valeur des ongles et des produits connexes (mais l’affidavit ne décrivait pas ou n’énumérait pas les produits montrés sur les photos), un catalogue de produits, un échantillon de factures d’en Vogue pour des commandes passées par des distributeurs et des clients canadiens, un échantillon d’annonces imprimées et un imprimé du site Web d’en Vogue (tel qu’il apparaissait pendant la période pertinente), et toutes les pièces arborent le dessin-marque, mais Mme Rushworth n’a pas établi de corrélation entre les produits en cause énumérés dans l’enregistrement du dessin-marque et les articles figurant dans le catalogue de produits ou sur les factures.
[4]
L’agent d’audience de la Commission des oppositions des marques de commerce, le délégué du registraire, a conclu que les pièces représentant la publicité (imprimée) et l’imprimé du site Web d’en Vogue n’aidaient pas en Vogue. La publicité, à elle seule, était insuffisante pour établir l’emploi du dessin-marque en liaison avec les produits en cause, tandis que l’imprimé du site Web ne fournissait que des renseignements généraux sur en Vogue, sans décrire de produits.
[5]
Dans la décision qu’il a rendue (2020 COMC 9), l’agent d’audience a fait remarquer que Mme Rushworth n’avait pas établi de corrélation entre les produits en cause et les articles montrés sur les photos, dans le catalogue de produits ou sur les factures. Néanmoins, l’agent d’audience était d’avis que les factures étaient utiles pour déterminer lesquels des produits montrés sur les photos et dans le catalogue de produits ont été vendus pendant la période pertinente; le catalogue de produits et les factures contenaient suffisamment de renseignements pour établir une corrélation entre certains des articles énumérés et les produits en cause applicables.
[6]
L’agent d’audience n’était toutefois pas disposé à conclure que l’inclusion des mots « en Vogue »
à côté de certains articles énumérés dans les factures établissait en soi l’emploi du dessin-marque en liaison avec ces articles. L’agent d’audience n’a pas non plus accepté l’argument d’en Vogue selon lequel le fait d’exiger que soient fournis des éléments de preuve documentaire précis pour chaque produit en cause correspondrait à une surabondance d’éléments de preuve. La preuve décrivait un vaste éventail de produits, certains arborant le dessin-marque, tandis que d’autres arboraient d’autres marques de commerce. Par conséquent, il n’y avait aucun fondement factuel pour conclure que le dessin-marque figurait sur les articles pour lesquels aucune corrélation n’a été établie.
[7]
Au moyen de cette approche, l’agent d’audience a conclu qu’en Vogue avait établi l’emploi du dessin-marque pendant la période pertinente en liaison avec chacun des produits en cause, à l’exception des produits suivants à supprimer de l’enregistrement : nettoyants pour pinceaux à ongles, adhésifs à usage industriel, adhésifs pour ongles et appareils d’éclairage, nommément lampes UV (non pour fins médicales). L’état déclaratif des produits modifié serait donc libellé comme suit :
Produits chimiques utilisés dans l’industrie et en photographie, en particulier gel durcissant à la lumière; adhésifs pour ongles artificiels; produits pour le soin des ongles, nommément faux ongles, ongles artificiels et colle sous forme de trousse, limes d’émeri, tous pour le soin des ongles; préparations de soins des ongles, nommément gels pour ongles à appliquer au pinceau, gels durcissants pour les ongles; dissolvants de vernis à ongles, ongles artificiels; formes d’ongles; brosses à poussière.
[8]
La demanderesse interjette maintenant appel de la décision du registraire au titre de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce et demande à la Cour de rendre une ordonnance annulant la décision du registraire et radiant l’enregistrement du dessin-marque. La principale question à examiner est celle de savoir si le registraire a commis une erreur en maintenant, en partie, l’enregistrement du dessin-marque au motif que le dessin-marque avait été employé en liaison avec les produits en cause pendant la période pertinente, au sens du paragraphe 4(1) et de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.
[9]
Étant donné que la défenderesse n’a pas déposé de nouveaux éléments de preuve, la norme de contrôle applicable en appel est celle de l’erreur manifeste et dominante pour toute question de fait ou mixte de fait et de droit (en l’absence d’un principe juridique facilement isolable), ou celle de la décision correcte pour toute question de droit ou tout principe juridique isolable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 37 (citant Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235 [Housen] aux para 8, 10, 19 et 26-37); The Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC, 2020 CAF 76 au para 23. En ce qui concerne la première norme de contrôle, elle commande un degré élevé de déférence et ne permet une intervention en appel que lorsqu’une erreur est évidente et déterminante quant à l’issue de l’affaire : Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134 au para 120 (citant Salomon c Matte-Thompson, 2019 CSC 14, [2019] 1 RCS 729 au para 33; et Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 aux para 61 à 75).
[10]
Pour les motifs qui suivent, je rejette le présent appel. Je ne suis pas convaincue que le registraire ait tiré des conclusions de droit ou statué sur un principe juridique isolable qui exigerait l’application de la norme de la décision correcte. De plus, je ne suis pas convaincue que le registraire ait commis une erreur manifeste et dominante. Plus précisément, je conclus que le registraire a tiré des inférences acceptables concernant l’emploi par en Vogue du dessin-marque au Canada en se fondant sur l’ensemble de la preuve d’en Vogue, plutôt que sur des hypothèses non admissibles, comme l’a soutenu la demanderesse. Mon analyse ci-dessous résume les principes applicables et les applique aux circonstances de l’espèce.
II.
Dispositions législatives applicables
[11]
Les dispositions applicables de la Loi sur les marques de commerce figurent à l’annexe A ci-dessous.
III.
Analyse
[12]
La procédure prévue à l’article 45 est de nature sommaire. Elle vise à supprimer du registre les marques de commerce qui ne sont plus employées (le « bois mort »
), tout en offrant des mesures de protection contre les tentatives de radiation injustifiées : Wolfville Holland Bakery Ltd v Canada (Registrar of Trade Marks), 1964 CarswellNat 4 au para 10, 25 Fox Pat C 169, 42 CPR 88. Les intérêts commerciaux concurrents devraient être réglés dans le cadre d’une procédure de radiation en vertu de l’article 57 de la Loi sur les marques de commerce : Osler, Harkin & Harcourt c Canada (Registraire des marques de commerce), 1997 CanLII 5927 (CF) au para 16.
[13]
Pour maintenir l’enregistrement contesté, le propriétaire de la marque de commerce doit fournir des affirmations factuelles démontrant l’« emploi »
(au sens des articles 2 et 4 de la Loi sur les marques de commerce), plutôt que de simples allégations d’emploi : Plough (Canada) Limited c Aerosol Fillers Inc, [1981] 1 CF 679 (CAF) [Plough] à la p 684; Eclipse International Fashions Canada Inc c Cohen, 2005 CAF 64 [Eclipse] au para 5, citant Central Transport, Inc c Mantha & Associés, [1995] ACF no 1544.
[14]
Il n’est pas nécessaire de présenter une surabondance d’éléments de preuve (ce qui signifie que tous les exemples d’emploi n’ont pas à être étayés) : Union Electric Supply Co c Registraire des marques de commerce, [1982] 2 CF 263 [Union Electric] à la p 264. La norme applicable en matière de preuve d’emploi n’est pas stricte : Wells’ Dairy, Inc. c U L Canada Inc., 2000 CanLII 15538 (CF) au para 25; Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing (Canada) Ltd, 2002 CFPI 458 au para 7. La preuve d’une seule vente peut suffire, selon les circonstances, pour établir que la marque de commerce a été employée dans la pratique normale du commerce; le propriétaire doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi : 1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd, 2011 CF 18 au para 5. Néanmoins, il faut présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée pendant la période pertinente de trois ans en liaison avec chaque produit (ou service) spécifié dans l’enregistrement : John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co, [1984] ACF no 302 au para 12. La question de savoir si la preuve est suffisante pour établir l’emploi de la marque de commerce est une question mixte de fait et de droit, plutôt qu’une question de droit : FCA US LLC c Pentastar Transportation Ltd, 2019 CF 745 au para 21.
[15]
Tirer des inférences, c’est tirer des déductions logiques raisonnablement probables de la preuve : Attaran c Canada (Affaires étrangères), 2011 CAF 182 aux para 32 et 33. De plus, le décideur peut, à juste titre, tirer des inférences à partir de faits établis, en tenant compte de l’ensemble de la preuve, ce qui, à son tour, doit permettre au décideur de déduire chaque élément de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce : Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 [Diamant] au para 11.
[16]
Toutefois, le rôle d’une cour d’appel n’est pas de déterminer si d’autres inférences auraient pu raisonnablement être tirées de la preuve, mais plutôt de déterminer si le décideur a commis une erreur manifeste et dominante dans les inférences qui ont été tirées de la preuve : Jeddore c Canada, 2003 CAF 323 au para 71. Bien qu’il soit loisible à une cour d’appel de conclure qu’une inférence de fait tirée par le décideur est manifestement erronée, il sera difficile pour une cour d’appel de conclure à l’existence d’une erreur manifeste et dominante lorsque des éléments de preuve étayent cette inférence; dans les affaires où il y a des éléments de preuve à l’appui d’une conclusion de fait, modifier cette conclusion équivaut à modifier le poids accordé à ces éléments de preuve par le décideur : Housen, précité, au para 22.
[17]
Dans le contexte de l’affaire dont je suis saisie, la question est donc de savoir si l’agent d’audience a commis une erreur manifeste et dominante dans les inférences qu’il a tirées, compte tenu de la preuve dans son ensemble, y compris les déclarations dans l’affidavit de Mme Rushworth et les pièces documentaires jointes à son affidavit. Mme Rushworth était manifestement en mesure de connaître ce qu’elle affirmait, tant en raison de son expérience que du poste qu’elle occupait : Union Electric, précitée, à la p. 264. En d’autres termes, il faut déterminer si l’affidavit dont était saisi l’agent d’audience, bien qu’il aurait pu être plus explicite, suffisait pour tirer, de l’ensemble de la preuve, une inférence selon laquelle en Vogue a employé le dessin-marque au Canada en liaison avec les produits en cause spécifiés par l’agent d’audience : Diamant, précitée, au para 9, citant Eclipse, précitée, au para 7.
[18]
Compte tenu des principes susmentionnés, je conclus que l’affidavit de Mme Rushworth étayait les inférences qu’a tirées l’agent d’audience au sujet des produits en cause avec lesquelles le dessin-marque a été employé au Canada pendant la période pertinente; de plus, l’agent d’audience n’a commis aucune erreur manifeste et dominante à cet égard. Il faut garder à l’esprit que, dans l’arrêt Plough, la preuve de la propriétaire inscrite n’a guère fait plus que reprendre le libellé de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce : «
Plough
(Canada) Limited
emploie actuellement et employait au 7 septembre 1978, la marque de commerce déposée PHARMACO dans la pratique normale du commerce en liaison avec des préparations pharmaceutiques »
(Plough, précité, à la p 681). Cette déclaration était la totalité de la preuve de la propriétaire inscrite.
[19]
L’affidavit de Mme Rushworth décrit toutefois de ce qui suit (je paraphrase) :
la nature des activités et des produits en cause d’en Vogue (une société qui fabrique et distribue des articles en résine de polymère pour la mise en valeur des ongles et des produits connexes utilisés par des techniciens professionnels en pose d’ongles);
la nature du commerce d’en Vogue (ventes à des écoles de soins de beauté, à des centres de formation et à des distributeurs qui, à leur tour, distribuent ces produits à des salons de pose d’ongles, à des salons d’esthétique et à des spas pour qu’ils soient utilisés par des techniciens titulaires d’un permis pour la pose d’ongles, et en Vogue agit également comme distributeur et vend directement ses produits aux techniciens en pose d’ongles, aux salons, aux spas et à d’autres);
les pièces A et B, qui consistent respectivement en des photos et en un catalogue de produits contenant des photos et qui sont toutes deux représentatives des articles pour la mise en valeur des ongles et des produits connexes d’en Vogue arborant le dessin-marque (ainsi que de leur emballage) qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente;
les ventes estimées d’articles pour la mise en valeur des ongles et de produits connexes d’en Vogue arborant le dessin-marque pendant la période pertinente;
la pièce C, qui consiste en un échantillon représentatif de factures d’en Vogue pour des commandes de ses articles pour la mise en valeur des ongles et de ses produits connexes, qui ont été passées par ses distributeurs et clients canadiens pendant la période pertinente.
[20]
Il ne s’agit pas de simples déclarations, comme l’a affirmé la demanderesse. Ces descriptions portent plutôt sur les éléments nécessaires en vertu de l’article 4 : (i) le transfert de la propriété ou de la possession des produits en cause; (ii) dans la pratique normale du commerce; (iii) le dessin-marque est apposé sur les produits en cause mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués. De plus, je suis d’accord avec en Vogue pour dire que le fait de reconnaître une absence de corrélation n’équivaut pas à conclure qu’il n’y a aucun élément de preuve. Bien que l’affidavit de Mme Rushworth aurait pu être plus explicite à cet égard, je conclus que, selon la preuve dans son ensemble, l’agent d’audience a tiré des déductions logiques raisonnablement probables (il n’a pas simplement [traduction] « deviné »
, comme l’a soutenu la demanderesse) en établissant les corrélations comme il l’a fait et qu’il n’a commis aucune erreur manifeste et dominante à cet égard. Je suis également d’accord avec en Vogue pour dire que la décision Wrangler Apparel Corp v Pacific Rim Sportswear Co (2000), 10 CPR (4th) 568 (COMC) se distingue de l’espèce; l’affaire dont je suis saisie ne comprend aucune ambiguïté dans la nature des produits en cause à l’égard desquels l’enregistrement a été maintenu par rapport aux produits établis dans l’affidavit de Mme Rushworth.
IV.
Conclusion
[21]
Compte tenu de la nature sommaire de la procédure de radiation prévue à l’article 45 et du fait qu’il n’est pas nécessaire de fournir une surabondance d’éléments de preuve, je rejette le présent appel. En me fondant sur les observations concernant les dépens présentées par les parties à l’audience, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire d’adjuger à en Vogue une somme forfaitaire de 4 000 $ au titre des dépens, payable par la demanderesse.
JUGEMENT dans le dossier T-435-20
LA COUR ORDONNE :
L’appel est rejeté.
La défenderesse a droit à une somme forfaitaire de 4 000 $ au titre des dépens, payable par la demanderesse.
« Janet M. Fuhrer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Blain McIntosh
Annexe A : Dispositions législatives applicables
Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-435-20
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INTITULÉ :
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SIM & MCBURNEY c EN VOGUE SCULPTURED NAIL SYSTEMS INC.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario) (PAR VIDÉOCONFÉRENCE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 9 février 2021
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :
|
LA JUGE FUHRER
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DATE DES MOTIFS :
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Le 22 février 2021
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COMPARUTIONS :
Kenneth D. McKay
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POUR LA DEMANDERESSE
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Chantal Saunders
Jacky Wong
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Marks & Clerk Law LLP
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POUR LA DEMANDERESSE
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|
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Ottawa (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESSE
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