Date : 20010223
Dossier : T-1383-97
Référence neutre : 2001 CFPI 110
| RELATIVEMENT à une ordonnance de biffer une inscription dans le registre en vertu de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce de la marque de commerce DIPLOMAT produite par Diplomat Fullhalter Gasellschaft Kurz & Rauchle GMBH & Co. KG, et enregistrée sous le numéro TMA 380,351 le 21 (sic) février 1991 et ceci conformément aux articles 17(2), 18(1)a) et 57 de la Loi sur les marques de commerce. |
Entre :
FOUAD KELENDJI
faisant affaires sous la raison sociale
DIPLOMATE WATCH OF CANADA
Requérant,
- et -
DIPLOMAT FULLHALTER GASELLSCHAFT
KURZ & RAUCHLE GMBH & CO. KG,
Intimé[e],
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Par sa requête présentée en vertu de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, (la « Loi » ) le requérant veut que soit biffée du registre d'inscription la marque de commerce DIPLOMAT en liaison avec les marchandises « writing instruments, namely fountain pens, ball points, roller ball pens, and mechanical pencils » laquelle est enregistrée sous le numéro d'enregistrement TMA 380,351 en date du 22 février 1991.
[2] Le requérant est un commerçant bijoutier/horloger faisant affaires sous la raison sociale Diplomate Watch of Canada. Il oeuvre principalement dans la vente des marchandises « (1) Montres et horloges. (2) Bracelets de montres-stylos. » , tel que précisé dans l'enregistrement de sa marque de commerce DIPLOMATE. Cette marque n'a pas été abandonnée depuis son enregistrement initial en 1968. Le requérant vend ses marchandises dans sa bijouterie à Montréal et à travers le Canada par l'entremise de grossistes. Au début 1988, le requérant a su que l'intimée distribuait à Montréal des stylos sous le nom de DIPLOMAT et lui a adressé une mise en demeure en date du 15 août 1988, l'avisant de cesser.
[3] L'intimée est une compagnie allemande faisant affaires au Canada depuis mai 1983 sous la marque de commerce DIPLOMAT. En juillet 1989, après avoir utilisé la marque au Canada pendant près de six ans, l'intimée a produit une demande d'enregistrement de la marque DIPLOMAT en cause. L'intimée soumet n'avoir pris connaissance de la marque du requérant qu'en août 1988, lorsque celui-ci l'en a avisé par écrit.
[4] Le requérant, qui ne s'est jamais opposé à l'enregistrement de la marque DIPLOMAT, reproche essentiellement à l'intimée d'avoir adopté cette marque au Canada, sachant que celle-ci créait de la confusion avec sa marque DIPLOMATE. Il s'agit donc ici de l'application de l'article 17 de la Loi, lequel se lit :
| 17. (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application. (2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark in Canada did so with knowledge of that previous use or making known. |
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| 17. (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant. (2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure. |
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[5] Après audition des parties et révision de la preuve, je suis d'avis que la procédure du requérant est prescrite en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi.
[6] En effet, la marque de l'intimée, DIPLOMAT, fut enregistrée le 22 février 1991. Le présent avis de requête a été déposé le 26 juin 1997 (et signifié le 1er août 1997), soit plus de cinq ans après l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée. En vertu de l'article 3 de la Loi, cette marque est réputée avoir été adoptée par l'intimée lorsque celle-ci a « commencé à l'employer au Canada » . L'article 3 de la Loi se lit :
| 3. A trade-mark is deemed to have been adopted by a person when that person or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if that person or his predecessor had not previously so used it or made it known, when that person or his predecessor filed an application for its registration in Canada. |
3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l'un deux a produit une demande d'enregistrement de cette marque au Canada. |
[7] Or, la preuve démontre en outre que l'intimée a commencé à employer la marque DIPLOMAT au Canada en mai 1983. Cette preuve, qui émane du paragraphe 2 et de la pièce « B » de l'affidavit de Gudrun Räuchle, déposé le 29 septembre 1997, n'est pas contestée. Par ailleurs, il n'existe aucune preuve que l'intimée, lorsqu'elle a adopté la marque DIPLOMAT au Canada, était au courant que le requérant avait antérieurement employé la marque DIPLOMATE. Le paragraphe 3 de l'affidavit de Gudrun Räuchle, supra, établit au contraire que l'intimée, lorsqu'elle a adopté la marque DIPLOMAT au Canada, n'était pas au courant de l'existence de la marque DIPLOMATE du requérant, n'en n'ayant pris connaissance qu'en août 1988, lorsque celui-ci l'en a avisé par écrit.
[8] Dans les circonstances, donc, vu le paragraphe 17(2) de la Loi, l'enregistrement de la marque DIPLOMAT « ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), » du même article.
[9] En conséquence, la requête du requérant est rejetée, avec dépens.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 23 février 2001