Date: 20000120
Dossier: T-915-99
ENTRE:
TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.
TOMMY HILFIGER CANADA INC.
Demanderesses-intimées
- et -
2970-0085 QUÉBEC INC.
Défenderesse-requérante
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LAFRENIÈRE, P.
[1] Il s"agit en l"espèce d"une requête de la défenderesse en radiation de déclaration, et subsidiairement en radiation d"allégués, ou finalement, en obtention de précisions en vertu de la règle 181 des Règles de la Cour fédérale (1998) .
[2] L"action dans la présente cause a débuté le 21 mai 1999 par une déclaration en contrefaçon de marque de commerce et en "passing-off" de la part des demanderesses, laquelle a été signifiée le 27 mai 1999 à la défenderesse.
(A) Radiation de la déclaration
[3] La défenderesse prétend que la déclaration est une poursuite qui se caractérise comme un litige privé entre des individus, un litige de nature purement contractuelle visant les modalités d"application d"une licence intervenue entre les parties. Comme tel, la défenderesse affirme, cette que Cour ne détient pas la juridiction nécessaire afin de l"entendre.
[4] En effet, la jurisprudence de cette Cour est claire que cette dernière n'a pas juridiction sur des réclamations de nature contractuelle entre parties privées. Voir les arrêts Flexi-Coil Ltd. c. Smith Roles Ltd. (1980), 50 C.P.R. (2d) 29, [1981] 1 C.F. 632; R. W. Blacktop Ltd. c. Artec Equipment Co. (1991), 39 C.P.R. (3d) 432, 50 F.T.R. 225 (C.F. 1ère inst.) et Lawther c. 424470 B.C. Ltd. (1995), 60 C.P.R. (3d) 510 (C.F. 1ère inst.).
[5] Cependant, comme l"a exprimé le juge en chef adjoint Jerome, tel qu"il était à ce moment, dans l"arrêt Titan Linkabit Corp. c. S.E.E. Electronic Engineering Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 469:
| Intellectual property disputes which include contractual disagreements are not unusual. It will not preclude the court"s jurisdiction, provided the subject -matter of the action primarily concerns a patent, trade mark or copyright. |
[6] À mon avis, la déclaration ne soulève des questions contractuelles que de façon accessoire à l"action qui vise principalement la protection de droits de propriété intellectuelle. De plus, il est clair que le litige contractuel entre les parties est pertinent à la cause. Conséquemment, j"arrive à la conclusion que cette Cour a juridiction pour trancher ces questions.
[7] Le 19 juillet 1999, lors de l"audition de la requête, j"ai décidé qu"il n'y avait pas lieu de radier soit la déclaration ou, subsidiairement, le paragraphe 17 ainsi qu"une partie du paragraphe 22 de la déclaration tel que demandé dans l"avis de requête. La requête a ensuite été ajournée pour permettre aux parties de fournir des prétentions écrites supplémentaires en ce qui concerne la demande d"obtention de précisions de la défenderesse.
[8] Or, il reste à déterminer si les précisions demandées, concernant les paragraphes 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21 et 24 de la déclaration des demanderesses, sont requises pour permettre à la défenderesse de plaider adéquatement sa cause.
(B) Requête pour l"obtention de précisions
[9] La règle 181(2) prévoit qu"une partie peut obtenir des précisions sur l"acte de procédure de la partie adverse:
| 181.(2) La Cour peut, sur requête, ordonner a une partie de signifier et de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégations figurant dans l"un de ses actes de procédure. |
[10] L"arrêt de la Cour d"appel fédérale Gulf Canada Limited c. The "Mary Mackin", [1984] 1 C.F. 884 (C.A.) énumère les différents critères qui doivent être pris en considération pour obtenir des précisions:
| (1) informer l"autre partie de la nature des arguments auxquels elle devra faire face, à distinguer de la manière dont ces arguments seront prouvés ... |
| (2) empêcher que l"autre partie ne soit prise par surprise à l"instruction ... |
| (3) permettre à l"autre partie de savoir quelle preuve devrait être prévue et de se préparer pour l"instruction ... |
| (4) limiter la généralité des plaidoiries ... |
| (5) déterminer les points à instruire et ceux pour lesquels un interrogatoire est requis ... |
| (6) enlever toute liberté d"action à la partie de manière à ce qu"elle ne puisse, sans autorisation, examiner les questions qui ne font pas partie des plaidoiries ... |
[11] Dans la décision Glaxo Canada Inc. c. Ministère de la Santé nationale & du Bien-être social du Gouvernement du Canada et autres (1987), 15 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1ère inst.), le juge Rouleau élabore ainsi en ce qui concerne l'exigence applicable en matière de précisions:
| Des plaidoiries adéquates définissent avec précision et clarté la question en litige entre les parties. Les deux parties ont droit à un avis juste de la preuve qu'elles doivent faire pour pouvoir produire des éléments de preuve pertinents aux questions révélées par les plaidoiries. |
[12] J"estime aussi comme pertinentes les observations suivantes du protonotaire Morneau dans l"arrêt Desrochers c. Bombardier Inc., T-390-98, le 19 mars 1999, qui expliquent le droit d"une partie à obtenir des précisions à l"étape des plaidoiries:
Cependant, toute demande de précisions paraît également faire l'objet de certaines restrictions. En un mot, avant de rendre une ordonnance en la matière, la Cour doit se demander si une partie dispose de renseignements suffisants pour comprendre la thèse de la partie adverse et préparer une réponse adéquate, qu'il s'agisse d'une défense ou d'une réponse. (Voir Astra Aktiebolag c. Inflazyme Pharmaceuticals Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 178 (C.F. 1ère inst.), à la page 184.)
(C) Les prétentions de la défenderesse
[13] De façon générale, la défenderesse affirme dans ses prétentions écrites que certains paragraphes de la déclaration des demanderesses comportent des allégations vagues et ambiguës. De plus, elle réclame des précisions sur les documents invoqués par les demanderesses puisqu"ils contiennent vraisemblablement des informations nécessaires afin que la défenderesse puisse préparer une défense intelligente et valable.
[14] La défenderesse prétend qu"il n"est pas nécessaire d"appuyer sa requête pour précisions par un affidavit exposant la preuve que les précisions sont requises afin de préparer sa défense et que les précisions demandées ne sont pas à sa connaissance puisque les imprécisions de la déclaration des demanderesses apparaissent à lecture même.
[15] Nonobstant, la requête de la défenderesse est accompagnée de l"affidavit de l"un de ses procureurs. Ce dernier identifie premièrement les allégations qu"il qualifie de vagues et ambiguës ainsi que les précisions recherchées et, deuxièmement, affirme ce qui suit:
| 31. Dans le but de préparer sa défense, la défenderesse a intérêt et est en droit de demander que les demanderesses fournissent les précisions quant auxdits paragraphes de leur demande; |
| 32. La défenderesse réclame les précisions afin de connaître la nature exacte des actes qui lui sont reprochés et afin de limiter les questions en litige dans le présent dossier, notamment quant au moment des actes reprochés et quant à la nature des vêtements faisant l"objet de la demande; |
[16] Au paragraphe 10 de leur demande, les demanderesses allèguent:
| "10. THLI has licensed TH Canada to use each of the THLI Registered Trade-marks in Canada in association with articles of clothing and accessories under the strict control of THLI as to the character and quality of such use." |
La défenderesse cherche à obtenir des précisions quant aux termes de la convention de licence demandée car, d"après elle, les termes employés dans cette convention sont essentiels au sens de la Règle de pratique 177 de la Cour fédérale . De plus, la validité de l"emploi des marques de commerce de THLI par TH Canada dépend de la validité de la convention de licence intervenue entre les deux parties.
[17] Au paragraphe 17 de leur demande, les demanderesses allèguent :
| "17. The Defendant has purchased from TH Canada the articles of clothing referred to in paragraph 16 herein under agreements of purchase and sale which include the following conditions: |
| 1. no rights in pattern or design of goods covered by this contract pass to BUYER [the Defendant] accept [sic] as an integral part of the goods, and BUYER agrees not to cause or permit, either directly or indirectly, any such pattern or design to be copied or reproduced; |
| 2. no right to the use of any trademark, trade name, or logo licensed to SELLER [TH Canada] passes to BUYER under this contract, and BUYER agrees to refrain from using, either directly or indirectly, and shall not permit, in any advertising or otherwise, the use of such trademark, trade names or logos, unless authorized in writing by SELLER." |
[18] Puisque les demanderesses invoquent un "breach of contract" de la part de la défenderesse, la partie défenderesse affirme avoir droit à des précisions demandées quant aux "agreements of purchase and sale" afin de produire sa défense.
[19] La défenderesse demande aussi une copie des ces "agreements of purchase and sale" afin de connaître les conditions générales de ventes contenues à ces factures puisque, d"après elle, il est possible d"invalider un contrat d"adhésion en vertu de l"article 1437 du Code civil du Québec.
[20] Au paragraphe 11 de leur demande, les demanderesses allèguent:
| "11. THLI has extensively used, advertised and promoted in Canada the Hilfiger Flag Trade-marks in association with articles of clothing, cosmetics and accessories. By reason of such use, advertisement and promotion, and since prior to the commencement of the acts of the Defendant described herein, the Plaintiffs have developed a good and valuable reputation and goodwill in Canada in and to the Hilfiger Flag Trade-marks have become famous in Canada." |
[21] La défenderesse cherche à connaître les précisions suivantes:
| (a) depuis quand elles utilisent lesdites marques de commerce au Canada; et |
| (b) quand les agissements de la défenderesse auraient prétendument débutés; |
| (c) de quel type de vêtements, de cosmétiques et accessoires il s"agit précisément; |
| (d) si la réputation découle de l"usage conjoint du drapeau et des marques de commerce. |
[22] La défenderesse affirme qu"un principe largement accepté en marque de commerce mentionne que les droits sur une marque de commerce s"acquièrent par l"usage de la marque. Ainsi, une partie ne peut prétendre détenir des droits avant cette date d"usage de la marque.
[23] La date où les marques de commerce ont commencé à être utilisées est aussi importante afin de déterminer si des tiers utilisaient les marques avant cette date, provoquant ainsi une dilution des marques de commerce.
[24] Au paragraphe 12 de leur demande, les demanderesses allèguent:
| "14. THLI has prominently displayed the THLI Registered Trade-marks on articles of clothing by incorporating the trade-marks into the design of the articles of clothing. With respect to shirts it is common for THLI to prominently display the THLI Registered Trade-marks on the breast portion of the shirts." |
[25] La défenderesse cherche à savoir comment lesdites marques de commerce sont intégrées sur les vêtements autres que les chandails. Cette précision est importante, d"après elle, puisqu"en matière de marque de commerce, les droits s"acquièrent par l"usage. Il faut donc pouvoir comparer l"usage des marques des demanderesses avec les actes reprochés à la défenderesse.
[26] Au paragraphe 16 de leur demande, les demanderesses allèguent:
| "16. The Defendant, carrying on business under the trade-name XTREME, has purchased from TH Canada articles of clothing marked with one or more of the THLI registered trade-marks and has offered for sale and sold such articles of clothing in its retail clothing stores. Said stores include the retail clothing store located at Place Henri-Bourassa, 6000 Henri-Bourassa East, Montreal, Quebec operated in association with the trade-mark or trade-name XTREME." |
[27] La défenderesse cherche à connaître les précisions suivantes:
| 1. quel type de vêtements ont été achetés par la défenderesse; et |
| 2. quelle marque de commerce exactement des demanderesses apparaît sur lesdits vêtements; |
| 3. si les magasins de la défenderesse autres que celui de la Place Henri-Bourassa sont visés par la présente demande. |
[28] La défenderesse prétend être en droit de connaître quel type de vêtement ainsi que les marques exactes apparaissant sur ces vêtements étant donné que les demanderesses détiennent plusieurs enregistrements pour les différentes marques de commerce alléguées.
[29] Au paragraphe 18 de leur demande, les demanderesses allèguent:
| "The Defendant has also manufactured, or caused to be manufactured articles of clothing marked with one or more of the trade-marks TOMMY SPORT, TOMMY DESIGN and TOMMY bearing labels marked with the trade-mark XTREME ("Xtreme Clothing") including articles of clothing consisting of blocks of red, white and blue colour suggestive of the Hilfiger Flag Trade-marks. Samples of Xtreme Clothing are depicted in Schedules I, J, K, L, M and N attached hereto." |
sans préciser:
| 1. quand auraient été manufacturés lesdits vêtements; |
| 2. où auraient été vendus lesdits vêtements; |
| 3. si les marques de commerce TOMMY SPORT, TOMMY DESIGN et TOMMY sont des marques de commerce enregistrées des demanderesses et, le cas échéant, les numéros d"enregistrement; |
| 4. si. la marque de commerce XTREME est une marque de commerce des demanderesses; |
| 5. si les demanderesses plaident que les couleurs rouge, blanche et bleue combinées sont exclusives aux demanderesses; |
| 6. quels vêtements autres que ceux décrits aux Annexes I, J, K, L, M et N, manufacturés par la défenderesse contreviendraient prétendument aux droits des demanderesses; |
[30] En ce qui concerne les précisions demandées sur le moment où les vêtements auraient été manufacturés et le lieu où ils auraient été vendus, la défenderesse en a de besoin pour produire une défense contre la confusion. En vertu de l"article 6 de la Loi sur les marques de commerce , la confusion s"analyse entre autres en fonction du réseau de distribution des parties.
[31] Quant à la marque de commerce TOMMY, la défenderesse désire obtenir plus de précisions étant donné qu"il existe une zone grise sur le sujet vu l"usage concurrent fortement répandu de ce mot.
[32] Pour ce qui est de la combinaison et la séquence des couleurs invoquées par les demanderesses, la défenderesse désire circonscrire le débat quant au monopole que prétendent avoir les demanderesses étant donné que les demanderesses affirment que certains modèles de vêtements de la défenderesse comportaient les couleurs bleu, blanc et rouge suggestives des marques de commerce des demanderesses alors que ces couleurs font partie du domaine public.
[33] Au paragraphe 20 de leur demande, les demanderesses allèguent:
| "20. The Defendant has offered for sale and sold Xtreme Clothing marked with one or more of the trade-marks TOMMY SPORT" TOMMY DESIGN and TOMMY including at its retail stores at which it also offers for sale and sells the articles of clothing referred to in paragraph 16 herein." |
sans préciser:
| 1. de quels magasins il s"agit |
| 2. de quels vêtements exactement; |
[34] Ces précisions sont requises par la défenderesse afin de délimiter le réseau de distribution des parties en vue de décider si les marques de commerce créent de la confusion au sens de l"article 6 de la Loi sur les marques de commerce.
[35] Au paragraphe 21 de leur demande, les demanderesses allèguent:
| "21. The Defendant has advertised and promoted Xtreme Clothing in association with the trade-marks TOMMY SPORT, TOMMY DESIGN and TOMMY. Such advertisements have appeared in the Defendant"s retail stores that also prominently display instore signage marked with THLI"s trade-marks TOMMY JEANS, Hilfiger Flag Logo and Hilfiger Flag Logo (as lined for color). The Defendant has placed such instore signage in such a way that the trade-marks TOMMY JEANS, Hilfiger Flag Logo and Hilfiger Flag Logo (as lined for color) are associated with Xtreme Clothing at the time the Defendant transferred property and possessions of such clothing to its customers." |
sans préciser:
| 1. quelle publicité, autre que l"affichage décrit au paragraphe 21, aurait été faite par la défenderesse; |
| 2. quand cette publicité aurait été faite; et |
| 3. de quels magasins de la défenderesse il s"agit; |
[36] Au paragraphe 24 de leur demande, les demanderesses allèguent:
| "24. The Defendant is willfully and deliberately infringing the rights of the Plaintiffs and has demonstrated a cynical and reckless disregard for the exclusive rights of the Plaintiff THLI in and to the Registered Trade-marks in that: |
| 1. the Defendant intentionally and deliberately adopted the trade-marks TOMMY SPORT, TOMMY DESIGN, TOMMY, TOMMY JEANS, Hilfiger Flag Logo and Hilfiger Flag Logo (as lined for color) for use in association with articles of clothing having full knowledge of the reputation and goodwill associated with the THLI Registered Trade-marks; |
| [...] |
| 5. the adoption of the trade-mark TOMMY SPORT, TOMMY DESIGN, TOMMY TOMMY JEANS, Hilfiger Flag Logo and Hilfiger Flag Logo (as lined for color) for use in association with Xtreme Clothing forms parts of a strategy of the Defendant to appropriate the trade-marks of THLI and make an extraordinary and unlawful profit. |
sans préciser:
| (c) de quels articles de vêtements il est question au paragraphe 24(a); |
| (d) de quels autres éléments de stratégie il est question au paragraphe 24(e); |
[37] La défenderesse réclame des précisions afin de connaître la nature exacte des actes qui lui sont reprochés et afin de limiter les questions en litige dans le présent dossier, notamment quant au moment des actes reprochés et quant à la nature des vêtements faisant l"objet de la demande.
[38] Au paragraphe 25 de leur demande, les demanderesses allèguent:
| "15. By reason of the acts of the Defendant described herein, the Plaintiffs have suffered loss and damage and the Defendant has made a profit." |
| sans préciser: |
| (a) quel est le montant des dommages subis par les demanderesses; |
| (b) sans opter pour l"un ou l"autre des recours; |
La défenderesse réclame des précisions quant à la ventilation des dommages subis par les demanderesses en plus d"exiger que les demanderesses déterminent si elles réclament des dommages ou les profits de la défenderesse.
(D) Les prétentions des demanderesses
[39] L"avocat des demanderesses indique qu"après l"instruction de la requête, il a acheminé à la défenderesse quatre copies d"ententes représentatives telles que mentionnées au paragraphe 17 de la déclaration.
[40] Les demanderesses affirment que certaines précisions recherchées par la défenderesse dans ses prétentions écrites, plus particulièrement aux paragraphes 10 et 17 de la déclaration, vont au-delà de ceux demandés dans l"avis de requête. De plus, plusieurs faits pour lesquels des précisions sont demandées sont soit connus par la défenderesse ou pas nécessaires à ce stade de la procédure.
[41] Les demanderesses prétendent que la décision Unitel Communications Co. c. MCI Communications Corp. (1996), 72 C.P.R. (3d) 247 (F.C.T.D.) précise qu"une requête pour l"obtention de précisions peut être accordée, à défaut de production d"affidavit, lorsque l"imprécision de la procédure dont une partie se plaint apparaît à sa lecture. Dans tout autre cas, les demanderesses font valoir, une requête devrait être refusée en l"absence d"un affidavit qui démontre que la défenderesse a un besoin véritable de précisions pour préparer sa défense.
[42] Bref, les demanderesses affirment que la déclaration contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels elles se fondent et que la défenderesse dispose de renseignements suffisants pour comprendre sa thèse et préparer une réponse adéquate.
(E) Analyse
[43] La Cour aurait pu être encline à accorder à la défenderesse certaines précisions qu'elle recherche. Toutefois, l'affidavit soumis à l'appui de cette requête adopte un style et un libellé beaucoup trop vagues et limités. Cet affidavit ne contient pas les explications factuelles précises qui démontrent un besoin réel de la part de la défenderesse, par opposition à ses avocats, de précisions afin de pouvoir répondre intelligemment à la déclaration. La défenderesse devait établir, comme l"a formulé le juge Muldoon dans Cooper Canada Ltd. c. Amer Sport International Inc. (1996) 9 C.P.R. (3d) 549, que:
| (a) the information sought must be necessary, or material, particulars; |
| (b) the particulars are not within the defendant"s knowledge, or the pleader has no cause to assume that they are within the knowledge of the party demanding them; and |
| (c) they are necessary, not just for preparation for trial, but to enable the defendant or other party to plead in response to the impugned pleadings. |
[44] De plus, je fais miennes les représentations écrites supplémentaires déposées par les demanderesses à l'encontre de la requête à l'étude. La déclaration, dans son ensemble, expose de façon suffisante la thèse des demanderesses. Il n"y a donc pas lieu d"ordonner des précisions supplémentaires à ce stade-ci afin de permettre à la défenderesse de répondre intelligemment à la déclaration.
ORDONNANCE
[45] La requête est rejetée.
[46] La défenderesse disposera d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la présente ordonnance pour signifier et déposer sa défense.
[47] L"adjudication des dépens entre les parties se fera sur la base de prétentions écrites soumises dans les 5 jours suivant la date de ces motifs.
"Roger R. Lafrenière"
Protonotaire
Toronto (Ontario)
le 20 janvier 2000
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : T-915-99
INTITULÉ : TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.
| TOMMY HILFIGER CANADA INC. |
| - et - |
| 2970-0085 QUÉBEC INC. |
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LUNDI, 19 JUILLET 1999
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE
EN DATE DU JEUDI, 20 JANVIER 2000
COMPARUTIONS ET
| PRÉTENTIONS ÉCRITES : Me Glen A. Bloom |
| Pour les parties demanderesses-intimées |
| Me. Bruno Barette |
| Pour la partie défenderesse-requérante |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
| Osler, Hoskin & Harcourt |
| Avocats |
| 50, rue O"Connor, Suite 1500 |
| Ottawa (Ontario) |
| K1P 6L2 |
| Pour les parties demanderesses-intimées |
| Brouillette Charpentier Fortin |
| Avocats |
| 1100, boul. René-Lévesque Ouest |
| 25e étage |
| Montréal (Québec) |
| H3B 5C9 |
| Pour la partie défenderesse-requérante |
Date : 20000120
Dossier : T-915-99
Entre :
TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.
TOMMY HILFIGER CANADA INC.
Demanderesses-intimées
- et -
2970-0085 QUÉBEC INC.
Défenderesse-requérante
MOTIFS MOTIFS D"ORDOANNANCE ET ORDONNANCE