Date : 19990426
Dossier : T-1839-98
ENTRE:
BELL ACTIMEDIA INC.
Demanderesse
- et -
ANDREA PUZO
-et-
PHILIP ARMAND
Faisant affaires sous le nom de
COMMUNICATIONS GLOBE TÊTE
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête présentée par la demanderesse en vue d=obtenir une injonction interlocutoire. La présente requête s=inscrit dans le cadre d=une action en contrefaçon de marque de commerce.
FAITS
[2] La compagnie demanderesse produit et distribue des annuaires commerciaux et téléphoniques au Canada. Elle fournit également des listes d=entreprises sur l=Internet.
[3] La demanderesse est également propriétaire des droits sur les marques de commerce YELLOW PAGES et PAGES JAUNES pour le Canada.
[4] Lesdites marques de commerce ont été enregistrées au Canada au bureau d=enregistrement sous les numéros:
i) la marque YELLOW PAGES: nos. TMA 246988; TMA 205312; et TMA 495876;
ii) la marque PAGES JAUNES: nos. TMA 246989 et TMA 266549.
[5] La demanderesse utilise ces marques de commerce au Canada depuis aussi loin que 1948.
[6] Les défendeurs, Andrea Puzo et Philip Armand, font affaires comme société en nom collectif sous le nom de Communications Globe Tête. L=immatriculation de la société a été obtenue le 16 août 1996.
[7] www.lespagesjaunes.com est une adresse électronique utilisée par Globe Tête Communications. Cette adresse est utilisée dans le cadre d=un système international de communication appelé Internet.
[8] Les adresses électroniques sur Internet sont attribuées par un organisme appelé INTERNIC en vertu d=un Universal Ressource Locator (URL). INTERNIC a distribué à Globe Tête Communications l=adresse www.lespagesjaunes.com. Cette adresse est utilisée à l=échelle mondiale pour un site qui est commercialisé comme le Abottin d=affaires de la francophonie@.
QUESTIONS EN LITIGE
[9] Les points en litige sont les suivants:
1. Est-ce que la requérante est en droit d=obtenir une injonction interlocutoire?
2. La requérante a-t-elle prima facie droit à l=émission d=une injonction interlocutoire?
3. La requérante a-t-elle établi qu=elle subira des dommages irréparables si l=injonction interlocutoire n=est pas accordée?
4. La balance des inconvénients favorise t=elle la requérante?
5. Y-a-t-il urgence en l=espèce et la requérante a-t-elle fait preuve de diligence dans l=exercice de ses droits?
ALLÉGATIONS DE LA DEMANDERESSE
[10] Dans sa déclaration du 21 septembre 1998, la demanderesse allègue que les défendeurs ont violé les droits de propriété que la demanderesse détient sur les marques de commerce en les utilisant sans autorisation légitime.
[11] Il est allégué que les défendeurs contreviennent à l=article 7 de la Loi sur les marques de commerce en utilisant la marque de commerce PAGES JAUNES de la demanderesse et que cela constitue de la concurrence déloyale au sens de la Loi.
[12] Il est allégué que les défendeurs ont fait des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l=entreprise de la demanderesse.
[13] Il est allégué que les défendeurs ont créé de la confusion au Canada entre les marchandises, services et entreprises de la demanderesse et ceux des défendeurs.
[14] Il est allégué que les défendeurs ont fait passer leurs marchandises et leurs services pour ceux de la demanderesse.
[15] Il est allégué que l=emploi de la marque de commerce appartenant à la demanderesse par les défendeurs entraîne la diminution de la valeur de l=achalandage rattaché à cette marque de commerce.
[16] Il est allégué que les demandeurs sont associés et font affaires sous le nom Globe Tête Communications depuis 1996 et sont également en défaut de produire leur rapport annuel conformément à la Loi.
[17] Il est allégué que la demanderesse est en affaires depuis 1920 et que son chiffre de vente depuis 10 ans s=établit à 500 millions de dollars.
[18] Il est allégué que les bottins téléphoniques de la demanderesse sont distribués dans toutes les provinces et que depuis 1990, neuf millions de bottins ont été distribués en Ontario, 5 millions de bottins au Québec, 3 millions en Colombie-Britannique et 2 millions en Alberta; de façon générale, on peut considérer qu=il y a un exemplaire du bottin des PAGES JAUNES dans chaque foyer canadien.
[19] Il est allégué que la demanderesse a aussi enregistré plusieurs sites Internet notamment www.pagesjaunes.ca, www.yellowpages.ca, www.canadayellowpages.com et www.pagesjaunescanada.com.
[20] Il est allégué que c=est en juillet 1998 que la demanderesse a été informée que les défendeurs, faisant affaires par le biais d=une société en noms collectifs sous le nom de Globe Tête Communications, utilisaient sur un site Internet dont le nom de domaine est www.lespagesjaunes.com, la marque de commerce PAGES JAUNES en association avec des services de publicité pour les entreprises.
[21] Il est allégué que dès que la demanderesse a été informée de l=utilisation de sa marque de commerce, elle a immédiatement mis en demeure les défendeurs de cesser cette utilisation considérée illégale de ses marques de commerce.
[22] Les défendeurs ont aussitôt répondu à la mise en demeure en informant la demanderesse qu=ils avaient modifié leur site Internet de façon à ne plus utiliser les marques de commerces de leur requérante.
[23] Par la suite, la demanderesse a constaté qu=en fait les modifications n=avaient pas été effectuées, tel que mentionné, et elle a demandé à son procureur d=intervenir à nouveau par voie de mise en demeure et, par la suite, d=une requête en injonction.
[24] La demanderesse soutient qu=elle a toujours défendu âprement ses droits et ses marques de commerce à chaque fois qu=ils étaient attaqués référant en cela à des décisions antérieures de cette Cour en 1991 et 1994.
[25] La demanderesse soutient que les défendeurs utilisent illégalement leurs marques de commerce et que cela risque à long terme de mettre en danger le caractère distinctif établit par ces marques de commerce depuis plus de 50 ans.
[26] La demanderesse soutient que les injonctions provisoires accordées par la Cour fédérale par le juge Dubé, le 28 septembre 1998 et ensuite par le juge Pinard, le 5 octobre 1998, doivent être continuées à titre d=injonctions interlocutoires jusqu=au jugement final.
QUESTION SÉRIEUSE
[27] La demanderesse soutient qu=il y a une question sérieuse à juger. À cet effet, la requérante soutient qu=elle génère des ventes annuelles d=environ 500 millions de dollars et que ses marques de commerce ont été employées depuis 1948 et ont acquis au fil des ans une notoriété importante sur le marché canadien.
[28] L=emploi par les défendeurs du nom de domaine www.lespagesjaunes.com ainsi que la marque de commerce PAGES JAUNES sur leur site Internet en rapport avec leurs produits crée de la confusion au sens de l=article 6 de la Loi sur les marques de commerce et constitue une violation des droits de la requérante dans ses marques enregistrées.
[29] La demanderesse soutient qu=elle a prouvé prima facie un droit sérieux et qu=il existe une question sérieuse à juger.
PRÉJUDICE IRRÉPARABLE
[30] Quant au préjudice irréparable de la requérante, celle-ci suggère qu=il est clair qu=elle subira des dommages qui ne pourront être compensés par un jugement au mérite si les défendeurs étaient autorisés à reprendre l=utilisation des marques de commerce PAGES JAUNES avant qu=un jugement final ne soit rendu.
[31] Par ailleurs, les défendeurs ont admis que ces marques sont devenues connues et notoires auprès du public canadien et aucune preuve visant à contredire ces faits n=a été apportée devant le tribunal.
[32] La demanderesse soutient que vu l=ampleur des revenus de la requérante à l=égard de ses marques de commerce et vu les dommages tout aussi importants qu=elle pourrait subir, il est clair que les défendeurs ne pourraient dédommager adéquatement la demanderesse pour les dommages qu=elle aurait subis au moment du procès sur le fond.
[33] La demanderesse soumet que l=étendue des dommages qui pourraient être causés à la requérante ne sont pas compensables par des dommages qui puissent être calculés d=une part et que même si on pouvait les établir, aucun des défendeurs n=est financièrement en mesure de compenser la requérante.
[34] La demanderesse soumet également que toutes les personnes qui en faisant affaires avec les défendeurs croiront faire affaires avec la demanderesse, suite à la confusion dans l=emploi du nom PAGES JAUNES, ne pourraient en aucun cas être dédommagées d=une quelconque façon pour les dommages subis éventuellement, suite à une erreur, et par surcroît, la requérante ne pourrait non plus être dédommagée pour la perte de confiance de la part de sa clientèle en rapport avec ses produits et services.
[35] Quant aux défendeurs, le maintien de l=injonction présentement en vigueur ne peut leur causer de préjudice irréparable puisqu=ils peuvent changer de nom, n=ayant pas encore utilisé suffisamment longtemps la marque de commerce les PAGES JAUNES pour se créer une clientèle propre.
BALANCE DES INCONVÉNIENTS
[36] Quant à la balance des inconvénients, la demanderesse soumet qu=elle favorise nettement la demanderesse.
[37] La demanderesse exécute particulièrement ses services en liaison avec ses marques de commerce PAGES JAUNES et YELLOW PAGES et la concurrence illégitime des défendeurs s=attaque au coeur même des activités de la requérante.
[38] Quant aux défendeurs, suivant leur propre publicité, ils utilisent déjà d=autres sites web sur Internet et effectuent d=autres travaux que la préparation de bottins, ils pourront continuer à faire leur travail sans subir d=inconvénients majeurs.
[39] La demanderesse soutient également que les défendeurs s=étaient même d=abord engagés à modifier leur site Internet suite à la réception de la première mise en demeure, ce qui ne semblait pas leur causer trop d=inconvénients.
[40] La demanderesse soutient finalement qu=elle a agi le plus rapidement possible afin de faire cesser l=utilisation abusive de son nom.
ALLÉGATIONS DES DÉFENDEURS
[41] Dans son argumentation le procureur des défendeurs admet d=abord qu=il ne nie pas le droit de la demanderesse à l=utilisation de ses marques de commerce au Canada.
[42] Fondamentalement, les demandeurs considèrent que par leur participation au réseau Internet ils sont en droit d=utiliser le nom de domaine www.lespagesjaunes.com qui leur a été assigné par INTERNIC dans tout autre pays que le Canada où, suivant la prétention des défendeurs, la demanderesse n=a aucun droit.
[43] Les défendeurs prétendent qu=ils ont tout à fait le droit à partir de leur adresse située sur la rue du Parc, à Montréal, d=opérer leur site web www.lespagesjaunes.com dans d=autres pays francophones à travers le monde et que cela n=enfreint pas les droits de la demanderesse.
[44] Les défendeurs soutiennent également que la demanderesse leur a accordé de façon implicite, le privilège d=utiliser le nom les PAGES JAUNES en acceptant que les défendeurs puissent avoir une publicité dans chacun de leur bottin qui a été remis à chacun des foyers de la grande région de Montréal.
[45] Les défendeurs suggèrent que si la Cour en vient à la conclusion que les défendeurs ne pouvaient utiliser le nom les PAGES JAUNES sur le territoire canadien, la Cour se doit néanmoins, de limiter l=application de l=injonction actuellement émise strictement au territoire canadien et, qu=à cet effet, l=injonction déjà accordée doit être modifiée en ce sens.
[46] Les défendeurs considèrent que les interdits apparaissant à la décision de l=Honorable juge Dubé sont abusifs en ce qu=ils débordent du territoire canadien.
[47] Les défendeurs soutiennent que la Cour ne peut interdire aux défendeurs d=opérer un site Internet et de distribuer des produits pour exportation sur un territoire où la Cour n=a pas juridiction.
[48] Les défendeurs souhaitent être autorisés à pouvoir Aexporter@ à partir de leur site web situé à Montréal.
ANALYSE
[49] Suivant les représentations des deux procureurs, il semble que les défendeurs ne contestent pas le droit pour la demanderesse d=obtenir le maintien d=une injonction dans les circonstances.
[50] La réclamation des défendeurs est à l=effet que si l=injonction devait être maintenue, qu=elle soit Ataillée@de telle façon à ne couvrir que le territoire canadien et, en aucun cas, l=injonction ne devrait empêcher les défendeurs d=utiliser leur site Internet à l=extérieur du Canada.
[51] Quant à la prétention à savoir que la demanderesse aurait consenti à l=usage de la marque de commerce PAGES JAUNES parce que l=un de ses vendeurs aurait accepté une publicité à l=intérieur des PAGES JAUNES, je dois rejeter cette prétention.
[52] En effet, les vendeurs de la demanderesse doivent intervenir auprès de dizaines de milliers de clients à chaque année pour vendre de la publicité à l=intérieur des PAGES JAUNES. Il est bien évident que les encarts placés à l=intérieur des bottins de la demanderesse sont examinés par les vendeurs avant d=être imprimés, mais il est clair qu=il s=agit d=une erreur regrettable de la part d=un vendeur de la demanderesse d=avoir accepté que la mention www.lespagesjaunes.com apparaisse à l=intérieur de la publicité globale de l=entreprise Globe Tête Communications des défendeurs, et qu=il serait démesuré d=en conclure que la demanderesse a abandonné ses droits sur les marques de commerce qu=elle détient légalement de ce seul fait.
[53] Il faut également constater, à la lecture du contrat intervenu entre les deux parties, que les défendeurs devaient savoir qu=ils ne possédaient pas les droits d=utilisation des mots PAGES JAUNES au moment où ils ont négocié l=achat de publicité à l=intérieur du bottin des PAGES JAUNES et qu=ils ne peuvent certainement pas invoquer la bonne foi dans les circonstances.
[54] La vigilance exercée par la demanderesse au moment où elle a constaté que les défendeurs utilisaient leurs marques de commerce et la rapidité avec laquelle elle est intervenue devant le tribunal, tout comme dans ses interventions antérieures devant les tribunaux pour empêcher l=utilisation illégale de ses marques de commerce, démontre qu=elle n=a jamais accepté que soient utilisées ses marques de commerce par qui que ce soit, y compris les défendeurs.
[55] Ayant examiné les points en litige, je n=ai aucune hésitation à décider que la demanderesse est en droit d=obtenir une injonction interlocutoire.
[56] Je considère que ce droit a été établi prima facie de façon claire comme il avait été établi précédemment devant mon collègue le juge Dubé.
[57] Considérant les sommes en cause et le problème particulier posé à une entreprise qui utilise une marque de commerce depuis plus de 50 ans, je n=ai aucune hésitation à reconnaître l=existence d=une question sérieuse à débattre.
[58] Je n=ai également aucune hésitation à reconnaître que la demanderesse a établi de façon claire qu=elle subira des dommages irréparables si l=injonction interlocutoire n=est pas accordée.
[59] La balance des inconvénients favorise de façon évidente la demanderesse considérant son chiffre d=affaires de 500 millions de dollars et son intervention auprès de dizaines de milliers d=entreprises depuis plus de 50 ans.
[60] Je considère également qu=il y a urgence en l=espèce et que la demanderesse a agi avec la plus grande diligence possible dès qu=elle a appris que les défendeurs mettaient en danger ses droits sur les marques de commerce.
[61] Pour toutes ces raisons, l=injonction interlocutoire réclamée est maintenue et les défendeurs n=ont soulevé aucun motif suffisant me permettant de modifier la teneur de l=injonction qui avait déjà été établie par l=honorable juge Dubé. L=injonction sera donc accordée basée sur le libellé soumis en langue anglaise par la demanderesse.
O R D E R
IT IS HEREBY ORDERED that an interlocutory injunction be granted restraining the defendants, their employees, servants, brokers, agents, mandatories, assigns, and all those over whom they exercise control and all those who have knowledge of the injunction from:
i) using or assisting in using the AYELLOW PAGES@ and APAGES JAUNES@ trade-marks or any confusingly similar trade-marks;
ii) further infringing or assisting anyone in infringing the plaintiff=s proprietary right in the following registered trade-marks in Canada: AYELLOW PAGES@ TMA 246988, TMA 205312, and TMA 495876, and PAGES JAUNES TMA 246989 and TMA 266549;
iii) using the trade-marks AYELLOW PAGES@ and APAGES JAUNES@ or imitations thereof in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.
IT IS HEREBY ORDERED THAT an interlocutory injunction be granted restraining the defendants, their employees, servants, brokers, agents, mandatories, assigns, and all those over whom they exercise control and all those who have knowledge of the injunction from :
i) further making false or misleading statements, tending to discredit the business, wares or services of the plaintiff;
ii) further directing attention to their wares, services and business in such a manner as to cause confusion between the wares, services and business of the plaintiff and those of the defendants;
iii) further passing off their wares, services and business as and for those of the plaintiff;
iv) further competing unfairly against the plaintiff.
IT IS HEREBY ORDERED THAT an interlocutory injunction be granted restraining the defendants, their employees, servants, brokers, agents, mandatories, assigns, and all those over whom they exercise control, and all those who have knowledge of the injunction from:
i) using the domain name www.lespagesjaunes.com or any other domain name confusingly similar with said domain name.
IT IS HEREBY ORDERED to the defendants, their employees, servants, brokers, agents, mandatories, assigns, and all those over whom they exercise control, and all those who have knowledge of the injunction to deliver up to the plaintiff or its representative:
i) all wares including computers, data cartridges, hard-drives, backups (whatever be their medium), diskettes, CD-Roms, stationary, catalogues, boxes, cartons, posters, signs, business cards and other promotional or commercial documentation bearing in any manner the trade-marks YELLOW PAGES and PAGES JAUNES or any imitation thereof, currently in the possession or control of the defendants, for purposes of being kept in custody pending the outcome of the trial, and
ii) copies of all purchase orders, invoices, sales slips, delivery slips, bills of lading, custom broker documents and accounting records relating to the defendants business to be used to establish the damages and/or the profits payable to the plaintiff.
All other rights and recourses that the plaintiff may have against the defendants are reserved.
[62] Le tout avec dépens.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA, ONTRIO
Le 26 avril 1999
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR: T-1839-98
INTITULÉ :BELL ACTIMEDIA INC. c. ANDREA PUZO ET AL
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 AVRIL 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLAIS EN DATE: DU 26 AVRIL 1999
COMPARUTIONS
HUGUES RICHARDPOUR LA DEMANDERESSE
ALAIN TREMBLAYPOUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
LÉGER, ROBIC & RICHARD POUR LA DEMANDERESSE MONTRÉAL (QUÉBEC)
DAVID & DAVID POUR LES DÉFENDEURS (MONTRÉAL (QUÉBEC)