Date : 20030307
Dossier : T-2367-93
Référence : 2003 CFPI 282
Ottawa (Ontario), le 7 mars 2003
En présence de : Madame le juge Danièle Tremblay-Lamer
ENTRE :
TOYS "a"US (CANADA) LTD.
et GEOFFREY TOYS (CANADA) LIMITED
appelantes
et
MANJEL INC.
et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce datée du 20 novembre 1992, rejetant la procédure d'opposition introduite par les appelantes contre la demande d'enregistrement de la marque de commerce NUTS 'R' US produite par l'intimée Manjel Inc. Le registraire a conclu que la preuve des appelantes n'établissait pas qu'elles avaient utilisé les marques de commerce "R" US ou KIDS "R" US et dessin au Canada. Il a également conclu qu'il n'y avait pas de risque de confusion au sens de l'article entre la marque de commerce des appelantes Toys "a" Us et dessin y afférent et la marque de commerce demandée par l'intimée, NUTS 'R' US.
LES FAITS
[2] L'appelante Toys "a" Us (Canada) Ltd. est une société par actions constituée selon les lois de l'Ontario. Elle est la propriétaire actuelle de la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent, enregistrée au Bureau des marques de commerce du Canada le 19 mai 1978 sous le no LMC 227,944, de la marque de commerce « R US, » enregistrée le 17 mars 1989 sous le no LMC 353,213, et de la marque de commerce KIDS "R" US et dessin y afférent, enregistrée le 28 avril 1989 sous le no LMC 355,013.
[3] La coappelante Geoffrey Toys (Canada) Ltd. a été propriétaire de la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent d'avril 1992 à décembre 1994. Au cours de cette période, l'appelante Toys "a" Us détenait une licence à l'égard de la marque de commerce.
[4] Depuis au moins 1984, l'appelante Toys "a" Us emploie la marque Toys "a" Us et dessin y afférent en liaison avec l'exploitation de magasins de détail et en liaison avec divers jouets et autres produits.
[5] L'intimée Manjel Inc. est une société par actions constituée selon les lois de l'Ontario.
[6] Depuis 1987, Manjel Inc. vend des noix et des produits de grignotage connexes sous la marque de commerce NUTS 'R' US.
[7] Le 27 avril 1987, Manjel Inc. a produit la demande no 586,352 en vue de l'enregistrement de la marque de commerce NUTS 'R' US, sur le fondement de l'emploi au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :
a) Marchandises : grains de maïs à éclater, noix écalées, noix, chocolats, bonbons, arachides enrobées de sucre, produits de grignotage composés d'un mélange de noix; nouveautés contenant des grains de maïs à éclater, des noix écalées, des chocolats, des bonbons; des arachides enrobées de sucre ou des produits de grignotage composés d'un mélange de noix.
b) Services : Exploitation d'un magasin de détail pour la vente de grains de maïs à éclater, noix écalées, noix, chocolats, bonbons, arachides enrobées de sucre, produits de grignotage composés d'un mélange de noix; de nouveautés contenant des grains de maïs à éclater; des noix écalées, des chocolats, des bonbons, des arachides enrobées de sucre ou des produits de grignotage composés d'un mélange de noix.
[8] L'appelante Toys "a" Us (Canada) Ltd. a produit une déclaration d'opposition le 30 mars 1989 dans laquelle elle allègue surtout que la marque de commerce NUTS 'R' US crée de la confusion avec la famille alléguée de marques de commerce "R" US.
[9] L'opposante (l'appelante Toys "a" Us) a présenté quatre motifs d'opposition. D'abord, la marque de commerce NUTS 'R' US ne serait pas enregistrable selon l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle créerait de la confusion avec la famille de marques de commerce "R" US et avec la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent de l'opposante. En deuxième lieu, la requérante (l'intimée Manjel Inc.) n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement selon l'alinéa 16(1)a) de la Loi parce que la marque de commerce NUTS 'R' US faisant l'objet de la demande créait de la confusion avec la famille de marques de commerce de l'opposante "R" US, notamment les marques de commerce "R" US et Toys "a" Us et dessin y afférent. Troisièmement, la requérante n'était pas la personne ayant le droit d'obtenir l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(1)b) de la Loi parce que la marque de commerce NUTS 'R' US faisant l'objet de la demande créait de la confusion avec la marque de commerce KIDS "R" US et dessin y afférent, à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite, le 18 juillet 1983. Quatrièmement, la marque de commerce NUTS 'R' US faisant l'objet de la demande n'était pas distinctive compte tenu des allégations exposées ci-dessus.
DÉCISION DU REGISTRAIRE
[10] L'audience au sujet de l'opposition a eu lieu le 5 novembre 1992 et la décision a été rendue le 30 novembre 1992. Le registraire a rejeté tous les motifs d'opposition soulevés par l'opposante, concluant qu'il n'y avait pas de preuve d'emploi des marques de commerce R US ou KIDS "R" US et dessin y afférent au Canada et qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques de commerce NUTS 'R' US et Toys "a" Us et dessin y afférent.
[11] Le registraire a d'abord conclu que l'opposante ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir une famille ou série de marques de commerce comprenant l'élément "R" US. La preuve n'établissait pas que l'opposante avait employé les marques de commerce "R" US ou KIDS "R" US et dessin y afférent au Canada.
[12] Il a décidé que la marque de commerce de l'opposante Toys "a" Us et dessin y afférent avait acquis une réputation appréciable au Canada en liaison avec l'exploitation de magasins de détail vendant surtout des jouets et des vêtements pour enfants. Toutefois, la marque de commerce déposée de l'opposante "R" US n'était pas devenue connue à un degré appréciable au Canada.
[13] Le registraire a ensuite examiné si la marque de commerce de la requérante NUTS 'R' US créait de la confusion avec la marque de commerce de l'opposante Toys "a" Us et dessin y afférent. Il a conclu que les marques de commerce de la requérante et de l'opposante équivalaient, sur le plan phonétique, aux propositions « nuts are us » [les noix, c'est nous] et « toys are us » [les jouets, c'est nous] qui suggéraient fortement, sinon décrivaient, leurs marchandises et services. Il a donc conclu qu'il s'agissait de marques faibles, possédant un caractère distinctif inhérent peu marqué.
[14] Les marques présentaient une certaine ressemblance dans la présentation et le son, mais le registraire a décidé que les idées qu'elles suggéraient étaient différentes. La marque de la requérante suggérait une entreprise spécialisée dans la vente de noix, tandis que la marque de l'opposante suggérait une entreprise spécialisée dans les jouets.
[15] Il a noté que les deux parties avaient employé leurs marques de commerce respectives au Canada, mais que l'opposante n'avait pas présenté de preuve ou de cas de confusion effective.
[16] Il a pris en compte l'affidavit de M. MacFarlane, selon lequel une recherche de dénominations a révélé un nombre considérable d'entreprises employant l'élément « R US » dans leur dénomination. Bien que l'opposante ait présenté l'affidavit de M. Miller en réponse, lequel indiquait qu'un bon nombre de ces sociétés avaient reçu une mise en demeure de l'opposante et étaient en voie de modifier leur dénomination, le registraire était néanmoins d'avis qu'un nombre significatif d'entreprises au Canada employaient encore l'élément « R US » dans leur dénomination.
[17] Le registraire a également tenu compte du fait que l'agent de marques de commerce de l'opposante a admis que celle-ci ne vendrait jamais les produits NUTS 'R' US de la requérante dans ses magasins de détail.
[18] Compte tenu i) de la faiblesse inhérente des noms commerciaux en cause, ii) du fait que les marchandises et services de la requérante n'avaient guère de ressemblance avec ceux de l'opposante, iii) de l'adoption commune de l'expression « R US » comme élément de dénominations sociales ou de noms commerciaux, et iv) du fait que l'agent de l'opposante a admis que celle-ci ne vendrait jamais les produits NUTS 'R' US de la requérante dans ses magasins de détail, le registraire a conclu que la requérante s'était acquittée du fardeau de persuasion qui lui incombait à l'égard de la question de la confusion et a donc rejeté le premier motif d'opposition.
[19] De même, le registraire a rejeté le deuxième motif d'opposition, puisque l'opposante n'avait pas établi d'emploi de sa marque de commerce "R" US. Il a également conclu que l'opposante n'avait pas établi son emploi de la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent en liaison avec la vente de confiseries et de bonbons avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante.
[20] S'agissant du troisième motif d'opposition, le registraire a conclu que, même si l'opposante avait produit une demande d'enregistrement de la marque KIDS "R" US et dessin y afférent, il n'y avait pas de risque de confusion entre cette marque et la marque de commerce de la requérante NUTS 'R' US.
[21] Enfin, comme le quatrième motif d'opposition alléguant le caractère non distinctif était fondé sur les trois premiers motifs, le registraire l'a également rejeté.
LA PROCÉDURE
[22] Le 4 octobre 1993, les appelantes ont produit un avis d'appel de la décision du registraire auprès de la Cour fédérale.
[23] Les appelantes ont produit la preuve additionnelle suivante devant la Cour fédérale.
[24] L'affidavit de Robert Sterling introduit diverses attestations d'authenticité obtenues du Bureau des marques de commerce.
[25] L'affidavit de John D. Miller introduit la correspondance échangée entre les avocats des appelantes et l'intimée à l'égard de la mise en demeure enjoignant à celle-ci de cesser tout emploi de la marque de commerce NUTS 'R' US.
[26] L'affidavit de Dayle Brands indique que l'enregistrement du nom commercial NUTS 'R' US de l'intimée en Ontario a expiré le 5 mars 1992.
[27] Les affidavits de Carole Méhü, Nicole Filion et Margo Kormeluk constituent des réponses aux affidavits de Christine Snelling et Sophie Dufresne. Les affidavits de Mme Snelling et Mme Dufresne indiquent que des recherches effectuées sur divers systèmes en direct ont donné une liste de nombreuses entreprises qui intègrent les mots « R US » dans leur dénomination. L'affidavit de Mme Kormeluk explique que le système de recherche en direct ONBIZ est le système d'indexage informatisé des sociétés par actions de l'Ontario employé par le ministère, mais que le ministère ne surveille pas si les sociétés exercent effectivement une activité en Ontario et qu'une société sera considérée comme active si elle n'a pas été dissoute. L'affidavit de Mme Méhü indique que les bases de données utilisées par Mme Dufresne ne donnent pas de renseignements sur l'étendue de l'usage des noms commerciaux au Canada. L'affidavit de Mme Filion indique que, des six entreprises qui, selon l'affidavit de Mme Dufresne, emploient les mots « R US » dans leur dénomination, quatre avaient abandonné leur marque de commerce.
[28] L'affidavit de Jeffrey Sarfin confirme que la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent est une marque largement connue en liaison avec des magasins de détail vendant des jouets et des vêtements pour enfants. L'affidavit donne la ventilation annuelle des ventes totales de 1984 à 1992, ainsi que la ventilation annuelle des ventes de bonbons, de produits de grignotage et de confiseries, représentant environ 1 % des ventes totales des appelantes; certains de ces produits portaient la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent. L'affidavit indique également les dépenses de publicité faites par les appelantes pour leurs magasins et produits Toys "a" Us au Canada.
ANALYSE
[29] Dans l'arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, la Cour d'appel fédérale a statué que les décisions du registraire qui relèvent de son domaine d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles relèvent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, doivent être révisées selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une nouvelle preuve est produite en appel, et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit tirer ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.
[30] Pour les motifs que je développerai dans ma décision, je suis d'avis que la nouvelle preuve présentée par les appelantes n'aurait pas eu d'effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Donc, la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter.
[31] Le premier motif d'opposition était que la marque de commerce faisant l'objet de la demande NUTS 'R' US n'était pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle créait de la confusion avec la famille de marques de commerce des appelantes R US. L'alinéa 12(1)d) dispose :
| 12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
[...]
d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
[...] |
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12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not
[...]
(d) confusing with a registered trade-mark;
[...] |
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[32] Compte tenu de la faiblesse inhérente des marques de commerce en cause, du fait que les marchandises des deux parties ne se ressemblaient guère, du fait que l'expression « R US » est communément adoptée dans la dénomination d'autres sociétés et du fait que l'agent des appelantes a admis qu'elles ne vendraient jamais les produits NUTS 'R' US de l'intimée dans leurs magasins de détail, le registraire a décidé que les marques de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent et NUTS 'R' US ne créaient pas de confusion. Il a conclu que l'intimée s'était acquittée du fardeau de persuasion qui lui incombait à l'égard de la question de la confusion et il a rejeté le premier motif d'opposition des appelantes.
[33] La date pertinente pour apprécier si une marque crée de la confusion dans le but de décider de l'enregistrabilité selon l'article 12 est la date de la décision du registraire (Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 130 N.R. 223). En l'espèce, la décision du registraire a été rendue le 30 novembre 1992.
[34] Aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi, une marque de commerce crée de la confusion si elle est susceptible de faire conclure que les marchandises ou les services liés à la marque de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par le propriétaire d'une autre marque, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. Pour apprécier le risque de confusion, il faut prendre en compte divers facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi :
| 6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
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6. (5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. |
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Caractère distinctif inhérent et degréauquel les marques sont devenues connues
[35] Le registraire a conclu qu'aucune réputation n'était attachée à la famille de marques de commerce des appelantes « R US » . Il a décidé que la preuve des appelantes n'avait pas établi l'emploi de leurs marques de commerce R US et KIDS "R" US et dessin y afférent. Il a donc concentré son examen sur la seule marque des appelantes Toys "a" Us et dessin y afférent. Il a conclu que les marques Toys "a" Us et dessin y afférent et NUTS 'R' US suggéraient, et même décrivaient, toutes les deux les marchandises et services respectifs de chaque partie. Il s'agissait donc de deux marques faibles, possédant un caractère distinctif inhérent peu marqué.
[36] Il est bien établi que les marques de commerce contenant des mots qui suggèrent les marchandises ou services offerts par le propriétaire sont considérées comme des marques faibles et, par conséquent, n'ont droit qu'à un niveau minime de protection (Skydome Corp. c. Toronto Heart Industries Ltd. (1997), 128 F.T.R. 71). À l'inverse, les marques de commerce contenant des mots uniques ou inventés possèdent un caractère distinctif inhérent plus marqué et ont droit à une protection plus étendue (Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998] 3 C.F. 534 (C.A.)). Je conviens avec les appelantes que la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent est unique dans la mesure où elle remplace le mot « are » par le lettre « R » , mais il n'entre pas dans mon rôle de substituer ma décision à celle du registraire. À mon avis, le registraire pouvait arriver à ces conclusions sur le fondement de la preuve, étant donné que la marque des appelantes équivaut, sur le plan phonétique, à la phrase « toys are us » , laquelle décrit leur entreprise.
[37] Les appelantes font valoir qu'aux États-Unis il a été jugé, dans la décision Geoffrey Inc. c. Stratton, 16 U.S.P.Q. 2s 1691, que l'expression « R US » avait été inventée par Geoffrey Inc., propriétaire de la marque de commerce « Toys "a" Us » aux États-Unis, et lui était liée de façon exclusive. Toutefois, dans cette affaire, la preuve établissait que Geoffrey Inc. possédait une famille de marques de commerce R US, étant donné qu'à l'époque, elle possédait environ 405 magasins Toys "a" Us et 137 magasins KIDS "R" US dans l'ensemble des États-Unis. En l'espèce, au contraire, le registraire a conclu que la preuve des appelantes n'établissait pas qu'elles avaient employé leurs marques de commerce R US ou KIDS 'R' US et dessin y afférent au Canada.
[38] S'agissant du degré auquel les marques sont devenues connues, le registraire a décidé que la marque de l'intimée NUTS 'R' US avait été employée et annoncée et était devenue connue au Canada depuis 1987, tandis que la marque des appelantes Toys "a" Us et dessin y afférent était devenue connue au Canada en liaison avec l'exploitation de magasins de détail vendant des jouets et des vêtements pour enfants.
[39] Les appelantes ont présenté une nouvelle preuve sous la forme d'un affidavit de M. Sarfin, indiquant que les appelantes ont également vendu dans leurs magasins des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage au cours de la période de 1984 à 1992. Les appelantes font valoir que cette nouvelle preuve justifie de conclure que la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent avait acquis un caractère distinctif en liaison avec les bonbons, les confiseries et les produits de grignotage.
[40] À mon avis, cette nouvelle preuve ne soutient pas la prétention des appelantes que leur marque avait acquis un caractère distinctif en liaison avec les bonbons, les confiseries et les produits de grignotage.
[41] Dans la décision McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd., [1994] A.C.F. no 638 (Q.L.), la question posée était de savoir si la marque de commerce MCBEANS était non enregistrable parce qu'elle créait de la confusion avec la famille de marques de commerce des appelantes. Le juge McKeown a statué que, malgré le fait que les appelantes vendaient du café, ces ventes représentaient moins de 4 % de leurs ventes totales et ne suffisaient pas à établir que leurs marques étaient associées de façon particulière au café. Il a fait observer aux paragraphes 32 et 33 :
[...] Par ailleurs, MCDONALD'S est une entreprise de restauration rapide qui s'adresse aux enfants. Moins de 4 p. 100 de son chiffre d'affaires se rapporte au café et au thé. Elle ne vend qu'une sorte de café générique, par opposition à une sélection de cafés de spécialité, et elle ne vend pas de grains de café. Bref, il s'agit de deux types d'entreprises très différents l'un de l'autre.
À mon avis, le registraire s'est trompé en statuant que, d'une part, [TRADUCTION] « il n'y a aucune similitude entre les marchandises, les services et les commerces respectifs des parties » et, d'autre part, [TRADUCTION] « qu'il y a possibilité de chevauchement des commerces des parties » . L'allégation selon laquelle McDonald's pourrait décider de vendre des grains [ « beans » ] à l'avenir, que ce soit sous forme de bonbons mous [ « jelly beans » ] ou de café [ « coffee beans » ], ne suffit pas à conclure qu'il y aurait confusion... En outre, j'estime que le registraire s'est trompé en concluant que la marque de commerce MCDONALD'S était devenue célèbre relativement à la vente de café [TRADUCTION] « vu qu'il y a eu des ventes considérables de café en liaison avec cette marque » . Malgré le volume des ventes de café de McDonald's, celui-ci ne représente que 4 p. 100 de son chiffre d'affaires total et je ne vois pas comment on peut en conclure que la marque est liée au café, en particulier.
[42] De même, en l'espèce, j'estime que, même avec l'affidavit de M. Sarfin, le registraire aurait conclu que la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent n'était pas connue en liaison avec la vente de bonbons, de confiseries et de produits de grignotage. Les appelantes ont appliqué leur marque de commerce à l'exploitation de magasins de détail vendant surtout des jouets et des vêtements pour enfants. La preuve établit que les bonbons, les confiseries et les produits de grignotage n'ont représenté que 1 % des ventes totales des appelantes de 1984 à 1992. À mon sens, le chiffre de 1 % des ventes totales est trop faible pour établir que la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent était liée aux bonbons, aux confiseries et aux produits de grignotage.
[43] En outre, l'affidavit de M. Sarfin indique que seulement 20 % des produits d'alimentation vendus portaient la maque de commerce Toys "a" Us. Autrement dit, la vente de produits d'alimentation portant la marque de commerce Toys "a" Us représentait seulement 0,2 % des ventes totales des appelantes. Cela renforce ma conclusion que la marque de commerce Toys "a" Us n'était pas connue en liaison avec la vente de bonbons, confiseries et produits de grignotage. La nouvelle preuve présentée par les appelantes n'aurait pas eu d'effet sur la décision de fait du registraire portant que la marque des appelantes était connue en liaison avec l'exploitation de magasins de détail vendant des jouets et des vêtements pour enfants.
La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[44] Le registraire a décidé que ce facteur jouait en faveur des appelantes, puisque la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent était employée depuis 1984, tandis que la marque de commerce NUTS 'R' US était employée depuis septembre 1987. Je souscris à la conclusion du registraire, puisque les appelantes avaient employé leur marque de commerce trois ans de plus que l'intimée.
Nature des marchandises
[45] Le registraire a décidé que les marchandises des appelantes ne ressemblaient à aucune des marchandises visées dans la demande de l'intimée. Sa décision était fondée sur le fait qu'on n'avait produit aucune preuve indiquant que les appelantes vendaient des marchandises ressemblant à celles de l'intimée.
[46] Les appelantes ont présenté une nouvelle preuve en appel, indiquant qu'elles avaient aussi vendu des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage, marchandises pour lesquelles l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée NUTS 'R' US était demandé. Toutefois, le montant des ventes de ces produits par les appelantes est trop faible pour avoir un effet sur la conclusion du registraire que les marchandises des appelantes et de l'intimée n'étaient pas similaires.
Nature du commerce
[47] Ce facteur porte sur la nature du commerce dans lequel les marchandises ou services circulent. Le risque de confusion est plus grand lorsque les marchandises ou services, bien que dissemblables, sont distribués dans le même type de magasins ou appartiennent à la même catégorie générale de marchandises (Pink Panther Beauty Corp., précité). Inversement, lorsque les canaux de distribution de chaque partie sont différents, on peut ne pas tenir compte de la possibilité de confusion (Sum-Spec Canada Ltd. c. Imasco Retail Inc./Société de Détail (1990), 35 F.T.R. 44).
[48] Le registraire a noté que les marchandises des appelantes étaient vendues exclusivement dans leur propre chaîne de magasins de détail et que les produits de l'intimée NUTS 'R' US n'avaient jamais été vendus dans les magasins des appelantes Toys "a" Us. De plus, ainsi que l'a admis l'agent des appelantes lors de l'audience sur l'opposition, les appelantes ne vendraient jamais les produits de l'intimée dans leur chaîne de magasins de détail. C'était là un autre facteur qui réduisait le risque de confusion.
[49] Les appelantes plaident que c'est à tort que le registraire a tenu compte de cette dernière affirmation faite par leur agent. Pour les appelantes, dans un examen de la confusion, il n'y a pas lieu de prendre en compte le fait que les marchandises des appelantes et de l'intimée soient vendues dans les mêmes magasins. En outre, les marchandises des appelantes et de l'intimée étaient vendues dans le même type de magasins, à savoir des magasins s'adressant aux acheteurs occasionnels au niveau du détail.
[50] À mon avis, le registraire pouvait tenir compte de l'affirmation de l'agent que les appelantes ne vendraient jamais les produits de l'intimée dans leurs magasins. J'estime qu'il y aurait un risque plus grand de confusion si les produits NUTS 'R' US étaient vendus dans les magasins Toys "a" Us, il est plus probable que les consommateurs pensent que ces produits sont liés de quelque manière aux magasins Toys "a" Us.
[51] Je reconnais que les appelantes ont cité deux décisions, Eminence S.A. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1977] A.C.F. no 1104 (Q.L.), et Cartier Men's Shops Ltd. c. Cartier Inc. [1981] A.C.F. no 810 (Q.L.), dans lesquelles la Cour a statué qu'il n'était pas nécessaire que les produits soient vendus dans les mêmes magasins pour qu'il y ait confusion. Toutefois, il faut considérer le contexte dans lequel cette position a été formulée. Dans les deux affaires, les marques de commerce des requérantes et des opposantes étaient identiques et la Cour a conclu que les marques de commerce créaient de la confusion. Le fait que les produits n'étaient pas vendus dans les mêmes magasins n'éliminait pas le risque de confusion. Au contraire, en l'espèce, les marques de commerce en cause ne sont pas identiques. Le registraire pouvait donc apprécier la nature du commerce et prendre en compte le fait que les produits de l'intimée ne seraient jamais vendus dans les magasins des appelantes.
Degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son et les idées suggérées
[52] Le registraire a conclu que les marques Toys "a" Us et dessin y afférent et NUTS 'R' US n'étaient pas semblables. La seule similarité consistait dans l'expression « are us » , laquelle est très descriptive. Si les marques avaient une certaine ressemblance dans la présentation ou le son, le registraire a conclu que les idées suggérées par les mots différaient. La marque de commerce NUTS 'R' US suggérait une entreprise spécialisée dans la vente de noix, tandis que la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent suggérait une entreprise spécialisée dans les jouets.
[53] Pour apprécier la confusion éventuelle entre des marques de commerce, il faut les considérer dans leur totalité, et non en pièces détachées (Park Avenue Furniture Corp., précitée). À mon avis, le fait que l'expression « R US » soit commune aux deux marques de commerce ne suffit pas pour que l'on doive conclure à l'existence de confusion. Il faut considérer les marques de commerce dans leur totalité.
[54] Le juge en chef adjoint a adopté une analyse similaire dans la décision Toys "R" Us (Canada) Ltd. c. Babies-R-Us, Inc. (1992), 58 F.T.R. 164. Il a déclaré au paragraphe 4 :
L'appellante prétend que l'emploi de l'expression "R Us", figurant dans la marque de commerce de l'intimée, crée de la confusion avec sa propre marque déposée Toys "R" Us._ Cependant, le fait que les deux marques contiennent les éléments"R Us", ne suffit pas en soi et en tant que tel pour conclure que les marques créent de la confusion. Les critères à appliquer sont ceux concernant l'apparence, le son et les idées que les marques suggèrent. Les marques doivent être examinées comme s'il s'agissait d'un tout et non comme des parties distinctes. On doit considérer l'idée qui se rattache à chaque marque, c'est-à-dire la nette impression que la marque, prise comme un tout, laisse à l'esprit. Il s'ensuit que les marques ne devraient pas être soumises à une analyse exhaustive et approfondie, mais devraient plutôt être examinées selon l'optique d'une personne qui n'a qu'un souvenir imparfait d'une marque et qui, plus tard, voit par elle-même la marque concurrente ou en entend parler.
[55] À mon avis, l'emploi des mots « toys » et « nuts » au début des marques suffit à distinguer les deux marques. Bien que ces mots ne soient pas aussi uniques que l'expression « R US » , ils sont importants du fait qu'ils décrivent les entreprises des appelantes et de l'intimée. Le mot « toys » dans la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent indique qu'il s'agit d'une entreprise qui se spécialise dans la vente de jouets. De même, le mot « nuts » dans la marque de commerce NUTS 'R' US indique qu'il s'agit d'une entreprise qui se spécialise dans la vente de noix.
[56] Les appelantes plaident que le registraire a commis une erreur en ne considérant pas l'aspect visuel des marques. Par là, il s'est trouvé à ne pas tenir compte du fait que la marque des appelantes utilise la lettre R entre guillemets, caractéristique que l'on retrouve dans la marque de commerce de l'intimée. La Cour a statué que, dans la comparaison des marques, il importe d'examiner les mots et les éléments graphiques composant les marques en question (Sum-Spec Canada, précitée). Toutefois, à mon avis, si le registraire avait considéré l'aspect visuel des marques, il aurait pu noter des différences plus grandes entre elles. Bien que la lettre R soit placée entre guillemets dans les deux marques, la marque des appelantes comporte un R renversé, élément qu'on ne retrouve pas dans la marque de l'intimée. La sorte de caractères des deux marques est également différente. La marque des appelantes est dans une police Balloon, en plusieurs couleurs, tandis que la marque de l'intimée est en scriptes noires. À mon avis, tous ces facteurs confirment que les marques de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent et NUTS 'R' US n'étaient pas similaires.
Toutes les circonstances de l'espèce
[57] À mon avis, il existe une circonstance additionnelle qui est significative : le fait que les appelantes ne sont pas parvenues à produire devant la Cour la preuve d'un seul cas de confusion effective entre leur marque de commerce et la marque de commerce de l'intimée NUTS 'R' US. La Cour peut tirer une inférence négative à l'encontre d'une allégation de confusion lorsqu'on n'a établi aucun cas de confusion effective malgré une période de coexistence des marques sur le marché. Dans l'arrêt Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd., [2002] 3 C.F. 405, la Cour d'appel fédérale a statué au paragraphe 19 :
En ce qui concerne l'insuffisance des éléments de preuve présentés par l'opposante au sujet de cas concrets de confusion, le registraire s'est dit d'avis qu'un opposant n'a pas à produire ce genre de preuve. C'est vrai en théorie, mais lorsque le requérant a présenté certains éléments de preuve qui pourraient permettre de conclure à l'absence de risque de confusion, l'opposant court un grand danger si, se fiant à la charge de la preuve imposée au requérant, il présume qu'il n'a pas à produire de preuves au sujet de la confusion. Bien que la question à laquelle il faut répondre soit celle de savoir s'il existe un « risque de confusion » et non une « confusion effective » ou « des cas concrets de confusion » , l'absence de « confusion effective » est un facteur auquel les tribunaux accordent de l'importance lorsqu'ils se prononcent sur le « risque de confusion » . Une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée des deux marques est significative et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion.
[58] Dans le même sens, dans la décision Monsport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée, (1988), 23 F.T.R. 222, le juge Addy a déclaré au paragraphe 11 :
La jurisprudence a également établi que le demandeur doit démontrer qu'il existe un risque de confusion entre les marques; il n'a pas à prouver qu'il y a réellement eu confusion. Il est important de noter, toutefois, que la Cour a droit de débouter le demandeur si, malgré une longue période de coexistence sur le marché, il n'y a aucune preuve de confusion.
[59] Après avoir considéré et pondéré tous les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, le registraire a conclu que les marques de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent et NUTS 'R' US ne créaient pas de confusion. Sur le fondement de ce qui précède, je suis d'avis que cette conclusion était raisonnable.
[60] Selon le deuxième motif d'opposition des appelantes, l'intimée n'était pas la personne qui avait droit à l'enregistrement selon l'alinéa 16(1)a) de la Loi parce que la marque NUTS 'R' US qui faisait l'objet de la demande créait de la confusion avec la famille de marques de commerce des appelantes "R" US, notamment les marques de commerce "R" US et Toys "a" Us et dessin y afférent. L'alinéa 16(1)a) dispose :
| 16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
[...] |
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16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
[...] |
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[61] L'article 16 de la Loi établit que la date pertinente à l'égard du droit à l'enregistrement est la date à laquelle la demande d'enregistrement a été produite. En l'espèce, la demande d'enregistrement a été produite le 27 avril 1987.
[62] Le registraire a conclu que les appelantes n'avaient pas établi de preuve d'emploi de leur marque de commerce "R" US. Il a aussi conclu que les appelantes n'avaient pas établi de preuve de l'emploi de la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent en liaison avec la vente de confiseries et de bonbons avant la date de premier emploi revendiquée par l'intimée.
[63] À mon avis, la nouvelle preuve présentée par les appelantes ne suffit pas pour infirmer la conclusion du registraire que les appelantes n'ont pas établi leur emploi de la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent en liaison avec la vente de confiseries et de bonbons avant la date de premier emploi revendiquée par l'intimée. La vente des produits d'alimentation ne représentait que 1 % des ventes totales des appelantes. En outre, seulement 20 % de ce montant correspondait à des produits d'alimentation portant les étiquettes Toys "a" Us.
[64] Je juge donc que la conclusion du registraire à l'égard du deuxième motif d'opposition des appelantes était raisonnable.
[65] Le troisième motif d'opposition des appelantes portait que l'intimée n'était pas la personne qui avait droit à l'enregistrement selon l'alinéa 16(1)b) de la Loi parce que la marque de commerce qui faisait l'objet de la demande NUTS 'R' US créait de la confusion avec la marque de commerce KIDS "R" US et dessin y afférent, pour laquelle une demande avait été produite antérieurement, le 18 juillet 1983. L'alinéa 16(1)b) dispose :
| 16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :
[...]
b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
[...] |
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16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with
[...]
(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
[...] |
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[66] Le registraire a conclu que, malgré le fait que les appelantes avaient produit une demande d'enregistrement de la marque KIDS "R" US et dessin y afférent, il n'y avait pas de risque de confusion entre cette marque et la marque de commerce de l'intimée NUTS 'R' US. À mon avis, il s'agit d'une conclusion discrétionnaire qui était raisonnable sur le fondement de la preuve.
[67] Le quatrième motif d'opposition des appelantes portait que la marque de commerce faisant l'objet de la demande, NUTS 'R' US, n'était pas distinctive compte tenu des allégations exposées ci-dessus.
[68] Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie à la date de production de l'opposition (Merrill Lynch & Co. c. Banque de Montréal (1996), 108 F.T.R. 241). En l'espèce, la date pertinente est le 30 mars 1989.
[69] Comme le quatrième motif d'opposition alléguant le caractère non distinctif est fondé sur les trois premiers motifs, le registraire a conclu que le quatrième motif devait également être rejeté. Cette conclusion était raisonnable.
[70] En conclusion, je suis d'avis que les motifs du registraire pour rejeter les quatre motifs d'opposition des appelantes étaient raisonnables.
[71] L'appel est donc rejeté avec dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
L'appel est rejeté avec dépens.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2367-93
INTITULÉ : Toys "R" Us (Canada) Limited et al. c. Manjel Inc. et al.
DATE DE L'AUDIENCE : 28 janvier 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Tremblay-Lamer
DATE DES MOTIFS : 7 mars 2003
COMPARUTIONS :
M. Nigel Campbell
M. Anthony Prenol
M. Michael Vaillancourt POUR LES DEMANDERESSES
M. Robert H.C. MacFarlane POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS AU DOSSIER:
Blake, Cassels & Graydon LLP
Avocats
C.P. 25, Commerce Court West
199, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5L 1A9 POUR LES DEMANDERESSES
Bereskin & Parr
Bureau 4000, Scotia Plaza
40, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3Y2 POUR LA DÉFENDERESSE