Date : 20030307
Dossier : T-2492-94
Référence neutre : 2003 CFPI 283
Ottawa (Ontario), le 7 mars 2003
En présence de : Madame le juge Danièle Tremblay-Lamer
ENTRE :
Toys "a" Us (CANADA) LIMITED
et GEOFFREY TOYS (CANADA) LIMITED
demanderesses
et
MANJEL INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demanderesses intentent une action en violation de marque de commerce et en commercialisation trompeuse concernant l'emploi de la marque de commerce NUTS 'R' US par la défenderesse pour la vente de noix.
[2] Les demanderesses invoquent deux marques de commerce dans la présente action.
a) L'une est une marque déposée, appelée Toys "a" Us et dessin y afférent, qui a été enregistrée au Bureau des marques de commerce du Canada le 19 mai 1978 sous le numéro d'enregistrement LMC 227,944.
b) L'autre est une marque non déposée, comprenant les mots Toys "a" Us.
[3] Toys "a" Us (Canada) Ltd. (Toys "a" Us) figure maintenant dans le registre comme propriétaire de la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent. Elle a été propriétaire de cette marque de commerce de juillet 1984 à avril 1992, ainsi que depuis décembre 1994. D'avril 1992 à décembre 1994, cette marque de commerce a été la propriété de la demanderesse Geoffrey Toys (Canada) Ltd, qui a conféré une licence à Toys "a" Us pour l'emploi au Canada. Avant juillet 1984, cette marque de commerce était la propriété de Toys "a" Us, Inc.
L'ENTREPRISE DES DEMANDERESSES
[4] Le premier magasin Toys "a" Us a ouvert ses portes au Canada en septembre 1984. En 1990, on trouvait vingt-sept magasins Toys "a" Us au Canada. En 1993, ce nombre avait été porté à quarante-quatre. À l'heure actuelle, ces magasins sont au nombre de soixante-trois.
[5] Les magasins Toys "a" Us tiennent en moyenne, à un moment quelconque, 11 000 produits différents, dont la plupart portent la marque de commerce d'un tiers. De 1984 à 1992, le chiffre d'affaires pour tous les produits vendus au Canada dans les magasins de détail Toys "a" Us a dépassé un milliard cinq cent millions de dollars. On trouvera ci-dessous la ventilation annuelle du chiffre d'affaires :
Année Chiffre d'affaires
1984 16 928 000 $
1985 38 702 000 $
1986 70 897 000 $
1987 116 909 000 $
1988 180 289 000 $
1989 234 060 000 $
1990 263 880 000 $
1991 276 626 000 $
1992 317 808 000 $
TOTAL 1 516 139 000 $
[6] Le chiffre d'affaires donné au paragraphe précédent comprend les ventes de bonbons, de confiseries et de produits de grignotage faites dans les magasins Toys "a" Us. On trouvera ci-dessous une ventilation annuelle de ces ventes :
Année Ventes
1984 Toys "a" Us n'a plus de dossiers
pour cette période
1985 Toys "a" Us n'a plus de dossiers
pour cette période
1986 Toys "a" Us n'a plus de dossiers
pour cette période
1987 1 151 000 $
1988 1 457 000 $
1989 2 019 000 $
1990 2 596 000 $
1991 2 899 000 $
1992 3 299 000 $
[7] Certains des produits vendus dans les magasins Toys "a" Us au Canada portent la marque de commerce Toys "a" Us. Ces produits comprennent les couches, la poudre pour bébé, l'huile pour bébé, les débarbouillettes pour bébé, les bulles, les tablettes à écrire, les bonbons, les confiseries et les produits de grignotage. On trouvera ci-dessous une ventilation annuelle de ces ventes :
Année Ventes
1984 Toys "a" Us n'a plus de dossiers
pour cette période
1985 Toys "a" Us n'a plus de dossiers
pour cette période
1986 Toys "a" Us n'a plus de dossiers
pour cette période
1987 410 000 $
1988 631 000 $
1989 1 276 000 $
1990 1 140 000 $
1991 1 047 000 $
1992 1 458 000 $
[8] On trouvera ci-dessous une ventilation annuelle des ventes de bonbons, confiseries et produits de grignotage portant la marque de commerce Toys "a" Us, comprises dans les ventes données ci-dessus :
Année Ventes
1984 Toys "a" Us n'a plus de dossiers
pour cette période
1985 Toys "a" Us n'a plus de dossiers
pour cette période
1986 Toys "a" Us n'a plus de dossiers
pour cette période
1987 173 000 $
1988 255 000 $
1989 475 000 $
1990 542 000 $
1991 649 000 $
1992 600 000 $
L'ENTREPRISE DE LA DÉFENDERESSE
[9] La défenderesse Manjel Inc. est une entreprise familiale, fondée en 1980 par Louise Rodericks. Pendant toutes les périodes pertinentes, Louise Rodericks était la présidente de la défenderesse. La défenderesse a commencé son activité dans la vente de gros à des détaillants de chocolats, de fleurs artificielles et d'articles de verre.
[10] En 1986, le mari de Louise Rodericks, Neville Rodericks, s'est joint à elle dans l'entreprise et la défenderesse a commencé à jouer le rôle d'agent pour des conditionneurs de divers produits alimentaires, dont les noix.
[11] En 1987, la défenderesse a commencé à vendre des noix et des produits de grignotage en employant ses propres marques de commerce. L'une des marques de commerce qu'elle a adoptées était NUTS 'R' US.
[12] Depuis mars 1987 (date qui est alléguée, mais non admise), la défenderesse a vendu ses propres produits de noix portant la marque NUTS 'R' US à des détaillants nationaux, notamment Woolco, Walmart, K-Mart, Eaton, La Baie, Big V et les pharmacies IDA et Guardian.
[13] En mars 1987, la défenderesse a déposé un enregistrement de nom commercial en Ontario pour exploiter une division de son entreprise sous la dénomination NUTS 'R' US.
[14] Le 27 avril 1987, la défenderesse a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce NUTS 'R' US au Canada, dans laquelle elle revendiquait l'emploi depuis mars 1987.
[15] La défenderesse a fabriqué, distribué, vendu et annoncé des noix et des produits de grignotage à base de noix au Canada en liaison avec la marque de commerce NUTS 'R' US et continue de le faire.
LA PROCÉDURE
[16] La demande d'enregistrement de la défenderesse pour la marque de commerce NUTS 'R' US a été publiée en vue de la procédure d'opposition le 30 novembre 1988.
[17] En décembre 1988, Toys "a" Us (Canada) Ltd. a demandé une prorogation du délai d'opposition et les demanderesses ont produit leur opposition en mars 1989. Les demanderesses sont au courant de l'emploi par la défenderesse de la marque NUTS 'R' US depuis au moins décembre 1988.
[18] Le 30 novembre 1992, le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition.
[19] Le 4 octobre 1993, Toys "a" Us (Canada) Ltd. et Geoffrey Toys (Canada) Ltd. ont interjeté appel de la décision du registraire.
[20] Les demanderesses ont intenté la présente action le 13 octobre 1994.
[21] Sur consentement des parties, le juge Blais a ordonné qu'il soit permis aux parties de procéder à l'instruction sans présenter de preuve au sujet du préjudice et de la restitution des bénéfices découlant de la violation alléguée dans la présente affaire. Le juge Blais a également ordonné que toute question relative au préjudice et à la restitution des bénéfices fasse l'objet d'un renvoi après l'instruction s'il s'avère que ces
questions doivent être tranchées et que le juge qui préside décide de la tenue du renvoi.
LES QUESTIONS EN LITIGE
Manjel a-t-elle appelé l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux de Toys "a" Us, en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce?
Manjel a-t-elle violé le droit de Toys "a" Us à l'emploi exclusif de sa marque de commerce enregistrée Toys "a" Us et dessin y afférent par son emploi de la marque de commerce NUTS 'R' US, similaire au point de créer de la confusion, en contravention de l'article 20 de la Loi sur les marques de commerce?
LA PREUVE DES DEMANDERESSES
[22] M. Jeffrey Sarfin, contrôleur des demanderesses en 1984, était responsable de l'ensemble des affaires financières de la société, des aspects comptables quotidiens du budget ainsi que de la technologie de l'information.
[23] Monsieur Sarfin a témoigné qu'en qualité de contrôleur, il visitait régulièrement les magasins établis par Toys "a" Us. Le 12 octobre 1984, Toys "a" Us a ouvert ses deux premiers magasins au Canada, à Hamilton et à London. Les deux magasins étaient situés à proximité de centres commerciaux importants. Le nombre de magasins Toys "a" Us a augmenté rapidement de 1984 à 1990. En 1990, le nombre de magasins au Canada s'élevait à 27.
[24] Avant l'ouverture de son premier magasin au Canada, Toys "a" Us a réalisé une grosse campagne de publicité. Dans le cadre de sa stratégie de commercialisation, Toys "a" Us a apposé la marque de commerce Toys "a" Us sur toutes ses remorques.
[25] Monsieur Sarfin a confirmé que Toys "a" Us a vendu des articles d'alimentation à compter de l'ouverture de son premier magasin au Canada. Ces articles comprenaient les bonbons, les confiseries, les aliments pour bébé, ainsi qu'un bon nombre d'articles saisonniers vendus pendant les périodes des Fêtes, de Pâques, de la rentrée des classes, de l'Halloween et de la Saint-Valentin. Ces articles étaient placés à l'avant du magasin. De 1984 à 1987, on ne tenait pas de dossiers sur les ventes de ces articles mais M. Sarfin a estimé qu'elles représentaient environ 1 % du chiffre d'affaires des magasins Toys "a" Us. Toys "a" Us vendait également des articles d'alimentation portant la marque de commerce Toys "a" Us . M. Sarfin ne se souvenait pas si Toys "a" Us vendait des noix ou du maïs éclaté pendant toutes les périodes pertinentes. En contre-interrogatoire, il a confirmé que la concurrence des demanderesses était constituée de sociétés qui vendent des jouets.
[26] Madame D. Talker était la directrice de la division des marchandises chez Toys "a" Us en 1988. Avant d'entrer chez Toys "a" Us, elle avait travaillé pour un concurrent, Toys City. Dans le cadre des vérifications de la concurrence faites par Toys City, elle a visité régulièrement de nombreux magasins Toys "a" Us. Elle a confirmé que les magasins Toys "a" Us vendaient des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage, y compris des articles saisonniers (Fêtes, Pâques, Halloween, etc.), avant 1988. En contre-interrogatoire, elle a témoigné que les magasins Toys "a" Us ne vendaient pas de noix parce que [traduction] « ça n'était pas centré sur les enfants » . Cela a été confirmé également par le témoignage de M. Mark Casey, directeur du magasin Toys "a" Us de London (Ontario), qui était vendeur chez Toys "a" Us en septembre 1984.
[27] Monsieur J. Senders, professeur émérite au Département de génie chimique et industriel de l'Université de Toronto, fait de la recherche, de l'enseignement et de la consultation dans les sciences du comportement depuis 1950. Il a fourni une opinion sur un sondage qu'il a organisé sur la question de la confusion. Deux cents entrevues ont été effectuées à Montréal et 192 à Toronto. Les résultats des deux séries d'entrevues étaient à peu près les mêmes et ont donc été traités comme un seul échantillon en vue de l'analyse.
[28] On présentait aux personnes un contenant de NUTS 'R' US et on leur demandait qui, d'après eux, fabriquait ou vendait le produit. Sur le fondement de ces réponses, M. Senders estime que la probabilité que la marque de commerce NUTS 'R' US fasse penser à un acheteur éventuel que le produit est fabriqué ou vendu par Toys "a" Us se chiffre à 12,2 %.
[29] Sur le fondement des données recueillies, on a une certitude de 95 % que la marque de commerce NUTS 'R' US fait penser que le produit est fabriqué ou vendu par Toys "a" Us dans plus de 9,17 % et moins de 15,82 % de la population échantillonnée.
[30] Selon M. Senders, on peut également dire qu'il est probable (c'est-à-dire 51 % par rapport à 49 %) que la marque de commerce NUTS 'R' US fasse penser que le produit est fabriqué ou vendu par Toys 'a' Us dans plus de 11 % et moins de 13,5 % de la population échantillonnée.
[31] On demandait également aux personnes interrogées la raison de leur réponse. Les personnes qui avaient répondu Toys "a" Us ont indiqué qu'elles s'étaient concentrées sur l'élément "R US" dans la marque de commerce NUTS 'R' US comme raison de leur réponse. Une partie de ceux qui ont répondu que Toys "a" Us fabrique ou vend le produit NUTS 'R' US ont donné cette réponse en se fondant sur le fait que le nom du produit contient "R US". À partir de ces données, M. Senders estime que la probabilité que l'élément "R US" dans la marque de commerce NUTS 'R' US fasse penser à tort que Toys "a" Us fabrique ou vend le produit NUTS 'R' US est de 68,8 %.
[32] En contre-interrogatoire, M. Senders a confirmé n'avoir ni choisi ni rencontré M. Xanthos, l'étudiant qui a effectué le sondage.
[33] Il a reconnu qu'il aurait réalisé le sondage de manière différente s'il avait eu plus de temps. Il a admis que bon nombre des pratiques courantes n'avaient pas été suivies et que, dans l'ensemble, le sondage n'était pas à la hauteur de ses normes habituelles.
[34] Un examen détaillé du sondage indique que M. Xanthos n'a pas suivi la pratique courante de noter mot à mot les réponses.
[35] Monsieur Xanthos, étudiant diplômé qui a réalisé les interviews pour M. Senders, a témoigné qu'on lui avait demandé de réaliser le sondage à Montréal et à Toronto dans un endroit achalandé (centre commercial). Il a abordé un nombre égal d'hommes et de femmes. À Montréal, il a interrogé un nombre égal de francophones et d'anglophones. M. Xanthos n'a pas reçu de formation spéciale ni d'instructions précises au sujet des pratiques à adopter. Il a rédigé lui-même le questionnaire utilisé pour le sondage.
[36] Monsieur E. Wahle, président de Babies "R" Us, filiale de Toys "a" Us, était le dirigeant responsable de l'exploitation de Toys "a" Us au Canada en 1984. Il a témoigné au sujet de l'exploitation des magasins Toys "a" Us au Canada depuis le moment où il est entré au service de la société. Il a expliqué le défi que représentait la reproduction de la prédominance de la marque et de la domination par la part de marché qui existaient aux États-Unis. La situation géographique des magasins revêtait une grande importance à l'époque. On ne retenait que des immeubles de catégorie A situés sur une artère à grande circulation ou des emplacements adjacents à un centre commercial régional. On voulait ainsi profiter du flux de circulation et contribuer à établir la reconnaissance de marque plus rapidement. On a également réalisé une campagne de publicité agressive dans le cadre de la stratégie (campagne sur panneaux-réclames, campagnes à énigme, radio, encarts, grandes ouvertures avec des vedettes). Tous les camions et remorques de la flotte servant à la distribution des marchandises portaient la dénomination Toys "a" Us. M. Wahle a reconnu que Toys "a" Us était réputée pour la vente de jouets.
[37] Dans les premières années, il a visité souvent les magasins, vérifiant tous les aspects des magasins : promotion des ventes, opérations, présentation, propreté et service aux clients. Il a confirmé que Toys "a" Us vendait des articles d'alimentation, notamment des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage, qui étaient placés près de l'entrée. Il a confirmé l'exactitude des estimations données par M. Sarfin au sujet des ventes d'articles d'alimentation, dont les articles portant la marque Toys "a" Us.
LA PREUVE DE LA DÉFENDERESSE
[38] Madame L. Rodericks a été présidente de la défenderesse, Manjel Inc., dans toutes les périodes pertinentes.
[39] Elle a témoigné que la défenderesse a commencé son activité en 1980 comme grossiste vendant des chocolats, des fleurs artificielles et des articles de verre à des détaillants. En 1986, son mari s'est joint à elle dans l'entreprise. En 1987, la défenderesse a commencé à vendre des noix et des produits de grignotage dans des emballages portant ses propres marques de commerce. Ils ont produit un enregistrement d'entreprise en mars 1987 pour NUTS 'R' US ainsi qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce en avril 1987 pour la marque NUTS 'R' US en revendiquant l'emploi depuis 1987. Depuis mars 1987, ils ont vendu des produits de noix portant la marque de commerce NUTS 'R' US à un certain nombre de grands magasins dans tout le Canada.
[40] En contre-interrogatoire, Mme Rodericks a témoigné qu'ils avaient trouvé la dénomination NUTS 'R' US entre janvier et mars 1987. Elle n'avait jamais visité ou vu de magasin Toys "a" Us, mais son mari était au courant de leurs magasins. Elle a reconnu que, la première fois qu'elle a entendu la dénomination Toys "a" Us, elle a été très étonnée et avait pensé à l'époque que c'était [traduction] « terriblement proche de notre dénomination » .
[41] Mme Ruth Corbin, vice-présidente de Léger Marketing, a témoigné au sujet de la recherche et de l'analyse par sondage effectuées par M. Senders. En particulier, on lui a posé les questions suivantes : les résultats du sondage étaient-ils statistiquement fiables; les questions contenues dans le questionnaire constituaient-elles des mesures valides de la réputation et de la confusion; le sondage a-t-il été effectué conformément à des normes que des pairs de la profession jugeraient acceptables; les résultats pouvaient-ils être généralisés de manière à permettre des déductions sur ce que percevrait ou croirait l'ensemble de la population canadienne au cours de la période remontant jusqu'à il y neuf ans; et, finalement, quelles conclusions pouvait-on raisonnablement tirer du sondage au sujet de la réputation de Toys "a" Us au Canada, du caractère distinctif de l'élément "R" Us de la marque Toys "a" Us et de la confusion créée par le produit NUTS 'R' US?
[42] Dans son affidavit, Mme Corbin a conclu que le sondage de M. Senders n'était pas fiable statistiquement. Il contrevient à presque toutes les normes publiées qu'elle connaisse en ce qui concerne la sélection d'un échantillon représentatif de la population visée.
[43] Selon des publications respectées au sujet de la validité scientifique, de la planification des expériences et de l'élaboration des questionnaires, les questions ne permettent pas une mesure valide de la réputation ou de la confusion. En particulier, le sondage ne comportait pas de condition de contrôle, ce qui constitue une condition essentielle pour toute enquête qui prétend offrir une « preuve » .
[44] Selon les normes publiées de la profession pour la recherche par sondages au Canada, de nombreux aspects de l'étude Senders arrivent au-dessous du niveau minimal d'acceptabilité.
[45] Les résultats ne peuvent manifestement pas être généralisés à l'ensemble du Canada, et on ne peut non plus tirer de déductions au sujet des perceptions de la société canadienne avant novembre 2002.
[46] Selon l'opinion de Mme Corbin, bien que Toys "a" Us jouisse évidemment d'une certaine réputation au Canada, le sondage ne propose pas de mesure quantitative valide de l'étendue de cette réputation. La partie « R Us » de la dénomination n'a pas de caractère distinctif, sur la base des réponses d'environ 9 personnes sur 10 qui connaissent Toys "a" Us. La meilleure estimation de la confusion créée par le produit NUTS 'R' US que l'on peut tirer du sondage l'établit entre 0 % et 2 %. Les réponses au sondage qui semblent indiquer une confusion ne peuvent être distinguées statistiquement de tentatives de deviner.
[47] Sur le fondement de la preuve, je suis disposée à tirer les conclusions de fait qui suivent.
[48] Le témoignage de MM. Sarfin, Casey et Wahle et de Mme Talker établit clairement que Toys "a" Us a vendu des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage depuis l'ouverture de son premier magasin au Canada en 1984. Cela représentait environ 1 % de son chiffre d'affaires.
[49] La preuve établit que, depuis l'ouverture du premier magasin Toys "a" Us au Canada, les articles d'alimentation portant la marque de commerce Toys "a" Us représentent environ 10 à 20 % du chiffre d'affaires de 1 % que représentent les produits alimentaires.
[50] Le témoignage des employés des demanderesses établit qu'à la date pertinente, en mars 1987, l'achalandage des demanderesses se rapportait surtout à l'exploitation de magasins de détail de jouets. Cela ressort des témoignages de M. Wahle, qui dit que Toys "a" Us était réputée pour la vente de jouets; de M. Sarfin, qui a décrit la concurrence des demanderesses comme des sociétés qui vendent des jouets; et de Mme Talker, qui a dit qu'il ne serait pas approprié de vendre des noix parce que ça n'était pas centré sur les enfants.
[51] Le témoignage de Mme Rodericks confirme que Manjel a employé la marque de commerce NUTS 'R' US en liaison avec des produits autres que les noix, comme les rondelles de fromage, les bâtonnets au riz à l'orientale et les rondelles de pomme de terre.
[52] Madame Rodericks a témoigné que son mari connaissait Toys "a" Us à l'époque pertinente. Je peux donc déduire que Manjel a commencé à employer sa marque de commerce NUTS 'R' US en toute connaissance de cause.
[53] Les demanderesses n'ont pas rapporté la preuve d'une seule personne chez qui l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce NUTS 'R' US aurait créé de la confusion.
[54] Quant à la preuve relative au sondage, qui constitue le fondement de l'opinion de M. Senders sur la question de la confusion, j'ai de sérieux doutes au sujet de sa validité. D'abord, le sondage n'a pas été effectué conformément aux normes de la profession. M. Senders a lui-même admis que le sondage n'est pas à la hauteur de ses normes, qu'il était loin d'être idéal à cause du manque de temps et que lui-même n'avait pas supervisé le test, ni donné de formation à M. Xanthos qui a réalisé le sondage.
[55] J'ai également des réserves du fait que M. Xanthos n'a pas enregistré les réponses mot à mot comme il aurait dû le faire et que, pour cette raison, de nombreuses réponses sont ambiguës et prêtent à interprétation.
[56] Je note également l'absence d'une condition de contrôle. J'accepte le témoignage d'expert de Mme Corbin portant qu'il s'agit là d'une condition essentielle pour les études qui prétendent offrir une « preuve » .
[57] En outre, je suis troublée par l'échantillonnage qui n'est pas représentatif du Canada. Les participants n'ont été choisis que dans deux villes, Toronto et Montréal. On n'a choisi aucun participant dans les régions rurales. Dans ces deux villes, on n'a fait d'entrevues qu'à quelques endroits. Parce qu'on tire des déductions pour l'ensemble du Canada, il aurait fallu établir un échantillon aléatoire de la population du Canada. Sur ce point encore, je note que M. Senders lui-même reconnaît ce fait. Par conséquent, je conclus qu'on ne peut généraliser le résultat du sondage pour en déduire la perception qu'auraient les Canadiens.
[58] De plus, il y a la question de savoir si le sondage a porté sur un « univers » approprié de personnes interrogées. Il n'y a pas eu de sélection préliminaire visant à déterminer si les personnes interrogées achetaient des noix, faisaient des achats dans les magasins Toys "a" Us ou avaient visité des magasins où les produits NUTS 'R' US sont vendus. De ce fait, il n'y a pas moyen de savoir si les personnes interrogées étaient membres de la population pertinente, dont les opinions ou le comportement risqueraient d'être influencés par la confusion potentielle.
[59] Bref, je conclus que les failles relevées dans la méthodologie suivie pour le sondage sont si graves que je ne puis lui reconnaître de valeur probante. Je conclus donc qu'il ne faut accorder aucun poids à l'opinion de M. Senders sur la question de la confusion, fondée sur ce sondage.
LA COMMERCIALISATION FRAUDULEUSE
[60] Les demanderesses plaident que l'emploi de la marque de commerce NUTS 'R' US par la défenderesse est constitutif de commercialisation frauduleuse, contrevenant à l'alinéa 7b) de la Loi. L'alinéa 7b) dispose :
| 7. Nul ne peut :
[...]
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
|
|
7. No person shall
[...]
(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another; |
|
|
|
|
[61] L'alinéa 7b) est une disposition qui établit une action correspondant à l'action en commercialisation trompeuse de la common law. Il s'agit d'une forme de tromperie par laquelle un commerçant profite de l'achalandage d'une autre personne en faisant passer ses marchandises, ses services ou son entreprise pour ceux d'une autre personne (MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134).
[62] Pour avoir gain de cause dans une action en commercialisation frauduleuse, le demandeur doit établir trois éléments : l'existence d'un achalandage, la tromperie à l'endroit du public par une déclaration trompeuse et un préjudice réel ou potentiel subi par le demandeur (Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120).
[63] Le demandeur doit d'abord établir l'existence d'un achalandage lié à un signe commercial particulier, marque de commerce, nom commercial ou autre élément distinctif qui indique au public visé que les marchandises ou services offerts en liaison avec ce signe proviennent du demandeur ou lui sont associés. De cette façon, le signe du demandeur est reconnu par le public comme distinctif spécifiquement à l'égard des marchandises ou des services du demandeur (Ciba-Geigy, précité).
[64] En l'espèce, je suis convaincue que la preuve démontre que les demanderesses ont acquis un achalandage considérable avec leurs marques de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent et avec la marque verbale Toys "a" Us, et que ces marques sont devenues distinctives à l'égard des jouets et des vêtements pour enfants. Par contre, je n'estime pas que la preuve soutienne la position des demanderesses que ces marques seraient devenues distinctives à l'égard des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage. La preuve n'établit pas que les demanderesses avaient une réputation pour les bonbons, les confiseries et les produits de grignotage en liaison avec leurs marques de commerce Toys "a" Us, à la date pertinente de 1987, au moment où la défenderesse a commencé à employer la marque de commerce NUTS 'R' US.
[65] Dans l'affaire McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd. (1994), 76 F.T.R. 281, le juge McKeown a statué qu'une marque de commerce peut ne pas être distinctive à l'égard de marchandises particulières vendues par un commerçant lorsqu'elles constituent un faible pourcentage de l'ensemble des marchandises vendues par lui, même si la marque de commerce est très bien connue du fait du volume important de l'ensemble des ventes. La Cour a décidé que la marque de commerce des appelantes MCDONALD'S n'était pas devenue distinctive à l'égard du café, parce que les ventes de café ne représentaient que 4 % du chiffre d'affaires total. De même, je suis d'avis que les marques de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent et la marque verbale Toys "a" Us n'ont pas acquis d'achalandage et ne sont pas devenues distinctives à l'égard des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage. Bien que la preuve des demanderesses, particulièrement le témoignage de M. Sarfin et de M. Wahle, établisse que les magasins Toys "a" Us vendaient des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage de 1984 à 1992, ces produits représentaient seulement 1 % de leur chiffre d'affaires total.
[66] En outre, la preuve ne permet pas de conclure que l'emploi de la marque de commerce NUTS 'R' US par la défenderesse a créé de la confusion avec l'entreprise des demanderesses. Il existe un risque de confusion lorsqu'un commerçant emploie la dénomination, la marque de commerce ou l'emballage d'un produit d'une manière qui crée chez le client l'impression que son entreprise est en fait une autre entreprise bien établie, ou une filiale de cette entreprise ou une société du même groupe (Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Assn. et al., (2000), 9 C.P.R. (4th) 51). Le consommateur pertinent est celui qui est susceptible d'acheter les marchandises de la défenderesse et qui a un souvenir, peut-être imparfait, de la marque de commerce de la demanderesse. La preuve n'établit pas qu'un consommateur penserait que le produit de la défenderesse provient des demanderesses, leur est associé ou est de quelque façon approuvé par elles. Le sondage de M. Senders n'aborde pas la question du consommateur pertinent et, comme je l'ai indiqué auparavant, en raison de ses nombreuses failles, je n'accorde aucun poids au sondage et, par conséquent, à l'opinion de M. Senders sur la confusion.
[67] Par contre, je trouve significative l'absence de preuve de confusion effective malgré une longue période de coexistence sur le marché.
[68] Enfin, il n'y a pas de preuve que l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce NUTS 'R' US ait causé un préjudice aux demanderesses. Il n'y a pas de preuve que les demanderesses aient perdu le contrôle de leur réputation, de leur image ou de leur achalandage.
[69] Pour tous ces motifs, je suis d'avis que l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce NUTS 'R' US ne contrevient pas à l'alinéa 7b) de la Loi et que l'allégation de commercialisation frauduleuse formulée par les demanderesses n'est pas soutenue par la preuve.
[70] Étant donné cette conclusion, je n'ai pas à traiter la question de la prescription de l'action en commercialisation frauduleuse des demanderesses.
LA VIOLATION DE LA MARQUE DE COMMERCE
[71] Les demanderesses plaident également que l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce NUTS 'R' US constitue une violation de marque de commerce, en contravention de l'article 20 de la Loi. Le paragraphe 20(1) dispose :
| 20. 1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. [...]
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20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name [...] |
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[72] L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, données à bail, louées ou exécutées par la même personne. Dans l'arrêt United States Polo Assn., précité, la Cour d'appel fédérale a précisé au paragraphe 18 :
[...] la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure.
[73] Il n'est pas nécessaire que les marchandises de la demanderesse et de la défenderesse appartiennent à la même catégorie générale pour qu'il y ait un risque de confusion. Dans l'arrêt Miss Universe, Inc. c. Bohna, [1995] 1 C.F. 614, la Cour d'appel fédérale a affirmé, à la page 625 :
Pour que l'on conclue à la vraisemblance de la confusion, il n'est pas nécessaire que les parties exercent dans le même domaine ou la même industrie, ni que les services soient du même genre ou de la même qualité. Les marques de commerce utilisées en liaison avec des marchandises et des services d'une certaine qualité, destinés à une catégorie d'acheteurs, peuvent causer de la confusion avec les marques de commerce désignant des marchandises et des services d'un genre ou d'une qualité différents, destinés à une catégorie différente d'acheteurs.
[74] Pour décider s'il existe un risque de confusion, le tribunal tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi :
| [...] a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
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[...]
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. |
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Le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[75] Il est bien établi que les marques de commerce contenant des mots qui suggèrent les marchandises ou services offerts par le propriétaire sont considérées comme des marques faibles et, par conséquent, n'ont droit qu'à un niveau minime de protection (Skydome Corp. c. Toronto Heart Industries Ltd. (1997), 128 F.T.R. 71). À l'inverse, les marques de commerce contenant des mots uniques ou inventés possèdent un caractère distinctif inhérent plus marqué et ont droit à une protection plus étendue (Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998] 3 C.F. 534 (C.A.)).
[76] En l'espèce, je suis d'avis que la marque de commerce des demanderesses Toys "a" Us et dessin y afférent possède un degré marqué de caractère distinctif inhérent. Bien que la marque soit un peu descriptive dans la mesure où, sur le plan phonétique, elle équivaut à la formule « toys are us » [les jouets, c'est nous], j'estime que son caractère distinctif tient au fait qu'elle substitue au mot « are » la lettre "R" [qui a la même prononciation que le mot « are » ]. Cela n'est pas conforme à la grammaire, mais il s'agit d'un emploi créatif de l'alphabet pour substituer des lettres à des mots dans la langue anglaise.
[77] S'agissant de la mesure dans laquelle la marque de commerce des demanderesses est devenue connue, la preuve établit que leur marque est devenue connue depuis 1984 à l'égard de l'exploitation de magasins de détail de jouets et de vêtements pour enfants et que les demanderesses ont dépensé des sommes considérables sur la publicité et le marketing pour obtenir la prédominance de la marque et la domination du marché. Toutefois, la preuve n'établit pas que leur marque de commerce a acquis un caractère distinctif à l'égard des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage. Bien que M. Sarfin ait témoigné que les magasins Toys "a" Us vendaient ces produits depuis l'ouverture du premier magasin en 1984, ces ventes ne représentaient que 1 % du chiffre d'affaires total des demanderesses. Je renvoie encore à la décision McDonald's Corp., précitée, dans laquelle la Cour a jugé que la marque de commerce des appelantes MCDONALD'S n'avait pas acquis de caractère distinctif à l'égard du café, les ventes de café ne représentant que 4 % du chiffre d'affaires total.
[78] En outre, sur des ventes totales de 1 %, seule une partie de 10 à 20 % concernait des articles portant des étiquettes Toys "a" Us. En d'autres termes, les ventes d'articles d'alimentation portant la marque Toys "a" Us représentaient seulement de 0,1 à 0,2 % du chiffre d'affaires total des demanderesses dans la période allant de 1984 à 1992.
La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[79] La période pendant laquelle une marque a été en usage est un facteur qui contribue à la confusion chez le consommateur pour la détermination de l'origine des marchandises ou services. Une marque qui a été en usage pendant une longue période est censée avoir produit une certaine impression chez les consommateurs, à laquelle il faut accorder un certain poids (Pink Panther Beauty Corp., précité).
[80] La preuve établit que la marque de commerce des demanderesses Toys "a" Us et dessin y afférent est employée depuis 1984, tandis que la marque de commerce NUTS 'R' US de la défenderesse est employée depuis septembre 1987. Ce facteur joue donc en faveur des demanderesses, puisqu'elles ont employé leur marque de commerce trois ans de plus que la défenderesse.
La nature des marchandises
[81] Lorsque des marques de commerce sont similaires, le degré de ressemblance entre les marchandises ou services constitue un facteur important pour décider s'il existe un risque de confusion. Si les marques de commerce sont employées pour des produits similaires, il y a un risque plus grand de confusion chez les consommateurs (Pink Panther Beauty Corp., précité).
[82] La preuve établit que les demanderesses ont vendu des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage, marchandises pour lesquelles la marque de commerce de l'intimée était enregistrée. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué auparavant, les ventes de ces articles d'alimentation ne représentaient que 1 % du chiffre d'affaires total des demanderesses. À mon avis, cette somme est trop faible pour établir que les marchandises des demanderesses et de la défenderesse sont similaires.
La nature du commerce
[83] Ce facteur porte sur la nature du commerce dans lequel les marchandises ou services circulent. Le risque de confusion est plus grand lorsque les marchandises ou services, bien que dissemblables, sont distribués dans le même type de magasins ou appartiennent à la même catégorie générale de marchandises (Pink Panther Beauty Corp., précité). Il faut également prendre en compte s'il s'agit de marchandises coûteuses ou à prix peu élevé, et si elles sont achetées à la hâte ou après mûre réflexion. Si les marchandises sont d'un genre tel qu'on ne les achète qu'après un examen très attentif, comme c'est le cas par exemple lorsqu'elles sont coûteuses, ce fait tend à réduire le risque de confusion du fait que les consommateurs n'achètent pas ordinairement des articles coûteux pour le simple fait qu'ils apprécient une marque de commerce (Hermès S.A. c. Fletcher Golf Enterprises Ltd., [1984] A.C.F. no 29 (1re inst.) (Q.L.)).
[84] Je reconnais que les articles d'alimentation des demanderesses et les produits à base de noix de la défenderesse sont relativement peu chers les uns et les autres. Il est peu probable qu'un consommateur procède à un examen approfondi avant de décider d'acheter ces produits. Je reconnais également que ces produits se vendent dans le même type de magasins, c'est-à-dire à des acheteurs occasionnels au niveau du détail. Toutefois, la preuve démontre que les produits NUTS 'R' US de la défenderesse n'ont jamais été vendus et ne seront probablement jamais vendus dans les magasins Toys "a" Us des demanderesses. En outre, les articles d'alimentation des demanderesses portant la marque Toys "a" Us sont vendus exclusivement dans leurs magasins Toys "a" Us. Par conséquent, les marchandises des demanderesses et de la défenderesse ne seront jamais vendues dans le même magasin et les consommateurs n'associeront pratiquement jamais les marchandises portant la marque Toys "a" Us avec des magasins autres que ceux de Toys "a" Us. Ce facteur joue en faveur de la défenderesse.
Le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent
[85] Pour apprécier la confusion éventuelle entre des marques de commerce, il faut les considérer dans leur totalité, et non en pièces détachées (Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., (1991), 130 N.R. 223). Le fait que l'expression « R US » soit commune aux deux marques de commerce ne suffit pas à établir le risque de confusion. Il faut considérer les marques de commerce dans leur totalité.
[86] Le juge en chef adjoint Jerome a adopté une analyse similaire dans la décision Toys "R" Us (Canada) Ltd. c. Babies-R-Us, Inc. (1992), 58 F.T.R. 164. Il a déclaré au paragraphe 4 :
L'appelante prétend que l'emploi de l'expression « R Us » , figurant dans la marque de commerce de l'intimée, crée de la confusion avec sa propre marque déposée Toys 'R' Us._ Cependant, le fait que les deux marques contiennent les éléments « R Us » , ne suffit pas en soi et en tant que tel pour conclure que les marques créent de la confusion. Les critères à appliquer sont ceux concernant l'apparence, le son et les idées que les marques suggèrent. Les marques doivent être examinées comme s'il s'agissait d'un tout et non comme des parties distinctes. On doit considérer l'idée qui se rattache à chaque marque, c'est-à-dire la nette impression que la marque, prise comme un tout, laisse à l'esprit. Il s'ensuit que les marques ne devraient pas être soumises à une analyse exhaustive et approfondie, mais devraient plutôt être examinées selon l'optique d'une personne qui n'a qu'un souvenir imparfait d'une marque et qui, plus tard, voit par elle-même la marque concurrente ou en entend parler.
[87] La Cour a statué que, lorsqu'on effectue la comparaison de marques, le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif (Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes, [1979] A.C.F. no 801 (Q.L.)). C'est là une règle générale qui comporte des exceptions (Fonorola, Inc. c. Motorola, Inc., (1998), 144 F.T.R. 97). Néanmoins, je suis d'avis que les premiers mots des marques de commerce en cause suffisent à distinguer les marques. Les mots « toys » et « nuts » , même s'ils ne sont pas aussi uniques que l'expression « R Us » , décrivent les entreprises des parties et donnent des significations différentes aux marques de commerce. Le mot « toys » dans la marque de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent indique qu'il s'agit d'une entreprise qui se spécialise dans la vente de jouets. De même, le mot « nuts » dans la marque de commerce NUTS 'R' US indique qu'il s'agit d'une entreprise qui se spécialise dans la vente de noix.
[88] En outre, la Cour a statué que, dans la comparaison des marques, il importe d'examiner les mots et les éléments graphiques composant les marques en question (Sum-Spec Canada Ltd. c. Imasco Retail Inc./Société de détail, (1990), 35 F.T.R. 44). À mon avis, l'examen de l'aspect visuel de la marque de commerce des demanderesses Toys "a" Us et dessin y afférent et de la marque de commerce de la défenderesse révèle des différences plus grandes entre elles. Bien que la lettre R soit placée entre guillemets dans les deux marques, la marque des demanderesses comporte un R renversé, élément qu'on ne retrouve pas dans la marque de la défenderesse. La sorte de caractères des deux marques est également différente. La marque des demanderesses est dans une police Balloon, en plusieurs couleurs, tandis que la marque de la défenderesse est en scriptes noires.
[89] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que les marques de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent et NUTS 'R' US ne sont pas similaires.
Toutes les circonstances de l'espèce
[90] En plus des cinq facteurs qui sont énumérés, la Loi indique également que le tribunal ou le registraire, en décidant du risque de confusion, doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce (Pink Panther Beauty Corp., précité).
[91] À mon avis, il existe une circonstance additionnelle qui est significative : le fait que les demanderesses ne sont pas parvenues à produire devant la Cour la preuve d'un seul cas de confusion effective entre leur marque de commerce et la marque de commerce de la défenderesse NUTS 'R' US. La Cour peut tirer une inférence négative à l'encontre d'une allégation de confusion lorsqu'on n'a établi aucun cas de confusion effective malgré une période de coexistence des marques sur le marché. Dans l'arrêt Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd., [2002] 3 C.F. 405, la Cour d'appel fédérale a statué au paragraphe 19 :
En ce qui concerne l'insuffisance des éléments de preuve présentés par l'opposante au sujet de cas concrets de confusion, le registraire s'est dit d'avis qu'un opposant n'a pas à produire ce genre de preuve. C'est vrai en théorie, mais lorsque le requérant a présenté certains éléments de preuve qui pourraient permettre de conclure à l'absence de risque de confusion, l'opposant court un grand danger si, se fiant à la charge de la preuve imposée au requérant, il présume qu'il n'a pas à produire de preuves au sujet de la confusion. Bien que la question à laquelle il faut répondre soit celle de savoir s'il existe un « risque de confusion » et non une « confusion effective » ou « des cas concrets de confusion » , l'absence de « confusion effective » est un facteur auquel les tribunaux accordent de l'importance lorsqu'ils se prononcent sur le « risque de confusion » . Une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée des deux marques est significative et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion.
[92] Dans le même sens, dans la décision Monsport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée, (1988), 23 F.T.R. 222, le juge Addy a déclaré au paragraphe 11 :
La jurisprudence a également établi que le demandeur doit démontrer qu'il existe un risque de confusion entre les marques; il n'a pas à prouver qu'il y a réellement eu confusion. Il est important de noter, toutefois, que la Cour a droit de débouter le demandeur si, malgré une longue période de coexistence sur le marché, il n'y a aucune preuve de confusion.
[93] Après avoir considéré et pondéré tous les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi et pris en compte la circonstance additionnelle qu'aucune preuve de confusion effective n'a été présentée par les demanderesses, je suis d'avis que les marques de commerce Toys "a" Us et dessin y afférent et NUTS 'R' US ne créent pas de confusion. Donc l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce NUTS 'R' US ne contrevient pas à l'article 20 de la Loi.
[94] Pour tous ces motifs, l'action est rejetée avec dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
L'action est rejetée avec dépens.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : T-2492-94
INTITULÉ : Toys "R" Us (Canada) Limited et al. c. Manjel Inc.
DATE DE L'AUDIENCE : 20 janvier 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Tremblay-Lamer
DATE DES MOTIFS : 7 mars 2003
COMPARUTIONS :
M. Nigel Campbell
M. Anthony Prenol
M. Michael Vaillancourt Pour les demanderesses
M. Robert H.C. MacFarlane Pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Blake, Cassels & Graydon LLP
Barristers and Solicitors
Case postale 25, Commerce Court West
199, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5L 1A9 Pour les demanderesses
Bereskin & Parr
Bureau 4000, Scotia Plaza
40, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3Y2 Pour la défenderesse