Date : 19981218
Dossier : T-1290-98
ENTRE :
CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED,
demanderesse,
- et -
SMITHKLINE BEECHAM PHARMA INC.,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE GIBSON
INTRODUCTION
[1] Il s"agit d"une requête interjetant appel d"une partie d"une ordonnance du protonotaire adjoint Giles, datée du 9 octobre 1998. L"appel est interjeté en vertu de la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998)1. La partie de l"ordonnance du protonotaire adjoint qui est attaquée en appel est le rejet de la demande par laquelle la défenderesse (SKB) sollicitait une ordonnance de radiation de la déclaration de la demanderesse (Connaught) dans sa totalité, sans autorisation de la modifier, et de rejet de l"action.
REDRESSEMENT DEMANDÉ ET MOYENS INVOQUÉS
[2] SKB demande le redressement suivant :
[TRADUCTION]
| a) une ordonnance annulant en partie l"ordonnance du protonotaire adjoint Giles, datée du 9 octobre 1998; |
| b) une ordonnance radiant la déclaration dans sa totalité, sans autorisation de la modifier, et rejetant l"action; |
| c) une ordonnance adjugeant à SKB les dépens de l"action, y compris de la présente requête; |
| d) tout autre redressement que la Cour trouvera juste. |
Les moyens invoqués au soutien de l"appel de SKB sont les suivants :
| [TRADUCTION] M. Giles a refusé à tort de radier la déclaration et de rejeter l"action pour les raisons suivantes : |
| a) il s"est trompé quant aux principes juridiques applicables à une action préventive et aux critères à suivre pour accueillir une telle action; |
| b) il a jugé à tort que le simple fait que SKB avait obtenu, deux ans plus tôt, un avis de conformité constituait une menace de contrefaçon suffisante pour fonder une action préventive; |
| c) il n"a pas interprété ou appliqué correctement la jurisprudence récente de la Cour qui a rejeté les allégations spéculatives et prématurées de contrefaçon de brevet. |
L"HISTORIQUE
[3] Le 17 décembre 1996, un avis de conformité a été délivré à SKB en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)2 pour un vaccin anticoquelucheux acellulaire, associant les anatoxines diphtérique et tétanique. La conséquence de l"avis de conformité, c"est essentiellement que SKB est autorisée à commercialiser le vaccin au Canada. Le vaccin est fabriqué en Belgique par une société reliée à SKB. Il est commercialisé aux États-Unis et dans d"autres pays, mais non au Canada. Aucune autre mesure de commercialisation au Canada de la part de SKB, une fois l"avis de conformité obtenu, n"est alléguée dans la déclaration.
[4] Le 23 juin 1998, un brevet a été délivré à Connaught pour une invention intitulée [TRADUCTION] " Purification d"une protéine de membrane externe de coqueluche ". Selon ce qu"allègue Connaught, si SKB commercialise au Canada le vaccin pour lequel elle a obtenu un avis de conformité, elle se trouverait à contrefaire le brevet.
[5] Le lendemain de la délivrance du brevet, c"est-à-dire le 24 juin 1998, la déclaration, modifiée depuis, a été déposée. Elle a été signifiée deux (2) jours plus tard.
LA NORME DE CONTRÔLE
[6] La norme de contrôle d"une décision discrétionnaire d"un protonotaire est maintenant bien établie. Dans l"affaire Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.3, le juge MacGuigan a écrit à la page 463 :
| Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants: |
| a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, |
| b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause. |
Le juge MacGuigan a poursuivi, aux pages 464-465 :
| La matière soumise en l'espèce au protonotaire peut être considérée comme interlocutoire seulement parce qu'il a prononcé en faveur de l'appelante. Eût-il prononcé en faveur de l'intimée, sa décision aurait résolu définitivement la cause ... Il me semble qu'une décision qui peut être ainsi soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale. Autrement dit, pour savoir si le résultat de la procédure est un facteur déterminant de l'issue du principal, il faut examiner le point à trancher avant que le protonotaire ne réponde à la question, alors que pour savoir si la décision est interlocutoire ou définitive (ce qui est purement une question de forme), la question doit se poser après la décision du protonotaire. Il me semble que toute autre approche réduirait la question de fond de "l'influence déterminante sur l'issue du principal" à une question purement procédurale de distinction entre décision interlocutoire et décision définitive, et protégerait toutes les décisions interlocutoires contre les attaques (sauf le cas d'erreur de droit). |
[souligné dans original, citations omises]
De toute évidence, si M. Giles avait radié la déclaration de Connaught dans sa totalité, sans autorisation de la modifier, et avait rejeté l"action comme on l"invitait à le faire, il faudrait conclure, par application des critères exposés dans l"affaire Aqua-Gem, que l"ordonnance discrétionnaire aurait porté sur une question ayant une influence déterminante sur l"issue de la cause. Il aurait résolu la cause définitivement.
[7] En appliquant le critère défini dans l"affaire Aqua-Gem , je conclus que l"appel dont je suis saisi soulève une question de mauvais principe, ce qui comprend une erreur de droit, ainsi qu"une question ayant une influence déterminante sur l"issue de la cause. Par conséquent, j"examinerai l"appel sur le fondement que je dois le juger en exerçant mon pouvoir discrétionnaire, de novo .
LA RADIATION D"ACTES DE PROCÉDURE
[8] Selon la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998), la Cour peut ordonner la radiation d"un acte de procédure au motif qu"il ne révèle aucune cause d"action raisonnable. Elle peut également l"ordonner au motif que l"acte de procédure constitue autrement un abus de procédure. L"avocat de SKB plaide que la déclaration modifiée de Connaught devrait être radiée pour l"un ou l"autre de ces motifs ou pour les deux motifs simultanément.
[9] Celui qui demande la radiation d"un acte de procédure doit satisfaire à des conditions très exigeantes. Dans l"arrêt Hunt v. Carey Canada Inc. 4, Madame le juge Wilson a exposé la norme dans les termes suivants :
| ... dans l'hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, est-il " évident et manifeste " que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d'action raisonnable? Comme en Angleterre, s'il y a une chance que le demandeur ait gain de cause, alors il ne devrait pas être " privé d'un jugement ". La longueur et la complexité des questions, la nouveauté de la cause d'action ou la possibilité que les défendeurs présentent une défense solide ne devraient pas empêcher le demandeur d'intenter son action. Ce n'est que si l'action est vouée à l'échec parce qu'elle contient un vice fondamental qui se range parmi les autres énumérés [dans le règle pertinente des Rules of Court de la Colombie-Britannique] que les parties pertinentes de la déclaration du demandeur devraient être radiées ... |
Si Madame le juge Wilson traitait particulièrement de la radiation dans le cas où l"acte de procédure ne révèle aucune cause d"action valable, je suis convaincu, et je crois que cela est implicite dans sa formulation " un vice fondamental qui se range parmi les autres ... ", qu"il faut satisfaire à des conditions également exigeantes en vue de la radiation d"un acte de procédure fondée sur l"abus de procédure.
[10] L"avocat de SKB fait valoir que ces conditions sont remplies parce que cette action préventive est fondée sur des préoccupations très hypothétiques, en particulier parce qu"il y a maintenant environ deux ans que SKB a reçu l"avis de conformité pour le vaccin, que la déclaration n"allègue aucune activité de commercialisation qui serait intervenue pendant cette période et qu"en outre, il n"est allégué aucune démarche en vue de la commercialisation du vaccin. L"avocat de Connaught soutient au contraire que ces conditions ne sont pas remplies parce que SKB a fait les démarches et les dépenses voulues pour obtenir l"avis de conformité et qu"il faut donc présumer que, à la première occasion raisonnable, elle commercialisera le vaccin, compte tenu en particulier de l"activité de fabrication en Belgique et de l"activité de commercialisation dans les autres pays.
LES PROCÉDURES PRÉVENTIVES
[11] L"avocat de SKB a reconnu que la Cour peut connaître de procédures préventives dans des affaires de propriété intellectuelle. En conséquence, la question en litige consiste à déterminer si les conditions requises pour une action préventive valide sont établies au vu de la déclaration modifiée.
[12] Dans Frearson v. Loe5, le maître des rôles Jessel a écrit, à la page 65 :
| [TRADUCTION] J"en viens au moyen suivant de la défense, lequel, après tout ce que nous avons entendu, est certainement plutôt singulier, à savoir qu"il n"y a pas de contrefaçon. Or, je ne sache pas qu"un breveté ait jamais eu gain de cause dans une poursuite ou une action en Cour de chancellerie sans avoir rapporté la preuve de la contrefaçon; mais, à mon avis, en principe, il n"y a pas de raison qui empêche un breveté d"obtenir une injonction sans prouver qu"il y a eu effectivement contrefaçon. Je suis de cet avis pour la raison suivante. Lorsque le défendeur allègue une intention de contrefaire, et prétend avoir le droit de contrefaire, le préjudice créé par la contrefaçon imminente du brevet est très grand et je ne vois pas pour quelle raison le breveté n"aurait pas le droit à la même protection que toute autre personne peut demander à la Cour contre un préjudice imminent lorsque ce préjudice imminent est très grave . Dans la compétence de l"ancienne Cour de chancellerie, il n"y avait pas de partie jugée plus précieuse que l"exercice du pouvoir d"empêcher un préjudice important d"être infligé, et il n"y avait pas de matière qui donnait lieu plus souvent à des requêtes en injonction que la catégorie des affaires intentées pour empêcher un préjudice imminent, par opposition à un préjudice déjà réalisé. Compte tenu de la nature du droit de brevet, lorsqu"il existe une intention délibérée, exprimée et sur le point d"être mise à exécution, de porter atteinte à un brevet sur la base d"un droit prétendu d"utilisation de l"invention brevetée, le demandeur peut, me semble-t-il, se présenter à notre Cour pour empêcher la réalisation du préjudice imminent. Bien sûr, il doit être manifeste que l"acte qu"on menace d"accomplir constitue une contrefaçon. [non souligné dans l"original] |
[13] Dans Attorney General v. Corporation of Manchester6, qui n"est pas une affaire de propriété intellectuelle, le juge Chitty a écrit à la page 92 :
| [TRADUCTION] Le principe que l"on peut tirer à bon droit et sans danger de la jurisprudence sur l"action préventive, c"est que le demandeur doit établir une forte probabilité que le préjudice appréhendé se réalisera effectivement. [non souligné dans l"original] |
[14] Cette position du juge Chitty a été citée, avec approbation semble-t-il, par le juge Anglin dans l"arrêt Matthew v. Guardian Assurance Co.7 Le juge Collier de notre Cour a également cité cette position du juge Chitty au soutien de la proposition suivante :
| [TRADUCTION] À mon avis, le demandeur, au paragraphe 10, se trouve à solliciter une forme de redressement préventif. Pour obtenir une injonction contre ce type de préjudice imminent ou appréhendé, il faut que soient plaidés, à mon avis, des faits déterminants précis bien établis et non de simples allégations vagues, sans substance comme c"est le cas ici8. [non souligné dans l"original] |
[15] Dans Fletcher v. Bealey9, le juge Pearson a écrit à la page 698 :
| [TRADUCTION] Je ne crois donc pas me tromper beaucoup si j"affirme qu"il existe au moins deux conditions nécessaires pour réussir dans une action préventive. Il faut, en l"absence de preuve d"un dommage réel, rapporter la preuve d"un danger imminent, et il faut également rapporter la preuve que le préjudice appréhendé sera, s"il se réalise, très important. Je devrais presque dire qu"il faut prouver que le préjudice sera irréparable , parce que, s"il n"est pas prouvé que le danger est si imminent que, si le redressement tarde, le préjudice sera subi, je crois qu"il faut établir que, si le préjudice se réalise à un moment quelconque, il se réalisera de telle manière et dans de telles circonstances qu"il sera impossible au demandeur de se protéger contre celui-ci si le redressement lui est refusé dans une action préventive. [non souligné dans l"original] |
L"affaire Fletcher v. Bealy n"est pas non plus une affaire de propriété intellectuelle.
[16] Je passe maintenant à la jurisprudence plus récente de notre Cour.
[17] Dans Sulco Industries Ltd. c. Jim Scharf Holdings Ltd.10, le juge Rothstein, après avoir cité les affaires Attorney General v. The Corporation of Manchester, précité, et Matthew v. Guardian Assurance Co., précité, a écrit, à la page 172 :
| Pour avoir gain de cause, le requérant doit convaincre le tribunal qu"il y a une forte probabilité que ce qu"il cherche à faire interdire se produira. |
[18] Dans l"affaire Merck and Co. c. Apotex Inc.11, le juge Rothstein a écrit, à la page 516 :
| Je crois que ces paragraphes doivent être radiés pour deux raisons. Premièrement, les actes de procédure ne visent qu'à permettre aux demanderesses d'obtenir la tenue d'un interrogatoire préalable pour consolider leur demande. Bien qu'un interrogatoire préalable vise à obtenir des aveux de la part de l'autre partie et à vérifier les prétentions de celle-ci, il ne s'agit pas d'un moyen de simplifier un interrogatoire à l'aveuglette, ce à quoi il servirait en l'espèce. Deuxièmement, selon l'avocat des demanderesses, la menace, même si elle pouvait être prouvée, ne se matérialisera que dans un an environ. Au mieux, ces paragraphes sont prématurés. |
Sur la base des faits qu"on lui avait présentés, le juge Rothstein a noté que Merck avait écrit à Apotex pour lui demander si elle allait contrefaire le brevet à l"avenir et qu"Apotex n"avait pas répondu.
[19] Enfin, dans Faulding (Canada) Inc. v. Pharmacia S.p.A.12, Madame le juge Reed a écrit :
| Les allégations de contrefaçon fondées sur des agissements futurs imprécis relèvent du domaine de la spéculation. Elles sont de ce fait prématurées et doivent être radiées ... De même, les conclusions fondées sur l'" intention " qu'a quelqu'un d'accomplir certains actes sont irrégulières et doivent être radiées ... [citations omises] |
ANALYSE ET CONCLUSION
[20] De cette jurisprudence, je tire à l"égard des allégations les critères suivants qui doivent être respectés, de manière évidente, au vu de la déclaration dans une procédure préventive alléguant la contrefaçon de brevet : la déclaration doit alléguer une intention exprimée et délibérée de s"engager dans une activité dont le résultat implique une forte possibilité de contravention; il doit être allégué que l"activité en question est imminente et que le préjudice en résultant est très important, sinon irréparable; et, finalement, les faits plaidés doivent être pertinents, précis et déterminants. Des allégations vagues, ne portant que sur une intention ou relevant de la pure spéculation ne suffisent pas.
[21] Si j"applique ces critères, je ne trouve pas dans la déclaration modifiée de faits plaidés qui font apparaître une intention délibérée, ou qui établissent un préjudice imminent. Je juge plutôt que les faits plaidés sont de l"ordre de la spéculation, fondée seulement sur le fait que SKB a obtenu un avis de conformité pour son vaccin il y a environ deux ans, qu"elle est reliée à un fabricant du vaccin établi en Belgique et que le vaccin est commercialisé dans divers pays autres que le Canada. Aucun fait n"est allégué qui manifeste une intention délibérée qui aurait été exprimée depuis que l"avis de conformité a été établi. Aucune correspondance n"a été adressée à SKB à la suite de la délivrance du brevet de Connaught pour s"informer des intentions de SKB par rapport à l"avis de conformité. Il n"y a pas eu non plus de correspondance du genre qui serait restée sans réponse, comme c"était le cas dans l"affaire Merck and Co. c. Apotex Inc. , précité. Il n"est pas plaidé non plus d"action imminente qui serait constitutive de contrefaçon.
[22] L"avocat de Connaught a cité l"affaire Dableh c. Ontario Hydro13, dans laquelle la Cour d"appel fédérale a écrit à la page 152 :
| Quels que soient la motivation ou le bien-fondé du refus du juge de première instance d"accorder une injonction, nous jugeons que, eu égard à notre conclusion sur la possibilité de contrefaçon éventuelle , il sied, dans un jugement final, d"accorder une injonction préventive. [non souligné dans l"original] |
L"avocat de Connaught m"invite à y voir un précédent établissant que, s"il y a possibilité de contrefaçon éventuelle, imminente ou non, il faudrait premettre à l"action de suivre son cours. Je ne puis accepter ses prétentions à cet égard. À la page 151 de l"affaire Dableh, la Cour a écrit :
| Il semble y avoir suffisamment d"éléments de preuve pour indiquer l"existence d"une probabilité réelle que l"intimée facilite une utilisation non autorisée de l"outil par Hydro-Québec ou par la Commission d"énergie électrique du Nouveau-Brunswick, ce qui justifie dès lors l"octroi d"une injonction préventive permanente. [non souligné dans l"original] |
[23] En lisant les deux passages ensemble, je ne puis conclure que la Cour d"appel a pris position en faveur du prononcé d"une injonction préventive permanente dans des circonstances où les allégations faites dans la déclaration et établies au procès relèvent de la pure spéculation et n"établissent sûrement pas un danger imminent.
[24] Au terme de cette analyse, je conclus que SKB a satisfait aux conditions exigeantes auxquelles elle devait satisfaire sur une demande de radiation d"un acte de procédure et que Connaught n"a pas allégué, dans sa déclaration modifiée, un fondement suffisant pour une action préventive. En conséquence, à la fois au motif que la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d"action valable et au motif que celle-ci constitue autrement un abus de procédure, l"appel interjeté contre une partie de l"ordonnance du protonotaire adjoint Giles, datée du 9 octobre 1998, sera accueilli et la déclaration modifiée sera radiée dans sa totalité, sans autorisation de la modifier. En conséquence, l"action est rejetée. Aucune de mes conclusions ne doit s"interpréter de façon à interdire, d"une manière quelconque, une autre action par Connaught, même à titre préventif, s"il devenait possible de faire valoir une preuve plus étoffée d"une intention exprimée par SKB de commercialiser de façon imminente son vaccin au Canada, avec le résultat qu"il deviendrait fort probable que le brevet de Connaught soit contrefait.
[25] SKB a droit aux dépens de l"action, y compris aux dépens de la présente requête.
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 18 décembre 1998
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 19981218
Dossier : T-1290-98
Ottawa (Ontario), le vendredi 18 décembre 1998
EN PRÉSENCE DU JUGE GIBSON
ENTRE :
CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED,
demanderesse,
- et -
SMITHKLINE BEECHAM PHARMA INC.,
défenderesse.
ORDONNANCE
| VU la requête datée du 24 novembre 1998 par laquelle la défenderesse sollicite : |
[TRADUCTION]
| 1) une ordonnance annulant en partie l"ordonnance du protonotaire adjoint Giles, datée du 9 octobre 1998; |
| 2) une ordonnance radiant la déclaration dans sa totalité, sans autorisation de la modifier, et rejetant l"action; |
| 3) une ordonnance adjugeant à SKB les dépens de l"action, y compris de la présente requête; |
| 4) tout autre redressement que la Cour trouvera juste; |
IL EST STATUÉ :
| Il est fait droit à la demande. L"ordonnance du protonotaire adjoint Giles datée du 9 octobre 1998 est annulée en partie et la déclaration modifiée est radiée dans sa totalité, sans autorisation de la modifier. L"action est rejetée. La défenderesse a droit aux dépens de l"action, y compris de la présente requête. |
Frederick E. Gibson
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 18 décembre 1998
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
| N DU GREFFE : T-1290-98 |
| INTITULÉ DE LA CAUSE : CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED c. SMITHLINE BEECHAM PHARMA INC. |
| LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
| DATE DE L"AUDIENCE : LE 9 DÉCEMBRE 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 1998
ONT COMPARU :
| ROGER T. HUGHES, c.r. POUR LA DEMANDERESSE |
DAVID WRYSTIUK
| PATRICK KIERANS POUR LA DÉFENDERESSE |
NADINE D"AGUIAR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
| Sim, Hughes, Aston & McKay POUR LA DEMANDERESSE |
| Toronto (Ontario) CONNAUGHT LABORATORIES |
| Ogilvy, Renault POUR LA DÉFENDERESSE |
| Toronto (Ontario) SMITHKLINE BEECHAM PHARMA INC. |
4 [1990] 2 R.C.S. 959 à la p. 980.
7 (1918), 58 R.C.S. 47 à la p. 61.
8 Voir BMI Canada Limited c. Der [1976] 2 C.F. 387 à la p. 393 (C.F. 1re inst.).
10 (1996), 68 C.P.R. (3d) 170 (C.F. 1re inst.).
11 (1997), 72 C.P.R. (3d) 515 (C.F. 1re inst.).