Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

JC Penney Co. Inc. c. Gaberdine Clothing Co. Inc.

Base de données – Cour (s)	Décisions de la Cour fédérale
Date	2001-12-04
Référence neutre	2001 CFPI 1333
Numéro de dossier	T-282-00
Notes	Fiche analytique

Contenu de la décision

Date : 20011204

Dossier : T-282-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1333

ENTRE :

J.C. PENNEY COMPANY, INC.

demanderesse

GABERDINE CLOTHING CO. INC.

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

1 Il s'agit d'une demande de radiation de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO., qui a été enregistrée au nom de la défenderesse sous le numéro LMC439567. Cette demande est présentée conformément au paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), qui est ainsi libellé :

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

2 La demanderesse demande que l'enregistrement n^o LMC439567 se rapportant à la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO., en date du 17 février 1995, soit déclaré invalide et qu'il soit radié du registre des marques de commerce. La demanderesse sollicite également les dépens.

3 La défenderesse Gaberdine Clothing Company, Inc. est le propriétaire actuel de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. enregistrée sous le numéro LMC439567. La demande d'enregistrement a été produite par le prédécesseur en titre de la défenderesse, 2779943 Canada Inc., le 21 décembre 1993, compte tenu de l'emploi de la marque de commerce projeté au Canada. La demande a été annoncée le 13 juillet 1994. La marque de commerce de la défenderesse a été enregistrée le 17 février 1995, en liaison avec les marchandises suivantes :

[Traduction] Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir : vêtements de dessus, à savoir : vestes et manteaux; chemises, chemisiers, t-shirts, chandails, gilets, robes, pantalons, jeans, jupes, shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur, lingerie, pyjamas, robes de chambre, chaussettes; chaussures; accessoires, à savoir : sacs à main, fourre-tout, sacs, ceintures.

4 La marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. a été attribuée à la défenderesse le 28 juillet 1997.

5 Le 1^er décembre 1995, la demanderesse J.C. Penney Company, Inc. a demandé l'enregistrement de la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY (demande n^o 798730) compte tenu de son emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

[Traduction] Vêtements et accessoires.

6 Le 30 janvier 1998, la demanderesse a demandé l'enregistrement de la même marque de commerce, THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY (demande n^o 867902), compte tenu cette fois de son emploi au Canada depuis au moins le mois de septembre 1990 en liaison avec les marchandises suivantes :

[Traduction] Pantalons, chemises, chandails, shorts, chaussures et accessoires.

7 Par une lettre en date du 8 juin 1998, le registraire des marques de commerce a fait savoir à la demanderesse que sa marque de commerce ne semblait pas être enregistrable parce qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce de la défenderesse.

8 Par une lettre en date du 15 février 2000, la demanderesse a informé le registraire des marques de commerce qu'elle retirait sa demande. Ce jour-là, la demanderesse a engagé la présente instance en vue de faire radier l'enregistrement n^o LMC439567 de la défenderesse. La demande de radiation de la demanderesse est fondée sur les motifs suivants :

1. la marque déposée de la défenderesse n'est pas distinctive, en ce sens qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par la défenderesse des marchandises de la demanderesse et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi;

2. la défenderesse n'était pas la personne qui avait le droit d'obtenir l'enregistrement conformément au paragraphe 16(3) de la Loi, en ce sens :

i) qu'à la date de production de la demande de la défenderesse, la marque demandée créait de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY, antérieurement employée ou révélée au Canada par la demanderesse.

9 La question à trancher se rapporte uniquement au deuxième motif de contestation. Dans son exposé des faits et du droit et devant moi, la demanderesse a abandonné le premier motif.

LA PREUVE

La preuve de la demanderesse

10 La demanderesse a déposé les affidavits des six personnes suivantes à l'appui de sa demande de radiation : P. Claire Gordon, Brian MacPherson, Fern Gereg, Jerry Rogers, Addy Grasley et Barbara Reid.

L'affidavit de P. Claire Gordon

11 Cet affidavit vise uniquement à présenter en preuve l'enregistrement officiel de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse et l'historique du dossier de la demande n^o 867902 de la demanderesse, concernant l'enregistrement de sa marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY.

L'affidavit de Brian MacPherson

12 M. MacPherson est directeur du service de vente par catalogue de la demanderesse. Il travaille pour la demanderesse depuis 1974; il occupe son poste actuel depuis 1993. Dans son affidavit, M. MacPherson déclare ce qui suit :

- la demanderesse possède et exploite plus de 1 000 grands magasins aux États-Unis et à Puerto Rico (une liste des magasins est jointe sous la cote B);

- la demanderesse a eu et continue à avoir une clientèle importante au Canada grâce aux ventes directes conclues avec des Canadiens;

- de nombreux clients canadiens de la demanderesse achètent régulièrement des marchandises par téléphone après avoir consulté les catalogues de la demanderesse;

- des milliers de catalogues de la demanderesse sont envoyés par la poste à des Canadiens chaque année;

- le site Web de la demanderesse à www.jcpenney.com est consulté des centaines de fois chaque jour par des utilisateurs de l'Internet au Canada (une copie de la page d'accueil est jointe sous la cote C);

- la demanderesse a commencé à employer la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY en 1989 en liaison avec des pantalons et des jeans pour hommes, pour femmes et pour enfants; en 1990, la marque de commerce a commencé à être employée pour des chemises, des chandails, des pantalons et des shorts (sous la cote E figurent des échantillons de vignettes apposées sur la marchandise de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY au fil des ans);

- la demanderesse possède des marques de commerce aux États-Unis et dans d'autres pays à l'égard de la marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY (une liste d'enregistrements de ces marques de commerce est jointe sous la cote D);

- les marchandises sur lesquelles est apposée la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY sont vendues dans les grands magasins de la demanderesse et au moyen du catalogue de la demanderesse (les pièces F1 à F20 indiquent les pages des divers catalogues J.C. Penney sur lesquelles figure la marchandise THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY qui est offerte en vente);

- depuis le lancement, en 1989, et jusqu'en 1999, le chiffre d'affaire annuel à l'échelle mondiale de marchandises sur lesquelles est apposée la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY s'élève à 5 711 924 933 $ en tout;

- les frais de publicité se rapportant à la marchandise de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY pour la période allant de 1994 à 1999 s'élevaient à environ 85 millions de dollars;

- le service de vente par catalogue de la demanderesse a pu récupérer des copies sur microfiches de factures se rapportant à la vente de marchandises de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY envoyées à 19 clients canadiens avant le 21 décembre 1993 (pièce G);

- la demanderesse a également pu trouver des factures additionnelles faisant état de la vente de marchandises de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY envoyées à des Canadiens après le 21 décembre 1993 (pièce H);

- des ventes de la marchandise de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY à des Canadiens sont encore conclues de nos jours.

L'affidavit de Fern Gereg

13 M^me Gereg est vice-présidente, Services à la clientèle, de PDS International Mail Service (PDS). Elle travaille pour PDS, une société internationale de distribution et de vente par correspondance, depuis le mois de mars 1987.

14 Dans son affidavit, M^me Gereg déclare que la demanderesse est l'un des clients de PDS et qu'elle s'occupe du compte de la demanderesse depuis 1990, en surveillant et en coordonnant l'envoi par la poste, à des adresses canadiennes, des catalogues de la demanderesse.

15 M^me Gereg déclare avoir examiné les documents de la demanderesse, y compris les récépissés postaux et les tableaux d'acheminement (pièce A). Elle mentionne qu'à l'aide de ces documents, elle a pu constater que, depuis 1992, PDS avait envoyé par la poste à des adresses canadiennes plus de 550 000 catalogues J.C. Penney printemps-été et automne-hiver.

L'affidavit de Jerry Rogers

16 M^me Rogers est une ménagère qui réside à Fort St. John (Colombie-Britannique). Dans son affidavit, elle déclare avoir effectué des achats chez J.C. Penney au Canada, par l'entremise du catalogue de commandes par correspondance, depuis environ 1989.

17 M^me Rogers déclare dans son affidavit qu'elle reçoit à domicile le catalogue de la demanderesse depuis bon nombre d'années et qu'elle a acheté à l'aide du catalogue de nombreux articles vestimentaires qui ont été directement envoyés chez elle, à Fort St. John.

18 Finalement, M^me Rogers déclare qu'en 1992, elle a acheté, à l'aide du catalogue de la demanderesse, des jeans de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY qui ont été envoyés chez elle. Une copie d'une facture datée du 29 novembre 1992, renfermant des renseignements au sujet de cet achat, est jointe à son affidavit sous la cote A.

L'affidavit de Addy Grasley

19 M^me Grasley réside à Stony Plain (Alberta); elle travaille à son propre compte. Dans son affidavit, elle déclare effectuer des achats chez J.C. Penney au Canada, au moyen du catalogue de vente par correspondance, depuis environ 1992.

20 De plus, M^me Grasley déclare recevoir à domicile depuis un certain nombre d'années le catalogue de la demanderesse et avoir acheté par catalogue, au fil des ans, de nombreux articles vestimentaires qui ont été envoyés directement chez elle, à Stony Plain.

21 Enfin, M^me Grasley déclare avoir acheté, en 1993, au moyen du catalogue de la demanderesse trois jeans de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY qui ont été envoyés chez elle. Une copie d'une facture datée du 5 novembre 1993 renfermant des renseignements au sujet de cet achat est jointe à son affidavit sous la cote A. Une photo d'un des jeans qu'elle a achetés est jointe à son affidavit sous la cote B.

L'affidavit de Barbara Reid

22 M^me Reid est directrice des soins infirmiers dans un centre hospitalier de longue durée; elle réside à Timmins (Ontario). Dans son affidavit, elle déclare effectuer des achats chez J.C. Penney au Canada à l'aide du catalogue de vente par correspondance, depuis environ le mois d'avril 1991.

23 Dans son affidavit, M^me Reid déclare recevoir chez elle depuis plusieurs années le catalogue de la demanderesse, qu'elle partage avec ses voisins, ces derniers appelant ce catalogue la [Traduction] « bible » à cause des nombreux articles offerts en vente qui ne sont pas disponibles au Canada. Elle déclare également avoir acheté de nombreux articles par catalogue, notamment des vêtements, des serviettes, des bijoux, des chaussures, etc.

24 De plus, une copie de certaines pages des catalogues J.C. Penney de 1990, 1992 et 1993 sont jointes à l'affidavit de M^me Reid sous la cote A. M^me Reid déclare que des vêtements de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY figurent sur ces pages. Elle mentionne qu'elle connaît cette marque de vêtements étant donné qu'au fil des ans, elle a commandé des jeans et des chemises de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY pour ses enfants à l'aide du catalogue de la demanderesse, y compris, au mois d'avril 1993, deux jeans de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY qu'elle est allée chercher au magasin J.C. Penney, à Las Vegas (Nevada).

25 Enfin, M^me Reid déclare qu'étant donné qu'elle connaît le catalogue de la demanderesse, elle peut affirmer sans hésitation qu'elle connaissait bien la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY avant le mois de décembre 1993.

La preuve de la défenderesse

26 La défenderesse a déposé en preuve, dans la présente instance, les affidavits de Leonardo Scalera et de Christopher John Gauthier.

L'affidavit de Leonardo Scalera

27 M. Scalera est président et unique propriétaire de la défenderesse. Dans son affidavit, il déclare ce qui suit :

- le siège social de la défenderesse est situé à Ville Mont-Royal (Québec); la société a été constituée le 24 mai 1989 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (pièce A);

-- au cours des onze dernières années, la défenderesse s'est occupée de dessiner, de fabriquer, d'importer et de vendre des vêtements pour hommes, pour femmes et pour enfants;

- la défenderesse vend des pantalons en denim (des jeans), des vestes en denim, des chemises en denim, des shorts en denim, des chemises, des t-shirts à encolure ras du cou, des t-shirts à col polo, des pantalons, des shorts, des chandails, des vestes d'extérieur, des sous-vêtements, des caleçons boxeur et des robes de chambre;

- à l'heure actuelle (soit au mois de mai 2000), l'unique cliente de la défenderesse, représentant le chiffre d'affaire total, est Price Costco Canada Inc. qui exploite plus de 30 magasins au Canada (une liste de tous les magasins Price Costco situés au Canada est jointe sous la cote C);

- la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO., enregistrée le 17 février 1995, et la marque de commerce ARIZONA BLUES sont les marques de distributeur lancées par la défenderesse et par son prédécesseur en titre, 2779943 Canada Inc. qui ont connu le plus de succès;

- depuis le 24 septembre 1997, la défenderesse est propriétaire de la marque de commerce canadienne ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. enregistrée sous le numéro 439567;

- la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. a été conçue par M. Scalera en tant que marque spéciale pour Price Costco Canada Inc. en liaison avec des vêtements;

- la défenderesse et son prédécesseur ont employé d'une façon continue la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. et la marque de commerce non déposée ARIZONA BLUES à l'égard de vêtements pour hommes, pour femmes et pour enfants importés et vendus dans les points de vente au détail Price Costco partout au Canada;

- des tableaux composés de vignettes, d'étiquettes volantes et de logos qui sont appliqués sur les pantalons en denim (les jeans), les vestes en denim, les chemises en denim, les shorts en denim, les chemises, les t-shirts à encolure ras du cou, les t-shirts à col polo, les pantalons, les shorts, les chandails, les vestes d'extérieur, les sous-vêtements, les caleçons boxeur et les robes de chambre sont joints sous la cote D; ces étiquettes indiquent que les marques de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. et ARIZONA BLUES sont employées au Canada depuis 1993;

- des tissus, photographies, logos et croquis dépeignant les marques de commerce telles qu'elles figuraient sur divers vêtements ainsi que divers logos comprenant les marques depuis 1993 sont joints sous la cote E;

- des factures et commandes d'achat chez Price Costco Canada Inc. se rapportant à la vente de divers articles vestimentaires sur lesquels la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. ou ARIZONA BLUES est apposée sont jointes sous la cote F;

- le chiffre d'affaire total de la défenderesse ou de 2779943 Canada Inc. en ce qui concerne Price Costco Canada comprend dans une proportion d'environ 60 p. 100 des marchandises qui ont des vignettes ou des étiquettes volantes au nom de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. ou ARIZONA BLUES; entre 1994 et 1999, les ventes de pareilles marchandises s'élevaient à environ 13 millions de dollars;

- à divers moments, Price Costco Canada Inc. a publié des catalogues de ses marchandises, y compris les marchandises de la défenderesse dépeignant les marques de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. et ARIZONA BLUES.

L'affidavit de Christopher John Gauthier

28 M. Gauthier est un avocat qui travaille chez Gross, Pinsky, avocats de la défenderesse.

29 Une copie certifiée conforme de l'historique du dossier relatif à la demande n^o 798730 de la demanderesse en vue de l'enregistrement de la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY est jointe à l'affidavit de M. Gauthier sous la cote A. Une copie certifiée conforme d'un rapport de recherche dans le registre canadien des marques de commerce, à l'égard de la marque de commerce ARIZONA employée en liaison avec des vêtements, est jointe à l'affidavit sous la cote B. Une copie certifiée conforme d'un rapport de recherche dans le registre canadien des marques de commerce à l'égard de la marque de commerce BLUES employée en liaison avec des vêtements est jointe à l'affidavit sous la cote C.

LE POINT LITIGIEUX

30 La demande soulève la question suivante :

1. La défenderesse avait-elle le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO.?

ARGUMENTS

Les arguments de la demanderesse

31 La demanderesse soutient que la défenderesse n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. étant donné qu'à la date de production de la demande de la défenderesse, la marque demandée créait de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY, qui avait antérieurement été employée et révélée au Canada par la demanderesse.

32 La demanderesse soutient qu'afin de réussir à faire radier un enregistrement en se fondant sur le motif que la défenderesse n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement, il faut tenir compte des questions suivantes :

1. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle antérieurement employée au Canada par la demanderesse?

2. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle antérieurement révélée au Canada par la demanderesse?

3. S'il est répondu par l'affirmative aux questions 1 ou 2, la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse créait-elle de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY de la demanderesse le 21 décembre 1993?

I. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle antérieurement employée au Canada par la demanderesse?

33 La demanderesse soutient que l'affidavit de Brian MacPherson constitue une preuve directe des ventes et envois de vêtements de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY à des Canadiens au Canada avant le 21 décembre 1993. Elle soutient également que les affidavits de Jerry Rogers et d'Addy Grasley corroborent en partie la preuve de M. MacPherson, étant donné qu'ils prouvent tous deux que ces personnes avaient acheté, avant le 21 décembre 1993, des vêtements sur lesquels était apposée la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY, lesquels avaient été envoyés chez elles, au Canada.

34 La demanderesse soutient qu'elle employait donc au Canada la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY avant le 21 décembre 1993.

II. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle antérieurement révélée au Canada par la demanderesse?

35 La demanderesse soutient qu'en ce qui concerne l'alinéa 5a) de la Loi, les affidavits de Brian MacPherson, de Jerry Rogers et d'Addy Grasley établissent la mesure dans laquelle des vêtements sur lesquels était apposée la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY étaient distribués au Canada avant le 21 décembre 1993.

36 La demanderesse affirme qu'en ce qui concerne le sous-alinéa 5b)(i) de la Loi, l'affidavit de Brian MacPherson établit que des marchandises sur lesquelles était apposée la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY figuraient bien en vue dans les catalogues J.C. Penney printemps-été et automne-hiver chaque année depuis 1990. Elle soutient également que l'affidavit de Fern Gereg établit que plus de 160 000 catalogues J.C. Penney printemps-été et automne-hiver ont été envoyés par la poste à des adresses canadiennes en 1992 et en 1993.

37 En outre, la demanderesse affirme que les affidavits de Jerry Rogers, d'Addy Grasley et de Barbara Reid établissent que des Canadiens ont reçu le catalogue J.C. Penney au Canada avant le 21 décembre 1993 et se sont servis du catalogue pour acheter des marchandises sur lesquelles la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était apposée.

38 La demanderesse soutient qu'elle a donc fait connaître la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY au Canada avant le 21 décembre 1993.

III. La marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse créait-elle de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY de la demanderesse le 21 décembre 1993?

39 Parmi les éléments énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi qu'il faut apprécier en vue de déterminer la possibilité de confusion, la demanderesse affirme que les éléments les plus pertinents, le 21 décembre 1993, se rapportaient à la période pendant laquelle les marques de commerce avaient été en usage, au genre de marchandises et au degré de ressemblance entre les marques de commerce.

40 En ce qui concerne la période pendant laquelle les marques avaient été en usage (alinéa 6(5)b) de la Loi), la demanderesse soutient que cet élément joue en sa faveur puisqu'elle a initialement employé sa marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY au Canada avant le 21 décembre 1993 et qu'à cette date, la défenderesse n'avait pas encore employé sa marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO.

41 Quant au genre de marchandises (alinéa 6(5)c) de la Loi), la demanderesse soutient que ce facteur joue en sa faveur puisque les marchandises sont identiques.

42 En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce (alinéa 6(5)e) de la Loi), la demanderesse soutient que, lorsqu'il est tenu compte de l'effet des marques de commerce dans leur ensemble, il est clair que les marques des parties se ressemblent dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. La demanderesse affirme que cet élément joue donc en sa faveur.

43 Enfin, la demanderesse soutient également qu'une circonstance pertinente dont il faudrait tenir compte est le fait que le registraire des marques de commerce n'a pas laissé la marque de commerce de la demanderesse THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY être annoncée pour le motif que la marque créait de la confusion avec la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse. La demanderesse affirme qu'il convient d'accorder beaucoup d'importance à la décision du registraire puisqu'elle a été prise par un agent du ministère qui était chargé de prendre pareilles décisions (Decision re: SOLAVOID Trade Mark, [1977] R.P.C. 1, page 28 (C.P.)).

44 La demanderesse soutient donc qu'à la date de la demande de la défenderesse (le 21 décembre 1993), l'emploi des marques de commerce des parties dans la même région permettait vraisemblablement de conclure que les marchandises liées à ces marques provenaient de la même personne et que la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse créait de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY de la demanderesse.

45 La demanderesse affirme que la marque de commerce de la défenderesse devrait donc être radiée conformément au paragraphe 18(1) de la Loi.

Les arguments de la défenderesse

46 La défenderesse maintient qu'elle était la personne qui avait le droit d'obtenir au Canada l'enregistrement de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. au sens du paragraphe 18(1) de la Loi et que la demande de radiation présentée par la demanderesse doit être rejetée.

47 La défenderesse soutient que le paragraphe 16(3) de la Loi crée une présomption selon laquelle elle avait le droit d'obtenir l'enregistrement de sa marque de commerce au Canada. La défenderesse affirme également que la demanderesse ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de prouver qu'à la date à laquelle la défenderesse a produit sa demande d'enregistrement, 1) la marque de commerce de la demanderesse avait antérieurement été employée au Canada au sens de l'alinéa 16(3)a) de la Loi; 2) la marque de commerce de la demanderesse avait été révélée au Canada au sens de l'alinéa 16(3)a) de la Loi; 3) la marque de commerce de la défenderesse créait de la confusion avec la marque de commerce de la demanderesse au sens de l'article 6 de la Loi.

I. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle employée au Canada par la demanderesse avant le 21 décembre 1993?

48 La défenderesse affirme que la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle employait la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY au Canada avant le 21 décembre 1993.

49 La défenderesse signale que la demanderesse n'a produit sa demande initiale en vue de l'enregistrement de sa marque de commerce au Canada qu'en 1995 et que la demande initiale de la demanderesse a été produite compte tenu d'un emploi projeté seulement. La défenderesse soutient qu'il est curieux que la demanderesse n'ait changé d'idée que le 30 janvier 1998 et qu'elle ait produit sa deuxième demande en vue de l'enregistrement de sa marque de commerce en se fondant sur un emploi antérieur en liaison avec des marchandises au Canada.

50 La défenderesse affirme également que la preuve présentée par la demanderesse au sujet de l'emploi antérieur de sa marque de commerce au Canada est insuffisante. Selon la défenderesse, la demanderesse ne possède aucune preuve documentaire originale de l'emploi de sa marque de commerce au Canada au cours de la période pertinente. La défenderesse affirme que la preuve produite au moyen de microfiches par la demanderesse sous la cote G avec l'affidavit de Brian MacPherson, en ce qui concerne la vente et l'envoi au Canada de vêtements sur lesquels sa marque de commerce était apposée avant le 21 décembre 1993, est insuffisante et n'est pas convaincante, en ce sens que ces documents ne constituent pas une preuve du contenu.

51 La défenderesse soutient que, dans les factures qui ont été produites sous la cote G avec l'affidavit de Brian MacPherson, il n'est aucunement fait mention de la marque de commerce de la demanderesse et que la demanderesse n'a pas prouvé que sa marque de commerce était apposée sur les marchandises mentionnées dans les factures. La défenderesse affirme que la simple mention de la marque de commerce de la demanderesse dans les catalogues n'établit pas l' « emploi » de la marque au sens des articles 2 et 4 de la Loi (Clairol International Corporation and Clairol Inc. of Canada c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd., Fox's Canadian Patent Cases, vol. 38, 176 (C. de l'É.)).

52 En ce qui concerne les affidavits de Jerry Rogers et d'Addy Grasley, la défenderesse déclare que la demanderesse tente de se fier à sa mémoire en ce qui concerne les dates exactes auxquelles les achats ont été effectués et que les allégations des déclarantes selon lesquelles on leur a montré des copies des factures en question qui leur avaient été fournies par la demanderesse et qui confirmaient que les ventes avaient été conclues constituent probablement une preuve peu digne de foi en ce qui concerne les dates auxquelles lesdits achats ont été effectués (Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady (1965), 2 Ex. C.R. 3).

53 En outre, la défenderesse dit que, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises uniquement s'il y a transfert de la propriété ou de la possession des marchandises « dans la pratique normale du commerce » . La défenderesse affirme que les affidavits de deux acheteurs individuels faisant état de deux opérations individuelles au Canada constituent tout au plus une preuve indiquant que quelques ventes symboliques ont été conclues et qu'ils sont insuffisants pour qu'il soit possible de conclure que les ventes aient été effectuées au Canada dans la pratique normale du commerce de la demanderesse (Sim & McBurney c. Majdell Manufacturing Co. Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 306 (C.F. 1^re inst.); United Color and Chemicals Ltd. c. Sequa Chemicals, Inc. (1993), 53 C.P.R. (3d) 216 (C.A.F.)).

54 Enfin, la défenderesse soutient que la demanderesse n'a pas démontré qu'il y avait eu emploi véritable de sa marque de commerce à l'égard de chacune des marchandises auxquelles la marque est censément liée.

II. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY a-t-elle été révélée au Canada par la demanderesse avant le 21 décembre 1993?

55 La défenderesse soutient que la demanderesse n'a pas prouvé que sa marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY avait été révélée au Canada avant le 21 décembre 1993.

56 La défenderesse déclare que l'article 5 de la Loi exige que la marque de commerce de la demanderesse soit « bien connue » au Canada par suite de la distribution ou de l'annonce des marchandises qui y sont liées. La défenderesse affirme que l'expression « bien connue » laisse entendre une reconnaissance immédiate de la marque de commerce en liaison avec certaines marchandises dans plus d'un endroit par plus qu'un petit nombre de gens et que, pour être considérée comme étant « bien connue » , la marque de commerce doit être connue dans une large mesure partout au pays (Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady (1965), 2 Ex. C.R. 3; Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd. (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F. 1^re inst.); United States Shoe Corp. c. Première Vision Inc. (1990), 33 C.P.R. (3d) 353 (C.O.M.C.)).

57 La défenderesse affirme que les factures que la demanderesse a produites au sujet de la vente directe à 19 acheteurs canadiens de 31 articles vestimentaires sur lesquels la marque de commerce de la demanderesse était apposée (pièce G, affidavit MacPherson) constituent une preuve insuffisante et non convaincante. La défenderesse soutient également que la distribution de ce nombre minime d'articles à un petit nombre de personnes est insuffisant pour établir que la marque de commerce de la demanderesse est devenue « bien connue » au Canada.

58 De plus, la défenderesse soutient que la déclaration figurant dans l'affidavit MacPherson selon laquelle les marchandises sur lesquelles la marque de commerce de la demanderesse était apposée figuraient dans le catalogue de la demanderesse depuis 1990 n'étaye aucunement l'allégation de la demanderesse selon laquelle sa marque de commerce était bien connue au Canada avant le 21 décembre 1993 par suite de la distribution de son catalogue au Canada.

59 La défenderesse affirme également que même si les affidavits de trois personnes qui reçoivent le catalogue de la demanderesse (Jerry Rogers, Addy Grasley et Barbara Reid) indiquent peut-être qu'un petit nombre de Canadiens étaient au courant de l'existence de la marque de commerce de la demanderesse au moment pertinent, cette preuve est insuffisante pour démontrer que la marque de commerce de la demanderesse était « bien connue » au Canada, que ce soit dans une région importante du Canada ou par une population importante, par suite de l'envoi des catalogues par la poste (Casual Corner of America c. Casual Corner Ltd. (1985), 5 C.P.R. (3d) 503 (C.O.M.C.); Proctor & Gamble Co. c. Kiwi Polish Co. (Canada) Ltd. (1985), 5 C.I.P.R. 177 (C.O.M.C.); Brown Group, Inc. c. St. Thomas Marketing Inc. (1996), 72 C.P.R. (3d) 259 (C.O.M.C.)).

III. Subsidiairement, la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse créait-elle de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY de la demanderesse?

60 La défenderesse soutient qu'au moment pertinent, sa marque de commerce ne créait pas de confusion avec la marque de commerce de la demanderesse au sens de l'article 6 de la Loi et que la demanderesse n'a pas prouvé qu'il y avait confusion dans l'esprit du public. La défenderesse maintient que la demanderesse n'a pas présenté de preuve de témoins qui avaient peut-être été induits en erreur par la marque de commerce en question. La défenderesse soutient que l'absence de preuves de cas d'erreurs ou de confusion de la part des consommateurs canadiens est un facteur pertinent aux fins de l'examen de la Cour (S.C. Johnson & Son, Inc. c. Esprit de Corp (1986), 13 C.P.R. (3d) 235 (C.F. 1^re inst.); Saks & Co. c. Alphi Apparel Group Inc. (1997), 82 C.P.R. (3d) 100 (C.O.M.C.)).

61 Quant aux éléments énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, la défenderesse soutient en premier lieu qu'en ce qui concerne le caractère distinctif, la marque de commerce de la demanderesse n'est pas distinctive. Selon la défenderesse, seul le mot ARIZONA employé dans la marque de commerce de la demanderesse peut prêter à confusion. Toutefois, la défenderesse affirme que le mot ARIZONA décrit simplement des vêtements genre western et n'est pas distinctif des marchandises de la demanderesse. La défenderesse soutient qu'une marque de commerce qui décrit simplement les marchandises d'une personne est considérée comme intrinsèquement faible et que cela ne justifie pas une demande de radiation de l'enregistrement de la marque de commerce (S.C. Johnson & Son, Inc. c. Esprit de Corp (1986), 13 C.P.R. (3d) 235 (C.F. 1^re inst.)).

62 En outre, la défenderesse affirme que plusieurs sociétés ont employé une marque de commerce ou un nom commercial renfermant le mot ARIZONA sans qu'il y ait confusion et que plus le mot ARIZONA est employé souvent sur le marché, moins la demanderesse peut être protégée (Kraft General Foods Canada Inc. c. Treetop Food Broker (1999), 86 C.P.R. (3d) 197 (C.F. 1^re inst.); Restaurant Bar-B Inc. c. Bernard Matthews P.L.C. (1996), 69 C.P.R. (3d) 540 (C.O.M.C.); Molson Cos. Ltd. c. Corby Distilleries Ltd. (1987), 18 C.P.R. (3d) 55 (C.O.M.C.); 80761 Canada Ltd. c. Reitman's (Canada) Ltd. (1994), 55 C.P.R. (3d) 529 (C.O.M.C.)).

63 La défenderesse soutient également que même si la marque de commerce de la demanderesse ne renferme pas d'éléments clairement distinctifs, la marque de commerce de la défenderesse renferme l'élément modificateur additionnel BLUES qui distingue clairement ses marchandises de celles de la demanderesse.

64 Quant à la question de la période d'emploi, la défenderesse soutient qu'il ne faut pas accorder d'importance à cet élément puisque rien ne montre que la marque de commerce de la demanderesse ait été employée au Canada avant le 21 décembre 1993 au sens de la Loi, ou subsidiairement qu'elle ait été employée pendant une longue période (Laurentide Chemicals Inc. c. Marchands Deco Inc. (1985), 7 C.P.R. (3d) 357 (C.F. 1^re inst.)).

65 En ce qui concerne le genre de marchandises et la nature du commerce, la défenderesse affirme que les marchandises étaient peut-être similaires, mais que la nature des commerces ne l'était pas au moment pertinent. Les marchandises de la défenderesse sont exclusivement vendues à Costco Canada Inc. et, au détail, elles sont exclusivement vendues dans des magasins appartenant à Costco Canada Inc. au Canada. D'autre part, les marchandises de la demanderesse ont été commercialisées et vendues au Canada exclusivement par catalogue. La défenderesse soutient que le public canadien n'aurait probablement pas confondu les marchandises de la défenderesse et celles de la demanderesse, ces dernières étant uniquement liées à la demanderesse et étant annoncées et commercialisées comme étant disponibles au Canada uniquement au moyen d'achats effectués à l'aide du catalogue de la demanderesse, une société américaine (Saks & Co. c. Alphi Apparel Group Inc. (1997), 82 C.P.R. (3d) 100 (C.O.M.C.)).

ANALYSE

66 La demanderesse allègue que l'enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse est invalide. Le paragraphe 18(1) de la Loi prévoit que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant le droit d'obtenir l'enregistrement. La disposition en question est ainsi libellée :

18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;

b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

67 Il importe de noter qu'en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, il incombe à la personne qui demande la radiation d'établir que l'enregistrement est invalide puisqu'une marque de commerce déposée est réputée être valide (voir Unitel Communications Inc. c. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (C.F. 1^re inst.), page 27).

68 Afin d'appliquer le paragraphe 18(1) de la Loi et de déterminer si une personne avait le droit d'obtenir un enregistrement, il faut se reporter à l'alinéa 16(3)a) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

16. (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion_:

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; [...]

16. (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person; ...

69 Par conséquent, une personne a le droit d'obtenir un enregistrement si la marque de commerce projetée ne crée pas de confusion avec la marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne. En l'espèce, la date à laquelle la défenderesse a produit sa demande, soit le 21 décembre 1993, est la date pertinente lorsqu'il s'agit de décider s'il y a confusion.

70 Toutefois, avant que la Cour puisse déterminer si la marque de commerce de la défenderesse créait de la confusion avec la marque de commerce de la demanderesse le 21 décembre 1993, la demanderesse doit établir que sa marque de commerce avait été employée ou révélée au Canada.

I. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle employée au Canada par la demanderesse avant le 21 décembre 1993?

71 L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises est défini au paragraphe 4(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

72 Comme je l'ai déjà dit, il incombe à la demanderesse d'établir qu'elle employait sa marque de commerce au Canada avant le 21 décembre 1993. Dans la décision Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store (1998), 81 C.P.R. (3d) 203 (C.F. 1^re inst.), Monsieur le juge Teitelbaum a examiné les conditions qui doivent exister afin d'établir l'emploi d'une marque de commerce à l'égard de marchandises (page 218) :

Ainsi qu'il a déjà été précisé, suivant les définitions contenues à l'article 2 et au paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce, une marque de commerce est réputée « employée » en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. Ainsi, dans le jugement White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada Inc., (1991), 39 C.P.R. (3d) 94 (C.F. 1^re inst.), aux pages 108 et 109, j'ai écrit :

Pour établir qu'une marque de commerce est employée à l'égard de marchandises, les conditions suivantes doivent exister à la date du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises :

1) il doit s'agir d'une marque de commerce définie à l'article 2 [de la Loi sur les marques de commerce], c'est-à-dire une marque employée pour distinguer les marchandises;

2) la marque doit être liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est donné;

3) le transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises doit avoir lieu dans la pratique normale du commerce.

73 Le juge Teitelbaum a également parlé du sens de l'expression « pratique normale du commerce » dans des circonstances où le propriétaire de la marque de commerce n'est pas canadien (page 218) :

Au sujet de la « pratique normale du commerce » , le juge Heald a fait remarquer, dans l'arrêt Manhattan Industries Inc. c. Princeton Mfg. Ltd., (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1^re inst.), aux pages 16 et 17, au sujet de la « chaîne de vente » qui part du fabricant pour aboutir au consommateur :

[Traduction] [...] si l'un quelconque des maillons de la chaîne se trouve au Canada, il y a « emploi » ou « usage » au Canada au sens de l'article 4.

74 Par conséquent, la preuve qui est pertinente en l'espèce est une preuve d'emploi au Canada avant le 21 décembre 1993. La preuve d'emploi de la marque de commerce de la demanderesse dans d'autres ressorts n'est pas pertinente, et la preuve d'emploi de la marque de commerce de la demanderesse après le 21 décembre 1993 ne l'est pas non plus.

75 De plus, étant donné que, pour que la marque de commerce soit employée, il doit y avoir transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, la demanderesse doit prouver que des marchandises sur lesquelles sa marque de commerce est apposée ont été vendues à des Canadiens. La preuve selon laquelle les marchandises auxquelles la marque de commerce est liée ont été annoncées au Canada n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce, comme Monsieur le juge Walsh l'a dit dans la décision Parker-Knoll Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1977), 32 C.P.R. (2d) 148 (C.F. 1^re inst.) (pages 150 et 151) :

L'article 2 de la Loi sur les marques de commerce donne du mot « emploi » dans ce contexte, la définition suivante : « 'emploi' » [...] à l'égard d'une marque de commerce signifie tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services » . Le paragraphe 4(1) est rédigé dans les termes suivants :

[...]

La jurisprudence a établi que l'annonce d'une marque de commerce dans des publications circulant au Canada ne constitue pas un emploi de la marque de commerce au sens où l'entend la loi. Dans Porter c. Don The Beachcomber [(1966) 48 C.P.R. 280, [1966] Ex. C.R. 982, 33 Fox Pat. C. 79] le juge Thurlow (fonctions qu'il occupait alors) déclare à la page 287 :

[Traduction] Je conclus donc que « l'emploi au Canada » d'une marque de commerce en ce qui concerne des services n'est pas établi par la simple annonce de la marque de commerce au Canada jointe à l'exécution des services à l'étranger; il faut que les services soient exécutés au Canada et que la marque de commerce soit employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services au Canada.

Ce jugement se fonde sur le paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce relatif aux services, dont voici le libellé :

4(2) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des services si est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Dans l'affaire précitée, l'intimé se trouvait donc dans une position plus solide que ne l'est l'appelante en l'espèce, car le paragraphe 4(1) qui doit servir de base au présent jugement ne parle même pas d'annonce. Malgré cela, le juge Thurlow a été d'avis que la simple annonce des services est insuffisante lorsque ces services ne sont pas exécutés au Canada.

Le juge Thurlow a formulé les mêmes conclusions dans Clairol International Corp. et al. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al. (1968), 55 C.P.R. 176, page 190, [1968] 2 Ex.C.R. 552, 38 Fox Pat. C. 176. Il déclare à la page 190 :

[Traduction] Arrêtons-nous ici. Manifestement, la présence des marques des demanderesses sur le colis des défenderesses constitue un emploi de ces marques « en liaison avec » les marchandises contenues dans les colis des défenderesses, au sens du paragraphe 4(1) du seul fait qu'elles sont apposées sur les colis. À mon avis, peu importe pourquoi elles l'ont été. Selon l'article 4, le point litigieux ici consiste seulement à savoir s'il y a liaison ou non, et cette liaison est censée exister dans les trois cas qu'il définit. Toutefois, le fait que les marques de commerce des demanderesses figurent sur les cartes de coloris comparatives des brochures des défenderesses ne constitue pas en soi un emploi de ces marques au sens du paragraphe 4(1), car les brochures ne sont ni les marchandises elles-mêmes ni les colis dans lesquels elles sont distribuées et je ne peux voir aucun avis adressé aux personnes qui achètent les marchandises des défenderesses indiquant qu'une liaison des marques des défenderesses avec ces marchandises se soit jamais produite, autant que je sache, dans l'emploi de la brochure ou de sa carte au moment du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises à leur acheteur.

76 Par conséquent, la preuve de la distribution au Canada du catalogue de la demanderesse dans lequel sont annoncées des marchandises sur lesquelles la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY est apposée n'est pas pertinente étant donné que le fait d'annoncer les marchandises en soi n'établit pas l'emploi de la marque de commerce.

77 Dans les arguments qu'elle a soumis au sujet de l'emploi de sa marque de commerce, la demanderesse se fonde principalement sur ce qu'elle considère comme une preuve de la vente et de l'envoi de vêtements de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY à des Canadiens au Canada avant le 21 décembre 1993. Cette preuve se trouve dans la pièce G jointe à l'affidavit de Brian MacPherson ainsi que dans les affidavits de Jerry Rogers et d'Addy Grasley. La pièce H jointe à l'affidavit de M. MacPherson n'est pas pertinente en l'espèce, puisqu'elle établit uniquement que des ventes ont été conclues avec des Canadiens après le 21 décembre 1993. L'affidavit de Barbara Reid n'aide pas non plus la demanderesse puisque la déclarante indique que les vêtements qu'elle a achetés chez la demanderesse n'ont pas été livrés à domicile, mais qu'ils ont plutôt été ramassés aux États-Unis, auquel cas on ne saurait considérer que la vente établit l'emploi de la marque de commerce au Canada.

78 La pièce G jointe à l'affidavit de M. MacPherson est composée de 19 factures qui indiquent le nom et l'adresse du client, la liste de produits achetés par le client et le prix y afférent. Chaque produit est accompagné d'un [Traduction] « numéro de catalogue » . Les factures portent une date antérieure au 21 décembre 1993 et les clients ont tous des adresses canadiennes.

79 Au paragraphe 16 de son affidavit, M. MacPherson déclare que les 19 factures représentent la vente de 31 articles vestimentaires de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY. Étant donné que les articles vestimentaires sont désignés dans les factures au moyen des codes du catalogue et d'une description fort brève et qu'aucune des descriptions ne renferme le nom de la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY, M. MacPherson inclut au paragraphe 16 une liste des clients, la date de la facture, les numéros de catalogue et le catalogue auquel ces numéros se rapportent. Des photocopies des catalogues sont déjà jointes à son affidavit sous la cote F.

80 Toutefois, le lien qui existe entre les articles vestimentaires qui ont été achetés, le catalogue et l'emploi de la marque de commerce me pose dans une certaine mesure un problème. Ainsi, M^me Janet Hurley a acheté les articles n^os R523-2558E et R526-1185D qui, selon la liste figurant au paragraphe 16 de l'affidavit de M. MacPherson, figurent dans le catalogue automne-hiver de 1992. Ces deux articles, qui se trouvent dans le catalogue J.C. Penney, figurent dans la pièce F (p. 452 du dossier de la demanderesse). Dans la description de chacun des deux articles, il n'est pas fait mention de la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY et il n'est pas possible de dire, à l'aide de la photo de ces articles qui se trouve dans le catalogue, si la marque de commerce est apposée sur ces articles. Il en va de même pour l'article HN523-8597E que M^me Wanda King a acheté, qui est montré dans le catalogue (page 459 du dossier du demandeur), ainsi que pour de nombreux autres articles.

81 Dans la plupart de ces cas, la marque de commerce figure sur la page du catalogue où les articles sont montrés. Toutefois, à mon avis, cela ne suffit pas pour démontrer que la marque de commerce était apposée sur les articles ou qu'elle était liée aux articles au moment du transfert de la propriété ou de la possession des articles. En outre, rien n'indique que les clients aient reçu le catalogue ou qu'ils l'aient consulté; il ne suffit donc pas que la marque de commerce soit montrée dans le catalogue.

82 À mon avis, ces factures attestent le fait que des clients, au Canada, ont commandé des articles vestimentaires chez la demanderesse. Toutefois, elles n'établissent pas d'une façon concluante que la marque de commerce de la demanderesse était apposée sur ces articles vestimentaires ou sur l'un de ces articles. La demanderesse n'explique pas à la Cour où serait apposée la marque de commerce ou de quelle façon elle serait liée aux articles particuliers qui ont été commandés. Dans son affidavit, M. MacPherson déclare simplement que la pièce G renferme des factures de vente de vêtements de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY qui ont été envoyés à des clients canadiens. À mon avis, cette simple affirmation est loin d'être suffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce de la demanderesse au Canada, en particulier lorsqu'il est tenu compte de la preuve soumise. Même si les articles vestimentaires étaient de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY, cela ne permet pas nécessairement de conclure que la marque de commerce était apposée sur ces articles à la date du transfert de la propriété ou de la possession des articles vestimentaires.

83 De plus, les factures n'indiquent pas clairement si les produits ont été livrés à des adresses canadiennes ou s'ils ont été ramassés dans l'un des magasins de la demanderesse aux États-Unis. Comme il en a déjà été fait mention, si les articles vestimentaires ont été livrés à des clients au Canada, cela peut être considéré comme constituant l'emploi de la marque de commerce au Canada. Toutefois, si les articles ont été ramassés aux États-Unis, il n'est pas considéré qu'il s'agit de l'emploi de la marque de commerce au Canada. Dans la décision Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^re inst.), la situation était similaire et une preuve similaire avait été présentée. Monsieur le juge Addy a fait les remarques suivantes en ce qui concerne le fait qu'il est important de déterminer si la marchandise a été livrée à des clients au Canada (page 52) :

Comme l'appelante n'a conservé que certaines parties des registres initiaux, elle n'a pu produire, à l'aide de ses dossiers informatisés, une preuve par analyse informatique de la réception véritable des marchandises livrées au Canada. Étant donné que les documents concernant la livraison n'étaient pas disponibles, il devenait difficile également de faire la distinction entre des marchandises qui auraient pu avoir été vendues à des clients canadiens et dont la livraison a été faite aux États-Unis, situation qui ne constituerait évidemment pas un emploi au Canada, des marchandises livrées au Canada, auquel cas nous serions en présence d'un emploi au Canada.

84 En l'espèce, il est fort difficile de déterminer s'il y a eu emploi en l'absence de preuve de livraison.

85 À mon avis, les factures contenues dans la pièce G jointes à l'affidavit de M. MacPherson ne sont donc pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce de la demanderesse avant le 21 décembre 1993. Les factures ne prouvent pas que les exigences du paragraphe 4(1) de la Loi ont été satisfaites, c'est-à-dire qu'au moment où les marchandises ont été vendues, la marque de commerce était liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison a été donné.

86 Les autres éléments de preuve que la demanderesse a présentés en vue d'établir l'emploi de sa marque de commerce sont les affidavits de Jerry Rogers et d'Addy Grasley. M^me Rogers déclare avoir acheté, en 1992, des jeans de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY à l'aide du catalogue de la demanderesse qui avait été envoyé chez elle en Colombie-Britannique. La facture attestant la date de cet achat est jointe à son affidavit. M^me Grasley déclare avoir acheté trois jeans de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY à l'aide du catalogue de la demanderesse, ces jeans lui ayant été envoyés chez elle en Alberta. Une copie de la facture ainsi qu'une photo de jeans sont jointes.

87 Rien n'indique que ces ventes n'ont pas eu lieu de la façon décrite par les déclarantes. Par conséquent, la demanderesse, qui a établi que ces deux achats ont été effectués et que la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était apposée sur les vêtements, comme le montre la photo qui est jointe à l'affidavit de M^me Grasley, doit démontrer que sa marque de commerce a été employée « dans la pratique normale du commerce » . En d'autres termes, il s'agit de savoir si la preuve de deux ventes individuelles est suffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce au Canada.

88 Il est généralement reconnu que, dans le contexte d'une procédure de radiation fondée sur l'article 45, la preuve d'une seule vente au cours de la période requise est suffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce. Dans la décision Philip Morris c. Imperial Tobacco et autres, (1987), 13 C.P.R. (3d) 289, Monsieur le juge McNair a fait les remarques suivantes (page 293) :

Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 44 sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour radier du registre les marques de commerce qui ne sont pas revendiquées de bonne foi par leurs propriétaires comme des marques de commerce en usage. Cette procédure a été décrite avec justesse comme visant à éliminer du registre le « bois mort » . L'article 44 ne prévoit pas de décision sur la question de l'abandon, mais attribue simplement au propriétaire inscrit la charge de prouver l'emploi de la marque au Canada ou les circonstances spéciales pouvant justifier son défaut d'emploi. La décision du registraire ne se prononce pas définitivement sur les droits substantifs, mais uniquement sur la question de savoir si l'enregistrement de la marque de commerce est susceptible de radiation conformément à l'article 44. Si l'usager est fiable, la preuve déposée en réponse à l'avis doit « indiquer » que la marque est employée ou, du moins, se rapporter à des faits dont on peut déduire un tel emploi. Une simple démarche statutaire, sous forme de stricte déclaration stipulant que l'inscrivant employait couramment la marque de commerce, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises, ne suffit pas pour en établir l'usage, à moins qu'elle soit accompagnée de faits qui la corroborent d'une manière descriptive. La preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire, dans la mesure où il s'agit d'une véritable transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce. La preuve qui donne suite à l'avis de l'article 44 doit se fonder sur la qualité, non la quantité, et une preuve surabondante serait inutile et injustifiable. [Non souligné dans l'original.]

89 Toutefois, en l'espèce, les procédures sont fondées sur le paragraphe 16(3) de la Loi. Dans la décision Mr. Goodwrench Inc. c. General Motors Corp. (1994), 55 C.P.R. (3d) 508 (C.F. 1^re inst.), il s'agissait de savoir si un emploi unique d'un nom commercial trois ans avant la date de production de la demande satisfaisait à l'exigence relative à un emploi antérieur au sens de l'alinéa 16(2)c) de la Loi. Madame le juge Simpson a fait les remarques suivantes (pages 512 et 513) :

MGI soutient que la vente répond aux exigences concernant l'emploi antérieur énoncées à l'al. 16(2)c) de la Loi, parce que cette disposition est muette quant à l'importance de l'emploi et n'exige aucunement que l'emploi soit répété, périodique ou continu. De plus, MGI affirme qu'elle est muette quant au laps de temps écoulé depuis le dernier emploi. Pour ce motif, elle se dit d'avis que la présente Cour peut conclure qu'un emploi unique trois ans avant la date de production satisfait à l'exigence légale.

Pour étayer ces propositions, MGI se fonde sur la décision du juge Noël de la Cour de l'Échiquier Gordon A. MacEachern Ltd. c.. National Rubber Co. Ltd. [(1963) 41 CPR 149, 39 D.L.R. (2d) 668, [1964] Ex. C.R. 135] (décision « MacEachern » ). L'affaire concernait une demande de radiation d'une marque en application du par. 16(3) de la Loi sur les marques de commerce, S.C. 1952-53, ch. 49, fondée sur le motif que, à la date de production de la demande d'enregistrement, la marque de commerce projetée créait de la confusion avec la marque de la requérante qui avait déjà été employée au Canada. Il s'agissait de décider si la marque de l'appelante avait été employée antérieurement. MGI soutient que, dans la décision MacEachern, deux ventes de peu d'importance de paillassons à 100 $ l'unité qui avaient eu lieu dix mois avant la date de production ont été tenues pour un emploi antérieur.

À mon avis, si l'on interprète correctement la décision MacEachern, on ne peut pas affirmer que ces deux ventes de peu d'importance à elles seules ont été assimilées à un emploi antérieur. D'après la preuve présentée, des ventes importantes avaient été réalisées durant les 14 mois qui ont précédé la date de production. Toutefois, deux factures seulement ont été versées en preuve. À ce sujet, la Cour dit ceci :

[Traduction] À mon avis, les mots employés dans l'affidavit : « a depuis ce temps fait des ventes importantes » impliquent que des ventes étaient effectuées au moment de la signature de l'affidavit et que ces ventes ont été réalisées pendant la période allant de la date de la première vente à celle de la souscription de l'affidavit.

Contrairement à ce qu'affirme MGI, la décision MacEachern semble reposer sur le principe que l'emploi répété et continu constitue un emploi antérieur. Elle ne permet pas d'affirmer, à l'instar de MGI, que deux ventes de peu d'importance, faites dix mois avant la date de production, nous autorisent à conclure à un emploi antérieur.

MGI se réfère en outre à l'arrêt Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et autres (N^o 2) [(1987), 17 C.P.R. (3d) 237 15 C.I.P.R. 194, 9 N.R. 76 (C.F. 1^re inst.)]. Celui-ci portait sur l'art. 44 (maintenant l'art. 45) de la Loi. Cette disposition instaure une procédure sommaire pour la radiation des marques de commerce en cas de défaut d'emploi. Dans ses motifs dans l'arrêt Philip Morris Inc., le juge MacGuigan a fait observer que le juge McNair avait dit récemment dans l'affaire Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et autres [(1987), 13 C.P.R. (3d) 289, 10 C.I.P.R. 224, 3 A.C.W.S. (3d) 109 (C.F. 1^re inst.) que « [l]a preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique normale du commerce peut suffire » . Cette affaire portait aussi sur la définition qu'il convient de donner au mot « emploi » aux fins d'une demande prévue à l'art. 44 de la Loi.

Il s'agit de décider si la décision du juge McNair, qui indique qu'une seule vente peut constituer un emploi aux fins de l'art. 44, doit s'appliquer automatiquement aux affaires relatives à l'art. 16 de la Loi. J'ai conclu qu'une seule vente ne suffirait vraisemblablement pas pour l'application de l'art. 16. La charge qui, aux termes de l'art. 44, incombe au titulaire de l'enregistrement de justifier le maintien de l'enregistrement en fournissant une preuve d'emploi doit logiquement être moins stricte que celle qui revient à la partie qui veut établir l'emploi antérieur sous le régime de l'al. 16(2)c) de la Loi, afin d'empêcher un enregistrement qui serait légitime sans cela. En pareil cas, un seul emploi trois ans avant la date de production ne suffit pas. [Non souligné dans l'original.]

90 En l'espèce, la demanderesse cherche à démontrer l'emploi antérieur en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi afin de faire radier la marque de commerce de la défenderesse. Pour les motifs ci-après énoncés, j'estime que la demanderesse a réussi à démontrer cet emploi antérieur.

91 Je ne puis souscrire en principe à l'affirmation que le juge Simpson a faite dans la décision Mr. Goodwrench, précitée, à savoir qu' « [...] une seule vente ne suffirait vraisemblablement pas pour l'application de l'art. 16 » . À mon avis, l'emploi d'une marque de commerce n'est pas synonyme du succès commercial des marchandises qui y sont liées. Les exemples suivants serviront peut-être à illustrer la chose. Qu'en est-il du marchand qui met des marchandises en vente dans les principaux grands magasins au Canada, mais qui, en quelques années et dans la pratique normale de son commerce, ne réussit à vendre que quelques articles? Même si les marchandises sont difficiles à vendre, cela empêche-t-il le marchand de protéger sa marque de commerce? Qu'en est-il du marchand qui exerce des activités dans le cadre desquelles, à cause du genre d'entreprise et de marchandises, les ventes sont peu fréquentes - de sorte qu'il n'y a peut-être qu'une vente ou deux chaque année? La Loi devrait-elle empêcher le marchand de protéger sa marque de commerce du simple fait qu'à cause de la nature du commerce, un nombre limité de ventes est conclu chaque année?

92 L'emploi d'une marque de commerce ne peut donc pas être apprécié en fonction du nombre de ventes ou de la quantité de marchandises qui sont vendues en liaison avec la marque de commerce. À mon avis, c'est la raison pour laquelle une seule vente peut suffire pour établir l'emploi d'une marque de commerce. La vente ou les ventes doivent être examinées à la lumière des circonstances dans leur ensemble. La Loi n'impose pas d'exigences au sujet de la durée ou de l'importance de l'emploi des marques de commerce. Le paragraphe 4(1) de la Loi exige simplement que la marque de commerce soit employée en liaison avec des marchandises dans la pratique normale du commerce. À mon avis, c'est la raison pour laquelle les ventes qui ont été considérées comme des ventes « symboliques » , des ventes à des sociétés liées, la livraison gratuite d'échantillons et les transferts pro forma, ne satisfont pas à l'exigence selon laquelle la vente doit être conclue « dans la pratique normale du commerce » . La Loi n'exige pas que la demanderesse démontre que sa marque de commerce est employée d'une façon étendue ou d'une façon importante. Il s'agit de savoir si les ventes sur lesquelles la demanderesse se fonde sont suffisantes pour démontrer l'emploi par la demanderesse de sa marque de commerce.

93 À mon avis, il ne peut pas être contesté que les ventes de la demanderesse ont été conclues dans la pratique normale du commerce. Les ventes doivent être examinées à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce, à savoir : 1) des centaines de détenteurs de carte de la demanderesse ont des adresses domiciliaires canadiennes; 2) des milliers de catalogues de la demanderesse sont envoyés par la poste à des Canadiens chaque année; 3) la demanderesse a commencé à employer la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY en 1989 en liaison avec des pantalons et des jeans pour hommes, pour femmes et pour enfants; 4) les marchandises liées à la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY sont vendues dans les grands magasins de la demanderesse aux États-Unis et, à l'aide de ses catalogues, à des clients ailleurs et en particulier au Canada; 5) les marchandises liées à la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY sont montrées bien en vue et sont offertes en vente dans les catalogues de la demanderesse. Je note également que selon certains éléments de preuve, la demanderesse envoie encore ses catalogues au Canada, qu'elle vend ses marchandises à des Canadiens par l'entremise d'un système de vente par correspondance, et qu'elle livre pareilles marchandises chez des acheteurs canadiens. La preuve relative à la situation postérieure au 21 décembre 1993 est pertinente aux fins de l'enquête lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu emploi dans la « pratique normale du commerce » . Si je me fonde sur la preuve relative à la situation avant et après le 21 décembre 1993, j'estime que la demanderesse a employé sa marque de commerce dans la pratique normale du commerce, et non simplement d'une façon symbolique ou factice. Je me rends bien compte qu'en déterminant si la demanderesse a établi l'emploi, la preuve d'emploi après le 21 décembre 1993 n'est pas pertinente. En déterminant s'il y a eu emploi dans la pratique normale du commerce, je puis à bon droit tenir compte de la preuve d'emploi après le 21 décembre 1993.

94 Je suis donc convaincu que la demanderesse a employé sa marque de commerce au Canada avant le 21 décembre 1993.

II. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY avait-elle été révélée par la demanderesse au Canada avant le 21 décembre 1993?

95 La question de savoir si l'on a fait connaître une marque de commerce au Canada est régie par l'article 5 de la Loi, qui est ainsi libellé :

5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas :

a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada;

b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque_:

(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

5. A trade-mark is deemed to be made known in Canada by a person only if it is used by that person in a country of the Union, other than Canada, in association with wares or services, and

(a) the wares are distributed in association with it in Canada, or

(b) the wares or services are advertised in association with it in

(i) any printed publication circulated in Canada in the ordinary course of commerce among potential dealers in or users of the wares or services, or

(ii) radio broadcasts ordinarily received in Canada by potential dealers in or users of the wares or services,

and it has become well known in Canada by reason of the distribution or advertising.

96 Dans la décision Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady, [1965] 2 Ex. C.R. 3, Monsieur le juge Cattanach a dit ce qui suit au sujet des circonstances dans lesquelles une marque de commerce est bien connue au Canada (page 28) :

[Traduction] Il a été soutenu que, si [les marques de commerce de la demanderesse] étaient bien connues dans une partie du Canada, elles étaient « bien connues au Canada » au sens de l'article 5 de la Loi sur les marques de commerce. Je ne puis souscrire à cet avis. Une chose peut être considérée comme étant connue au Canada si elle est connue dans une partie du Canada seulement mais, à mon avis, elle n'est pas « bien connue » au Canada à moins d'être connue dans une large mesure partout au pays. [Non souligné dans l'original.]

97 En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner longuement la question. À mon avis, il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY de la demanderesse était bien connue au Canada avant le 21 décembre 1993 et qu'elle était dans une large mesure connue partout au pays.

98 La preuve selon laquelle 31 articles vestimentaires de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY ont été vendus à 19 clients canadiens n'est pas suffisante. Elle établit tout au plus que 19 personnes au Canada connaissaient la marque de commerce, ce qui est loin d'être un nombre important.

99 La demanderesse a également fourni une preuve selon laquelle la marque de commerce de la demanderesse était annoncée dans son catalogue, qui était envoyé à des Canadiens. Selon l'affidavit de Fern Gereg, environ 183 000 catalogues avaient été envoyés à des Canadiens avant le 21 décembre 1993. Aucun élément de preuve ne montre que les personnes qui recevaient le catalogue le consultaient ou qu'après l'avoir consulté, pareilles personnes connaissaient la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY ou même voyaient la marque de commerce figurant dans le catalogue.

100 Enfin, les affidavits de Jerry Rogers, d'Addy Grasley et de Barbara Reid établissent que ces personnes connaissaient la marque de commerce de la demanderesse au moment pertinent, mais la connaissance qu'avaient ces trois personnes est clairement insuffisante pour démontrer que la marque de commerce de la demanderesse était connue partout au Canada dans une large mesure.

101 Le critère permettant de déterminer si une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, qui est ainsi libellé :

6. (2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

6. (2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

102 Dans une procédure de radiation, la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue la confusion, soit dans ce cas-ci à la demanderesse. En décidant s'il y a confusion, il n'est pas nécessaire que la confusion réelle soit prouvée. La preuve d'une possibilité de confusion suffit. Dans la décision Prologic Systems Ltd. c. Prologic Corp. (1998), 78 C.P.R. (3d) 435 (C.F. 1^re inst.), qui se rapportait également à une procédure de radiation, Monsieur le juge Lutfy a dit ce qui suit au sujet de la question de la confusion (pages 439 et 440) :

La requérante ne doit toutefois pas nécessairement établir la confusion réelle. La requérante doit prouver la possibilité de confusion si l'emploi simultané de son nom commercial et de la marque de commerce de l'intimée dans la même région géographique ou sur le même marché serait susceptible de faire conclure que leurs services respectifs sont fournis par la même personne. Ce critère a été énoncé par la Cour d'appel dans l'arrêt Oshawa Holdings Ltd. :

Voici ce qu'écrit Fox à propos de l'article 6 [dans Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3^e édition (1972) à la page 150] :

[Traduction] [...] La question se pose de savoir si l'emploi d'une marque de commerce, dans la même région où une autre marque de commerce ou un autre nom commercial est employé, pourrait amener les gens à penser que les produits ou services associés avec les deux marques de commerce, ou associés avec l'entreprise exploitée sous ce nom commercial, sont les produits ou services de la même personne lors même que ces produits ou services ne relèvent pas de la même catégorie.

Je conviens que cette question, telle qu'elle est posée ci-dessus par M. Fox, fait état des critères essentiels établis par l'article 6. Il n'est pas nécessaire, à mon avis, qu'il y ait eu utilisation effective des marques semblables dans la même région, ni qu'il y ait la preuve d'une confusion réelle. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 n'envisagent pas une confusion réelle dans les faits, mais ce qui se produirait probablement si l'appelante et l'intimée employaient l'une et l'autre des marques et des noms commerciaux semblables pour différentes catégories de marchandises dans la même région.

Il a aussi été affirmé que le critère applicable est celui de la confusion du point de vue du consommateur, soit « une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale » . Lorsque deux marques de commerce sont composées du même mot, la seule différence étant l'ajout d'un dessin à l'une des marques, le dessin lui-même ne fait pas nécessairement disparaître la possibilité de confusion. La Cour devrait se mettre à la place d'un consommateur qui n'a qu'un souvenir général et imprécis de la marque précédente et qui voit ensuite la dernière marque toute seule. [Notes de bas de page omises.]

103 En décidant s'il y a possibilité de confusion, la Cour doit tenir compte des éléments énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

6. (5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

104 Comme le montre le paragraphe 6(5), la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les éléments énumérés. L'importance accordée à chaque élément varie également d'un cas à l'autre. Dans l'arrêt Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998] 3 C.F. 534 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit (page 556) :

Les circonstances de l'espèce sont également importantes pour décider du poids à attribuer à chacun des facteurs énumérés. Dans la décision Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd., le juge Joyal a examiné la question de la souplesse dont jouit le tribunal ou le registraire dans l'appréciation de l'importance à accorder à chaque facteur énuméré au paragraphe 6(5). Il a précisé :

Le principe selon lequel les critères énumérés au paragraphe 6(5) n'ont pas tous le même poids est particulièrement pertinent en l'espèce. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères.

Ainsi, le tribunal ou le registraire doivent savoir que, dans chaque cas particulier, il faut apprécier à nouveau l'importance de ces facteurs. [Notes de bas de page omises.]

105 Je commencerai donc par examiner les éléments énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues (alinéa 6(5)a))

106 En ce qui concerne le premier critère, la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit dans l'arrêt Pink Panther Beauty Corp., précité (pages 549 et 550) :

Le premier élément énuméré au paragraphe 6(5) est la solidité ou le caractère bien établi de la marque. Cet élément se divise en deux : le caractère distinctif inhérent de la marque et le caractère distinctif qu'elle a acquis. Une marque possède un caractère distinctif inhérent lorsque rien en elle n'aiguille le consommateur vers une multitude de sources. La marque qui peut faire allusion à de nombreuses choses ou qui, comme je l'ai fait remarquer précédemment, se limite à décrire les marchandises ou leur origine géographique, jouira d'une protection moindre. Inversement, si la marque est un nom unique ou inventé, de sorte qu'elle ne peut faire référence qu'à une seule chose, la portée de sa protection sera plus grande.

Une marque qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut tout de même acquérir un caractère distinctif par un emploi continu sur le marché. Pour établir ce caractère distinctif acquis, il faut démontrer que les consommateurs savent que cette marque vient d'une source en particulier.

107 À mon avis, la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY possède dans une certaine mesure un caractère distinctif inhérent. Il s'agit d'une expression inventée qui n'est pas exclusivement descriptive et qui est composée d'une série de mots qui ne se trouvent pas normalement ensemble. Comme la défenderesse l'a souligné, le mot ARIZONA peut décrire un genre de vêtements western et ce mot est souvent employé sur le marché; toutefois, dans ce cas-ci, ce mot figure dans le contexte d'une expression unique en son genre et non simplement comme attribut d'un seul mot. À mon avis, la présence du mot ARIZONA dans la marque de commerce de la demanderesse ne rend donc pas l'expression moins distinctive.

108 Quoi qu'il en soit, la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse comporte également le mot ARIZONA, qui a le même effet dans cette expression. À mon avis, la marque de commerce de la défenderesse possède également dans une certaine mesure un caractère distinctif inhérent puisqu'elle est composée d'une série unique en son genre de mots regroupés.

109 Toutefois, à mon avis, une marque de commerce n'est pas plus intrinsèquement distinctive que l'autre. Je ne souscris pas à l'argument de la défenderesse lorsqu'elle affirme que le mot BLUES, qui se trouve dans sa marque de commerce, mais non dans la marque de commerce de la demanderesse, est un élément clairement distinctif qui distingue clairement les marchandises de la défenderesse des marchandises de la demanderesse. Les deux marques de commerce sont des expressions inventées et renferment des termes similaires; à mon avis, le mot BLUES figurant dans la marque de commerce de la défenderesse ne la rend pas intrinsèquement plus distinctive que le mot ORIGINAL figurant dans la marque de commerce de la demanderesse.

110 Quant au caractère distinctif acquis, ou quant à la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues, l'emploi par la demanderesse et par la défenderesse de leurs marques de commerce n'a pas à mon avis fait connaître ces marques au point d'en accroître énormément le caractère distinctif. À mon avis, il n'a pas été clairement démontré que « les consommateurs savent que [l'une ou l'autre] marque vient d'une source en particulier » (voir Pink Panther Beauty Corp., précité, page 550) à un point tel que leur caractère distinctif est encore plus marqué. Cet élément ne joue donc pas en faveur de l'une ou l'autre partie.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage (alinéa 6(5)b)

111 Quant à la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, cet élément joue légèrement en faveur de la demanderesse puisqu'il a été établi que cette dernière emploie sa marque de commerce depuis 1992, soit un an avant que la défenderesse ait demandé l'enregistrement de sa marque de commerce.

Le genre de marchandises, services ou entreprises (alinéa 6(5)c))

112 Quant au troisième élément, la Cour d'appel fédérale a fait la remarque suivante dans l'arrêt Pink Panther Beauty Corp., précité (pages 550 et 551) :

Il est évident que, lorsque des marques de commerce sont similaires, le degré de similitude entre les marchandises ou les services qui portent ces marques constituera un facteur important pour déterminer s'il en résultera vraisemblablement une confusion. La similarité des marchandises ou des services ne peut être une condition sine qua non dans la détermination de l'existence de confusion, puisque le paragraphe 6(2) indique qu'il peut y avoir confusion « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale » . Toutefois, le critère ultime est la confusion et, si un produit ne fait pas penser à l'autre, c'est là une forte indication de l'improbabilité d'une confusion. Par conséquent, le genre de marchandises, services et entreprises, bien que n'étant pas toujours déterminant, est certainement important. [...]

113 En l'espèce, les marchandises sont similaires. Dans les deux états de marchandises, il est fait mention de pantalons, de chemises, de chandails, de shorts, de chaussures et d'accessoires.

La nature du commerce (alinéa 6(5)d))

114 En ce qui concerne le quatrième élément, la nature du commerce, la Cour d'appel fédérale a fourni les explications suivantes dans l'arrêt Pink Panther Beauty Corp., précité (pages 552 et 553) :

S'apparente à l'examen du genre de marchandises ou de services celui de la nature du commerce dans lequel ces marchandises ou services circulent. Le risque de confusion est plus grand lorsque les marchandises ou les services, bien que différents, sont distribués dans le même genre de magasins ou appartiennent à la même catégorie générale de biens. [...]

L'analyse de la nature du commerce s'étend au genre d'environnement commercial. Si l'un des produits est vendu en gros et que l'autre l'est par l'intermédiaire de magasins de détail, c'est un élément dont il faut tenir compte. Ce facteur concerne tant l'environnement commercial que le type de consommateur. [...]

115 Les marchandises de la demanderesse sont uniquement vendues au Canada au moyen du catalogue de cette dernière, et la demanderesse les livre à ses clients. Les marchandises de la défenderesse sont vendues exclusivement à Costco Canada Inc. et, au détail, exclusivement dans des magasins appartenant à Costco Canada Inc. au Canada. Il est vrai, comme la défenderesse l'a souligné, qu'il existe certaines différences dans l'environnement commercial et dans la façon dont les marchandises sont distribuées. On ne peut pas se procurer les marchandises de la demanderesse dans un grand magasin au Canada. Toutefois, les marchandises appartiennent à la même catégorie générale et sont dans les deux cas disponibles au détail dans le cadre d'une vente individuelle.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent (alinéa 6(5)e))

116 Quant au cinquième élément, dans l'arrêt Oshawa Group Ltd. c. Creative Resources Co. Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 29 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit (page 35) :

En outre, lorsqu'il s'agit d'évaluer le facteur « degré de ressemblance » mentionné à l'alinéa (6)(5)e) de la Loi, on doit utiliser comme critère le point de vue d'une personne qui n'a qu'un souvenir général et imprécis de la marque antérieure. Il faut de plus trancher la question de la similitude en tenant compte de l'effet des marques considéré globalement. Les marques ne doivent pas être examinées les unes en regard des autres lorsqu'il s'agit d'analyser leurs similitudes et leurs différences. : voir British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48, [1944] 4 D.L.R. 477, 4 Fox Pat. C. 93 [confirmé 5 C.P.R. 71, [1946] 1 D.L.R. 289, 5 Fox Pat. C. 135].

117 Compte tenu de cette remarque, si j'examine les marques dans leur ensemble et si j'apprécie le degré de ressemblance du point de vue d'une personne qui a un souvenir général et imprécis, je dois souscrire à l'avis de la demanderesse lorsqu'elle dit que les marques de commerce se ressemblent quant au son et qu'elles suggèrent la même idée. Les deux marques renferment le mot ARIZONA et comportent l'idée de « jeans » dans les termes JEAN et JEANSWEAR. Il est également fait mention dans les deux cas de COMPANY ou de CO. De plus, les deux marques renferment quatre ou cinq mots l'un à la suite de l'autre, de sorte qu'il est difficile de se rappeler l'ordre dans lequel les mots sont agencés et quelle marque de commerce renferme un assortiment de mots donné. Les seuls mots différents sont le mot ORIGINAL figurant dans la marque de commerce de la demanderesse et le mot BLUES figurant dans la marque de commerce de la défenderesse, ce qui à mon avis ne limite pas énormément la possibilité de confusion.

Les circonstances de l'espèce

118 Enfin, en ce qui concerne les autres circonstances de l'espèce, la demanderesse soutient que le fait que le registraire des marques de commerce a refusé de laisser sa marque de commerce être annoncée pour le motif qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce de la défenderesse doit être pris en compte et qu'il faut lui attribuer beaucoup de poids. Toutefois, dans l'historique du dossier concernant la demande de marque de commerce n^o 867902 qui est joint sous la cote B à l'affidavit de P. Claire Gordon, il n'existe aucune preuve de pareil refus. La seule lettre du registraire dans laquelle il est fait mention d'une confusion possible avec la marque de commerce de la défenderesse est datée du 8 juin 1998 et indique ce qui suit :

[Traduction] Compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)d), la marque ne semble pas être enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce ou les marques de commerce déposées. (Voir la copie ou les copies ci-jointes.) Enregistrement n^o LMC439567.

[...]

Il faut produire une nouvelle demande.

119 À mon avis, cela n'indique pas que le registraire a apprécié la possibilité de confusion entre les marques de commerce. Dans R.T. Hughes & T.B. Ashton, Hughes on Trade Marks, (Toronto : Butterworths, 1984) au paragraphe 28, les explications suivantes sont données :

[Traduction] Si une marque de commerce déposée est invoquée contre la demande de la demanderesse, cette dernière a la possibilité de répondre. Le cas échéant, l'examinateur peut retirer l'opposition - par exemple, si la demanderesse réussit à démontrer que le genre de marchandises et les réseaux de distribution seraient en fait fort différents. Si, après que la demanderesse a présenté ses arguments, l'examinateur éprouve encore des doutes au sujet de la question de savoir si la marque demandée est susceptible de créer de la confusion avec une marque déposée, la demande en vue d'annoncer la marque peut être approuvée mais, conformément à la Loi sur les marques de commerce, il faut aviser le propriétaire de la marque de commerce déposée qui peut créer de la confusion avec la marque demandée que la demande sera annoncée de façon qu'il puisse soulever une opposition s'il le désire. [Note de bas de page omise.]

120 À mon avis, la lettre du registraire est donc uniquement un avis préliminaire donné à la demanderesse, indiquant la possibilité de confusion. Elle n'indique pas que le registraire a minutieusement apprécié tous les éléments énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi et qu'il a conclu qu'il existait une possibilité de confusion. À mon avis, la lettre du registraire a donc peu de poids.

121 La défenderesse affirme avec insistance qu'aucun élément de preuve n'indique qu'il y a réellement confusion. La preuve d'une confusion réelle est pertinente, mais elle n'est toutefois pas essentielle étant donné que c'est la possibilité de confusion qui doit être appréciée. L'absence de preuve de confusion réelle ne signifie pas qu'il n'y a pas une possibilité de confusion.

122 Dans l'arrêt Miss Universe, Inc. c. Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a examiné les principes applicables aux fins de l'appréciation de la question de la possibilité de confusion (page 387) :

Pour décider si l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial cause de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom, l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale. [Notes de bas de page omises.]

123 À mon avis, compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi ainsi que des circonstances de l'espèce, si une personne ordinaire a un vague souvenir de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse, cela permettrait probablement de conclure que les marchandises liées à cette marque de commerce proviennent de la même source que les marchandises liées à la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY de la demanderesse. À mon avis, la demanderesse a donc réussi à établir qu'à la date du premier emploi par la défenderesse, la marque de commerce de la défenderesse créait de la confusion avec la marque de commerce de la demanderesse. La similarité des mots employés dans les deux expressions ainsi que la similarité frappante en ce qui concerne le genre de marchandises m'amènent à croire qu'une personne qui a un souvenir imprécis des deux marques de commerce serait induite en erreur au sujet de la source des marchandises.

CONCLUSION

124 J'ai conclu que la demanderesse a employé sa marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY au Canada avant le 21 décembre 1993 et que la marque de commerce de la défenderesse créait de la confusion avec la marque de commerce de la demanderesse lorsque la défenderesse a demandé l'enregistrement de sa marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. le 21 décembre 1993. La défenderesse n'avait donc pas le droit de faire enregistrer sa marque de commerce et l'enregistrement est invalide conformément au paragraphe 18(1) de la Loi.

125 La demande de radiation de la demanderesse est donc accueillie et l'enregistrement n^o LMC439567 de la défenderesse concernant la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. est radié. La demanderesse a droit à ses dépens.

« Marc Nadon »

Juge

O T T A W A (Ontario)

le 4 décembre 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-282-00

INTITULÉ : J.C. Penney Company, Inc.

Gaberdine Clothing Co. Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : le 14 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Nadon

DATE DES MOTIFS : le 4 décembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Glen B. Tremblay POUR LA DEMANDERESSE

M. Michael D. Worsoff POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

Gross Pinsky POUR LA DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)

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